【판례】《독점적 통상실시권의 의미와 복수 청구원인별 청구금액 특정(대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결)》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕

【판례】《독점적 통상실시권의 의미와 복수 청구원인별 청구금액 특정(대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결)》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕

 

1. 판결의 요지 : [전용실시(사용)권, 독점적 통상실시권 침해에 관한 손해배상액 산정의 당부 등이 문제된 사건]

 

【판시사항】

[1] 의사표시의 해석 방법 / 자유심증주의의 한계

[2] 특허권자가 특허권에 대한 통상실시권을 허락하면서 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않을 부작위 의무를 부담하는 경우, 실시권자가 독점적 통상실시권을 가진다고 볼 수 있는지 여부(적극) 및 이러한 법리가 실용신안권, 디자인권, 상표권 등에 대하여도 동일하게 적용되는지 여부(적극)

[3] 자연석 형상의 콘크리트 블록 제품(산수 블록 제품)에 관한 기술 노하우와 특허권, 디자인권, 상표권을 보유하고 있는 甲으로부터 위 기술 노하우와 특허권 등의 사용 및 국내의 제3자에 대한 재허락 권한을 부여받은 乙 주식회사가 丙 주식회사와 丙 회사가 위 기술 노하우와 특허권 등을 사용하여 산수 블록 제품을 제조․판매하면서 위 제품의 순매출액에 약정 기술료율을 곱하여 산정한 기술료를 지급하기로 하는 내용의 계약을 체결하였다가 이후 기술료 미지급을 이유로 계약해지를 통보하였는데, 丙 회사가 계약해지 통보 후에도 산수 블록 제품을 제조․판매하자, 丙 회사를 상대로 계약기간 중의 기술료 및 계약 종료 후 영업비밀 침해, 특허권의 전용실시권 침해, 디자인권의 전용실시권 침해, 상표권의 전용사용권 침해를 원인으로 하는 손해배상청구를 하면서 여기에 독점적 통상실시권 침해를 원인으로 하는 손해배상청구를 단순 병합한 사안에서, ‘독점적 통상실시권’은 특허권, 디자인권, 상표권 등 중 어떤 권리에 대한 것인지에 따라 독점적 통상실시(사용)권의 내용과 범위가 달라지므로, 석명권을 적절히 행사하여 乙 회사가 주장하는 ‘독점적 통상실시권’의 의미가 무엇인지를 밝히도록 한 다음, 이를 바탕으로 乙 회사가 주장하는 권리를 甲으로부터 부여받았는지 심리하여 손해배상청구권 인정 여부를 판단하였어야 하는데도, 별다른 심리 없이 乙 회사가 ‘산수 블록 제품에 관한 독점적 통상실시권’을 보유하고 있다고 단정하여 丙 회사가 乙 회사의 독점적 통상실시권을 침해하였다고 본 원심판단에는 법리오해 등의 잘못이 있다고 한 사례

[4] 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해의 발생은 인정되나 손해액을 증명하기가 곤란한 경우, 상표법 제110조 제6항에 따라 구체적 손해액을 산정하는 방법

[5] 채권자가 동일한 채무자에게 발생시기와 발생원인 등을 달리하는 수개의 손해배상채권을 소로써 구하는 경우, 손해배상채권별로 청구금액과 인용금액을 특정하여야 하는지 여부(적극) 및 이는 채권자가 수개의 손해배상채권들 중 일부만을 청구하고 있는 경우에도 마찬가지인지 여부(적극)

 

【판결요지】

[1] 당사자 사이에 의사표시의 해석이 문제 되는 경우에는 그 의사표시의 내용, 그러한 의사표시가 이루어진 동기와 경위, 그 의사표시에 의하여 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다. 그리고 민사소송법 제202조가 선언하고 있는 자유심증주의는 형식적⋅법률적 증거규칙에 얽매일 필요가 없다는 것을 뜻할 뿐 법관의 자의적 판단을 허용하는 것은 아니므로, 사실의 인정은 적법한 증거조사절차를 거친 증거능력 있는 증거에 의하여 정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따라 하여야 하고, 사실인정이 사실심의 재량에 속한다고 하더라도 그 한도를 벗어나서는 안 된다.

[2] 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다. 이때 특허권자가 실시권자에 대하여 그 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않을 부작위 의무를 부담하는 경우 그 실시권자는 독점적 통상실시권을 가진다고 볼 수 있다. 이러한 법리는 실용신안권, 디자인권, 상표권 등에 대하여도 동일하게 적용된다.

[3] 자연석 형상의 콘크리트 블록 제품(산수 블록 제품)에 관한 기술 노하우와 특허권, 디자인권, 상표권을 보유하고 있는 甲으로부터 위 기술 노하우와 특허권 등의 사용 및 국내의 제3자에 대한 재허락 권한을 부여받은 乙 주식회사가 丙 주식회사와 丙 회사가 위 기술 노하우와 특허권 등을 사용하여 산수 블록 제품을 제조⋅판매하면서 위 제품의 순매출액에 약정 기술료율을 곱하여 산정한 기술료를 지급하기로 하는 내용의 계약을 체결하였다가 이후 기술료 미지급을 이유로 계약해지를 통보하였는데, 丙 회사가 계약해지 통보 후에도 산수 블록 제품을 제조⋅판매하자, 丙 회사를 상대로 계약기간 중의 기술료 및 계약 종료 후 영업비밀 침해, 특허권의 전용실시권 침해, 디자인권의 전용실시권 침해, 상표권의 전용사용권 침해를 원인으로 하는 손해배상청구를 하면서 여기에 독점적 통상실시권 침해를 원인으로 하는 손해배상청구를 단순 병합한 사안에서, ‘독점적 통상실시권’이란 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 등에서 개별적으로 정의한 행위 태양인 실시(사용)를 전제로 하는 것으로 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등 중 어느 권리에 대한 것인지에 따라 독점적 통상실시(사용)권의 내용과 범위가 달라지고, ‘독점적 통상실시권’은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등을 대상으로 하는 권리일 뿐 특정 제품을 대상으로 하는 권리가 아니므로, 석명권을 적절히 행사하여 乙 회사가 침해받았다고 주장하는 ‘독점적 통상실시권’의 의미가 무엇인지를 밝히도록 한 다음, 이를 바탕으로 乙 회사가 주장하는 권리를 甲으로부터 부여받았는지 심리하여 손해배상청구권 인정 여부를 판단하였어야 하는데도, 별다른 심리 없이 乙 회사가 ‘산수 블록 제품에 관한 독점적 통상실시권’을 보유하고 있다고 단정하여 丙 회사가 乙 회사의 독점적 통상실시권을 침해하였다고 본 원심판단에는 법리오해 등의 잘못이 있다고 한 사례.

[4] 상표법 제110조 제6항은 “법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”라고 규정한다. 위 규정은 자유심증주의하에서 손해의 발생 사실은 증명되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 증명이 곤란한 경우 증명도⋅심증도를 경감함으로써 손해의 공평⋅타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니다. 따라서 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단할 때에는 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정해야 한다.

[5] 채권자가 동일한 채무자에 대하여 수개의 손해배상채권을 가지고 있다고 하더라도 그 손해배상채권들이 발생시기와 발생원인 등을 달리하는 별개의 채권인 이상 이는 별개의 소송물에 해당하고, 그 손해배상채권들은 각각 소멸시효의 기산일이나 채무자가 주장할 수 있는 항변들이 다를 수도 있으므로, 이를 소로써 구하는 채권자로서는 손해배상채권별로 청구금액을 특정하여야 하며, 법원도 이에 따라 손해배상채권별로 인용금액을 특정하여야 하고, 이러한 법리는 채권자가 수개의 손해배상채권들 중 일부만을 청구하고 있는 경우에도 마찬가지이다.

 

2. 사안의 개요 및 쟁점 [이하 판례공보스터디 민사판례해설 2024. 12. 15.자 공보, 박태일 P.20-31 참조]

 

가. 사실관계

 

⑴ 원고와 소외 일본인 A 사이의 이 사건 최초 라이선스 계약 및 이 사건 라이선스 계약

① 일본인 A는 자연석 형상의 콘크리트 블록인 산수뷰, 산수뱅크, 산수스텝(통틀어 ‘산수 블록 제품’)에 관한 기술 노하우와 특허권(‘322 특허권’, ‘449 특허권’), 디자인권(‘449 디자인권’), 상표권(‘468 상표권’) 보유

② 2003. 4.경, 원고가 국내에서 산수 블록 제품에 관한 기술 노하우와 322 특허권, 449 특허권, 449 디자인권 등(통틀어 ‘산수 블록 제품 관련기술 등’)을 사용하여 산수 블록 제품을 제조․판매할 수 있고, 국내의 제3자에게 산수 블록 제품 관련기술 등의 사용을 재허락할 수 있도록 하는 내용의 이 사건 최초 라이선스 계약 체결

③ 2013. 5. 1. 계약기간을 연장하는 취지에서 같은 내용의 이 사건 라이선스 계약 체결

 

⑵ 원고와 피고 사이의 이 사건 계약 및 원고의 해지 통보

① 2005. 6. 6. 계약기간을 10년으로 하여, 피고가 국내에서 산수 블록 제품 관련기술 등을 사용하여 산수 블록 제품을 제조․판매하면서 원고에게 산수 블록 제품의 ‘순매출액’에 제품별 기술료율을 곱하여 산정한 기술료를 지급하기로 하는 내용의 계약 체결

② 2008. 6. 16. 계약기간만을 3년으로 단축하는 취지에서 같은 내용의 이 사건 계약 체결

· 원심 공동원고에 피고 수주물량의 20% 납품권을 부여하기로 하는 내용도 추가함

③ 원고는 2015. 2. 10. 피고에게 기술료 미지급을 이유로 이 사건 계약의 해지 통보

 

⑶ 이 사건 계약의 해지 통보 전 피고의 채무불이행 및 해지 통보 후 사용

① 2005. 6. 6.부터 2015. 2. 10.까지 사이에 산수 블록 제품을 제조․판매하여 얻은 매출이익 중 일부를 원고에게 알리지 않았음

② 2015. 2. 11.부터 2021. 10. 30.까지 사이에도 계속해서 산수 블록 제품을 제조ㆍ판매하여 매출이익을 얻었음

 

⑷ 원고의 실용신안권 및 전용실시권․전용사용권

① 산수 블록 제품과 관련하여 원고 자신이 실용신안권(‘485 실용신안권’) 보유

② A로부터 2013. 7. 29. 322 특허권과 449 특허권에 대한 전용실시권을, 2013. 7. 30. 449 디자인권에 대한 전용실시권과 468 상표권에 대한 전용사용권을 각 설정받았음

 

나. 소송의 경과

 

⑴ 이 사건 계약에 따른 기술료청구 부분

 

㈎ 원고, 2015. 2. 10.까지 피고 총매출액에서 부가가치세 및 운반비를 공제하여 산정한 순매출액에 이 사건 계약상 기술료율을 곱한 금액 중 기지급 기술료, 공동원고의 납품권 20%에 해당하는 금액을 공제한 나머지 금액 청구

 

㈏ 제1심, 전부 인용

① 2011. 6. 15. 이 사건 계약 존속기간 경과 후 묵시적 갱신 인정

② 총매출액에서 부가가치세만 공제하여 순매출액을 산정하여야 하고 운반비를 추가로 공제하여야 한다고 볼 만한 사정은 찾아볼 수 없다고 판단

③ 원고가 구하는 금액이 인정금액보다 적으므로 전부 인용

· 공동원고의 청구는 기각

 

㈐ 피고 및 공동원고 항소

 

㈑ 원고 및 공동원고 각 청구확장

- 공동원고의 납품 부분에 대해서도 예비적으로 원고가 기술료 청구 등

 

㈒ 원심, 일부 인용

① 제1심과 마찬가지로 2011. 6. 15. 이 사건 계약 존속기간 경과 후 묵시적 갱신 인정하고 총 매출액에서 부가가치세만 공제하여 순매출액 산정하여야 한다고 판단

② 2017. 11. 16. 최고시부터 5년 전에 변제기가 도래한 부분인 2012. 6. 30. 이전 판매분에 대해서는 피고의 상사소멸시효 항변 받아들임

· 공동원고의 청구는 기각

 

㈓ 피고, 상고

 

㈔ 대법원, 파기환송

① 묵시적 갱신 인정 판단 잘못: 피고가 단순히 2011. 6. 15. 이후에 두 차례에 걸쳐 원고에게 ‘기술료 산출서’를 송부하고 해당 금액을 지급하였다는 사정만을 근거로 피고가 이 사건 계약 갱신의 의사를 표시하였다고 단정하기는 어려움(계약기간을 10년에서 3년으로 단축하기 위하 여 이 사건 계약을 새롭게 체결한 점, 이 사건 계약 제18조 제1항에서는 ‘이 사건 계약기간 중 산수 블록 관련 지식재산권이 소멸되더라도 피고가 원고에게 기술료의 감액을 청구하거나 이 사건 계약을 해지할 수 없다’고 정하여 피고로서는 이 사건 계약의 갱신 여부를 신중하게 결정할 필요가 있었을 것으로 보이는 점, 이 사건 계약 제18조 제1항에서 ‘피고가 이 사건 계약이 만료되기 3개월 전까지 문서로 갱신의 의사를 통지할 경우에만 원고와 피고가 합의한 조건으로 이 사건 계약이 연장될 수 있다’고 명시적으로 정하고 있는 점 고려)

② 총매출액에서 운반비를 공제하지 않은 판단 잘못: 원고가 피고에게 보낸 첨부 서식인 ‘기술료 산출서’의 ‘공제금액’ 란을 이루는 세 항목에는 ‘부가가치세’ 항목뿐만 아니라 ‘운반비’ 항목 및 ‘계’ 항목이 병렬적으로 부동문자로 기재되어 있어, 원고 스스로도 이 사건 계약상 기술료 산출의 근거가 되는 순매출액은 부가가치세와 운반비의 합계액을 매출금액에서 공제한 금액으로 정하고 있다고 봄이 타당

☞ 의사표시의 해석 방법 및 자유심증주의의 한계에 관한 문제

 

⑵ 이 사건 계약 종료 후 손해배상청구 부분

 

㈎ 원고, 2015. 2. 11. 이후 2020. 6. 19.까지 피고의 산수 블록 제품 제조․판매는 원고의 권리를 침해한 것으로서 불법행위에 해당하고, 위 기간 피고 총매출액에서 부가가치세 및 운반비를 공제하여 산정한 순매출액에 이 사건 계약상 기술료율을 곱한 금액 상당액을 손해배상금으로 청구

 

㈏ 제1심, 전부 인용

① 원고의 독점적 라이선스권 및 각 전용실시권(전용사용권) 침해의 불법행위 성립 인정

② 2015. 2. 11. 이후 2015. 3. 24.부터 2020. 6. 19.까지 총매출액에서 부가가치세만 공제하여 순매출액을 산정한 결과 도출되는 기술료 상당액을 손해배상금으로 인정

③ 원고가 구하는 금액이 인정금액보다 적으므로 전부 인용

 

㈐ 피고 및 공동원고 항소

 

㈑ 원고, 청구원인 추가하고 명확하게 하면서 청구확장

① 영업비밀 침해 및 특허 전용실시권 침해 추가, 위약금 청구 선택적 추가 등

‣ ㉠ 영업비밀 침해, ㉡ 322 특허권 전용실시권 침해, ㉢ 449 특허권 전용실시권 침해, ㉣ 449 디자인권 전용실시권 침해, ㉤ 468 상표권 전용사용권 침해, ㉥ 독점적 통상실시권(원고가 A와의 이 사건 라이선스 계약에 따라 취득한, 산수 블록 제품을 독점적으로 제조, 판매할 수 있는 채권적 권리) 침해 ☞ 단순병합

‣ 위약금(이 사건 계약 제19조 제4항은 이 사건 계약 해지 이후 제조한 모든 제품에 관하여 판매가 되었는지 여부를 불문하고 이 사건 계약에서 정한 기술료 상당의 위약금을 지급하여야 한다고 규정하므로, 피고는 이 사건 계약 해지 이후 제조․판매된 산수 블록 제품에 관하여 제19조 제4항에 의한 기술료 상당의 위약금 지급 의무) 청구 ☞ 위 ㉠ 내지 ㉥ 전체와 선택적 병합

‣ 이 외에도 이 사건 계약의 종료일이 2015. 2. 10. 이전일 경우, 485 실용신안이 존속기간 만료로 소멸한 2014. 12. 11. 이전의 산수스텝 제품의 판매와 관련하여 485 실용신안권 침해로 인한 손해액을 예비적으로 청구

② 이 사건 계약 종료 후 피고의 매출을 2021. 10. 30.까지로 늘려 주장

③ 일부청구로서 구함

 

㈒ 원심, 일부 인용

① 영업비밀 침해, 322 특허권 전용실시권 침해, 449 특허권 전용실시권 침해 각 부정

② 449 디자인권 전용실시권 침해, 468 상표권 전용사용권 침해(일부 행위에 대해서만), 독점적 통상실시권 침해 각 인정

③ 468 상표권 전용사용권 침해로 인한 손해배상액만 재량산정 방식으로 산정하되 적어도 이 금액이 일부청구금액을 초과한다고 봄이 타당하고, 일부청구금액을 초과하는 부분에 해당하는 정확한 손해액까지 산정할 필요성은 없다고 판단하며, 나머지 청구원인들에 관하여 나아가 살피지 않기로 하면서(이 사건 계약의 종료일이 2015. 2. 10. 이전으로 판단될 경우를 전제로 한 485 실용신안권 침해로 인한 손해배상액 예비적 청구에 대해서도 계약 종료일을 2015. 2. 10.로 보므로 판단하지 않음) 일부청구금액 모두 받아들임

④ 다만 항소심에서 손해배상액을 확장한 금액에 대해서도 제1심판결 선고일 다음날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법에서 따른 연 12%의 지연손해금을 구한 부분은 원고의 청구 취지변경 신청서 부본 송달일까지는 위 특례법에 따른 이율을 구할 수 없으므로 일부 기각함

 

㈔ 피고, 상고

 

㈕ 대법원, 파기환송

① 468 상표권 전용사용권 침해 인정 판단 유지 ☞ 상표 유사 판단의 문제

② 독점적 통상실시권 침해 인정 판단 잘못 ☞ 독점적 통상실시권의 의미 및 석명 필요성의 문제 - 손해배상액 산정 판단 잘못 ☞ 상표권(전용사용권) 침해를 원인으로 한 재량손해배상액 산정 방법, 손해배상채권별 청구금액 특정과 석명 필요성의 문제

③ 파기범위: 위 기술료청구 부분, 손해배상청구 부분을 파기하는 이상, 위 기술료청구 부분과 예비적 병합관계에 있는 485 실용신안권 침해로 인한 손해배상청구 부분, 위 손해배상청구 부분과 선택적 병합관계에 있는 위약금청구 부분도 함께 파기의 대상

※ 관련사건

대상판결(대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결) 사안의 이 사건 계약과 같은 취지의 계약을 원고와 체결하고 대상판결(대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결) 사안의 피고와 같은 지위에서 유사한 행위를 한 다른 당사자들에 대한 관련사건들에서도 대상판결(대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결)과 같은 날 같은 취지로 함께 선고되었음(대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280341 판결, 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280365 판결)

 

나. 쟁점 및 대법원의 판단

 

⑴ 위 판결의 쟁점은, ① 특허권에 대한 독점적 통상실시권을 인정할 수 있는 경우 및 그 법리가 실용신안권, 디자인권, 상표권 등에도 적용되는지 여부(적극) ② 전용실시(사용)권 침해에 관한 손해배상액 산정방법 3. 동일한 채무자에 대하여 발생시기와 발생원인 등을 달리하는 수개의 손해배상채권을 가지고 있는 채권자가 그중 일부만을 청구하는 경우, 손해배상채권별로 청구금액을 특정하여야 하는지 여부(적극)이다.

 

⑵ 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다. 이때 특허권자가 실시권자에 대하여 그 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않을 부작위 의무를 부담하는 경우 그 실시권자는 독점적 통상실시권을 가진다고 볼 수 있다(대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결 등 참조). 이러한 법리는 실용신안권, 디자인권, 상표권 등에 대하여도 동일하게 적용된다.

 

⑶ ㈎ 상표법 제110조 제6항은 “법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”라고 규정한다. 위 규정은 자유심증주의하에서 손해의 발생 사실은 증명되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 증명이 곤란한 경우 증명도․심증도를 경감함으로써 손해의 공평․타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니다. 따라서 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단할 때에는 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정해야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2006다3561 판결, 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728 판결 등 참조).

㈏ 채권자가 동일한 채무자에 대하여 수개의 손해배상채권을 가지고 있다고 하더라도 그 손해배상채권들이 발생시기와 발생원인 등을 달리하는 별개의 채권인 이상 이는 별개의 소송물에 해당하고, 그 손해배상채권들은 각각 소멸시효의 기산일이나 채무자가 주장할 수 있는 항변들이 다를 수도 있으므로, 이를 소로써 구하는 채권자로서는 손해배상채권별로 청구금액을 특정하여야 하며, 법원도 이에 따라 손해배상채권별로 인용금액을 특정하여야 하고, 이러한 법리는 채권자가 수개의 손해배상채권들 중 일부만을 청구하고 있는 경우에도 마찬가지이다(대법원 2007. 9. 20. 선고 2007다25865 판결, 대법원 2008. 10. 9. 선고 2007다5069 판결 등 참조).

 

⑷ 원고는 A로부터 이 사건 제품 관련 기술 등(A의 특허권, 디자인권 등)의 사용 및 제3자에 대한 재허락 권한을 부여받았고, 피고는 이 사건 제품 관련기술 등을 사용하여 이 사건 제품을 제조·판매하면서 원고에게 이 사건 제품의 순매출액에 약정 기술료율을 곱하여 산정한 기술료를 지급하기로 하는 이 사건 계약을 체결함. 원고는 피고에게 이 사건 계약에 따른 기술료 미지급을 이유로 이 사건 계약의 해지를 통보하였는데, 피고는 이 사건 계약 해지통보 이후에도 이 사건 제품을 제조·판매함. 이에 원고는 피고를 상대로, ① 이 사건 계약기간 중의 기술료(그중 일부 기간에 관하여는 예비적으로 원고의 실용신안권 침해로 인한 손해배상) 및 ➁ 이 사건 계약 종료 후 피고의 이 사건 제품 제조·판매에 따른 영업비밀 침해, 특허권의 전용실시권 침해, 디자인권의 전용실시권 침해, 상표권의 전용사용권 침해, 독점적 통상실시권 침해를 원인으로 한 손해배상(선택적으로 이 사건 계약에 따른 위약금)을 청구함

 

⑸ 원심은, ① 이 사건 계약기간 중의 기술료 청구 중 일부를 인정하였고, ➁ 이 사건 계약 종료 후 손해배상청구와 관련하여서는 디자인권 전용실시권 침해, 상표권의 전용사용권 침해, 독점적 통상실시권 침해를 인정한 뒤 상표 전용사용권 침해로 인한 손해만으로도 원고가 청구한 금액을 모두 만족한다는 이유로 디자인권 전용실시권 침해, 독점적 통상실시권 침해로 인한 손해액에 관하여는 나아가 판단하지 않았음

 

⑹ 대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, ① ‘독점적 통상실시권’이란 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 등에서 개별적으로 정의한 행위 태양인 실시(사용)를 전제로 하는 것으로 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등(이하 통틀어 ‘특허권 등’) 중 어느 권리에 대한 것인지에 따라 독점적 통상실시(사용)권의 내용과 범위가 달라지고, ‘독점적 통상실시권’은 특허권 등을 대상으로 하는 권리일 뿐 특정 제품을 대상으로 하는 권리가 아니므로, 원심으로서는 석명권을 적절히 행사하여 원고가 침해받았다고 주장하는 독점적 통상실시권의 의미가 무엇인지 밝히도록 한 다음, 그러한 원고의 주장을 바탕으로 원고가 주장하는 권리를 A로부터 부여받았는지 심리하여 손해배상청구권 인정 여부를 판단하였어야 하고, ➁ 피고 침해제품 판매로 인한 원고의 손해 등에는 상표권 전용사용권 침해뿐만 아니라 디자인권 전용실시권 침해에 따른 손해도 포함되었다고 볼 수 있으므로, 원심으로서는 피고의 상표권 전용사용권 침해행위가 원고의 매출 감소 또는 실시료 감소에 얼마나 기여하였는지에 관한 간접사실들을 탐색하고 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해배상액을 인정하였어야 하며, ③ 원고가 영업비밀 침해, 특허권 전용실시권 침해, 디자인권 전용실시권 침해, 상표권 전용실시권 침해, 독점적 통상실시권 침해에 관한 손해배상청구를 하면서 각 손해액의 합계 중 일부를 청구하였을 뿐 각 손해배상청구권별로 청구금액이 얼마인지 특정하지는 않았으므로, 원심으로서는 손해배상청구권별로 청구금액을 특정하도록 석명권을 적절히 행사하여 각 손해배상청구권이 인정되는지 여부와 인정될 경우 각 손해배상청구권의 손해배상액이 얼마인지를 산정하고 판단하였어야 했다고 보아, 원심을 파기·환송함

 

3. 독점적 통상실시권의 의미와 복수 청구원인별 청구금액 특정(대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결) [이하 판례공보스터디 민사판례해설 2024. 12. 15.자 공보, 박태일 P.20-31 참조]

 

가. 독점적 통상실시권 일반론

 

⑴ 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있고, 통상실시권자는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가짐(특허법 제102조 제1 항, 제2항)

 

⑵ 통상실시권자는 단순히 권리범위에 속하는 물건 또는 방법을 실시할 권리를 갖는 것이고, 특허권자가 타에 중복하여 실시를 허락하여도 이의를 제기할 수 없고 타인에 의한 실시를 받아들여야 하는 지위에 있음

 

⑶ 그런데 특허권자가 통상실시권 설정계약을 체결하면서 통상실시권자에게, 특허권자가 그 통상실시권자를 제외한 제3자에게 실시권을 부여하지 않겠다는 취지의 약정을 하는 경우 이를 ‘독점적 통상실시권’이라 하고, 이러한 약정과 함께 특허권자 자신도 해당 특허를 실시하지 않겠다는 취지의 특약을 하는 경우 이를 ‘완전 독점적 통상실시권’이라 함

 

⑷ 이는 특허권의 통상실시권뿐만 아니라, 실용신안권이나 디자인권의 통상실시권, 상표권의 통상 사용권의 경우에도 마찬가지임

 

⑸ 독점적 통상실시권은 두 가지 형태의 부작위 청구권, 즉 실시권자가 특허권자에게 ① 자신의 실시행위를 용인하여 침해주장을 하지 않을 부작위와 ② 자신 이외의 제3자에게 중복하여 실시권을 허락하지 않을 부작위를 청구할 수 있는 권리로 이루어져 있으며, 그 결과 실시권자는 해당 발명에 관하여 경쟁자 없이 발명을 실시할 수 있는 경제적 이익을 누리게 됨

 

⑹ 이에 제3자가 권원 없이 해당 발명을 실시함으로써 위와 같은 이익을 해한다면 ‘제3자에 의한 채권침해’라는 형태의 불법행위가 성립할 가능성이 있음[저작권에 관하여는 독점적 이용자에 대해서 채권자대위에 의한 침 해정지청구를 인정한 사례가 있음(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다11626 판결)]

◎ 대법원 2003. 3. 14. 선고 2000다32437 판결 : 특정기업으로부터 특정물품의 제작을 주문받아 그 특정물품을 그 특정기업에게만 공급하기로 약정한 자가 그 특정기업이 공급받은 물품에 대하여 제3자에게 독점판매권을 부여함으로써 제3자가 그 물품에 대한 독점판매자의 지위에 있음을 알면서도 위 약정에 위반하여 그 물품을 다른 곳에 유출하여 제3자의 독점판매권을 침해하였다면, 이러한 행위는 특정기업에 대한 계약상의 의무를 위반하는 것임과 동시에 제3자가 특정기업으로부터 부여받은 독점판매인으로서의 지위 내지 이익을 직접 침해하는 결과가 되어, 그 행위가 위법한 것으로 인정되는 한, 그 행위는 위 특정기업에 대하여 채무불이행 또는 불법행위로 됨과는 별도로 그 제3자에 대한 관계에서 불법행위로 된다.

◎ 특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332 판결 : 독점적 통상실시권자가 특허권자로부터 부여받은 권리에 의해 누리는 경제적 이익은 결국 특허법에 의해 보호되는 특허권자의 독점적․배타적 실시권에 기인하는 것으로서 법적으로 보호할 가치가 있는 이익에 해당하고, 제3자가 독점적 통상실시권자를 해한다는 사정을 알면서 법규를 위반하거나 선량한 풍속 또는 사회질서를 위반하는 등 위법한 행위를 함으로써 이러한 이익을 침해하였다면 이로써 불법행위가 성립한다(다만, 상고심인 대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결에서 특허권자가 원고에 대하여 원고 외의 제3자에게 통상실시권을 부여하지 않을 부작위 의무를 부담하기로 명시적 또는 묵시적으로 약정하였다고 볼 수 없다는 이유로 원고의 독점적 통상실시권자로서의 지위를 인정하지 않아 특허법원판결의 위 판단 내용이 대법원판결로 이어지지는 못했음).

 

⑺ 대법원은 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결에서 ‘특허권자가 원고 외의 제3자에게 통상실시권을 부여하지 않을 부작위 의무를 부담하기로 명시적 또는 묵시적으로 약정했다고 단정하기 어려우므로, 원고를 이 사건 특허발명의 독점적 통상실시권자로 볼 수는 없다’고 판시하여, 특허권자가 실시권자에 대하여 그 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않을 부작위 의무를 부담하는 경우 그 실시권자는 독점적 통상실시권을 가진다고 볼 수 있다는 취지를 밝힌 바 있음

 

⑻ 대상판결(대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결)은 이 점을 명확하게 설시하면서 이러한 법리는 실용신안권, 디자인권, 상표권 등에 대하여도 동일하게 적용됨을 분명히 하였음

 

나. 대상판결(대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결) 사안의 문제점

 

⑴ 원고는 독점적 통상실시권(통상사용권)을 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등 각각의 권리에 대한 것이 아닌 하나의 권리라는 전제에서 ‘독점적 통상실시권’의 침해에 따른 손해배상청구를 ‘산수 블록 제품에 관한 특허권 등의 전용실시권’ 침해로 인한 손해배상청구 등과 단순병합 형태로 청구하면서, 자신이 침해받았다는 ‘독점적 통상실시권’을 ‘322 특허권에 대한 전용실시권, 468 상표권에 대한 전용사용권 외에 원고가 이 사건 라이선스 계약으로부터 취득한 권리로서, 원고가 국내에서 A의 영업비밀, 노하우, 특허권, 상표권 등을 사용하여 산수 블록 제품을 독점적으로 제조ㆍ판매할 수 있는 채권적 권리’라고 설명함 ☞ 일반적인 독점적 통상실시권(통 상사용권) 용례와 달라 과연 원고가 주장하는 독점적 통상실시권의 의미가 무엇인지 불분명함

 

⑵ 대상판결(대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결)은 아래와 같이 이 점을 지적하면서 사실심 법원의 석명권 행사가 필요하다고 설시함

◎ 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결(대상판결) : ‘독점적 통상실시권’이란 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 등에서 개별적으로 정의한 행위 태양인 실시(사용)를 전제로 하는 것으로 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등(이하 통틀어 ‘특허권 등’이라 한다) 중 어느 권리에 대한 것인지에 따라 독점적 통상실시(사용)권의 내용과 범위가 달라진다. 원고가 침해되었다고 주장하는 ‘독점적 통상실시권’을 ‘산수 블록 제품에 관한 특허권 등’에 대한 권리로 파악한다면 이는 산수 블록 제품에 관한 322 특허권, 449 특허권, 449 디자인권, 468 상표권 등에 대한 각각의 독점적 통상실시(사용)권을 의미하고 그 침해로 인한 손 해배상청구도 각각의 독점적 통상실시(사용)권 침해에 따른 손해배상청구를 말하는 것이 된다. ‘독점적 통상실시권’은 특허권 등을 대상으로 하는 권리일 뿐 특정 제품을 대상으로 하는 권리가 아니므로 특정 제품을 독점적으로 제조․판매할 수 있는 권리에 대하여 ‘독점적 통상실시권’이라는 표현을 사용하는 것은 부적절하다. 더욱이 원고와 A 사이에 체결된 이 사건 라이선스 계약 에서는 산수 블록 제품 관련기술 등을 ‘허락방법’으로 특정하면서, ‘허락방법’에 관한 실시허락 및 재실시허락 권한의 부여가 이 사건 라이선스 계약의 목적임을 분명히 하고 있다. 그런데 원고는 독점적 통상실시권을 위와 같은 각각의 특허권 등에 관한 권리가 아닌 하나의 권리라는 전제에서 ‘독점적 통상실시권’의 침해에 따른 손해배상청구를 ‘산수 블록 제품에 관한 특허권 등의 전용실시권’ 침해로 인한 손해배상청구 등과 단순병합 형태로 청구하면서, 자신이 침 해받았다는 ‘독점적 통상실시권’을 ‘322 특허권에 대한 전용실시권, 468 상표권에 대한 전용사용권 외에 원고가 이 사건 라이선스 계약으로부터 취득한 권리로서, 원고가 국내에서 A의 영업비 밀, 노하우, 특허권, 상표권 등을 사용하여 산수 블록 제품을 독점적으로 제조ㆍ판매할 수 있는 채권적 권리’라고 설명한다. 그러나 원고가 침해받았다는 ‘독점적 통상실시권’이 일반적인 의미의 독점적 통상실시권으로 ‘산수 블록 제품에 관한 특허권 등을 독점적으로 실시할 수 있는 권리’를 말하는 것인지, 아니면 이와 성격이 다른 별개의 권리를 말하는 것인지 알기 어렵다. … (중간 생략) … 그렇다면 원심으로서는 석명권을 적절히 행사하여 원고가 침해받았다고 주장하는 ‘독점적 통상 실시권’의 의미가 무엇인지를 밝히도록 한 다음, 그러한 원고의 주장을 바탕으로 원고가 주장하는 권리를 A로부터 부여받았는지 심리하여 손해배상청구권 인정 여부를 판단하였어야 했다.

 

다. 복수 청구원인별 청구금액 특정과 석명의 필요성

 

⑴ 지재권 침해를 원인으로 한 손해배상청구에서 복수 청구원인별 청구의 병합관계

 

㈎ 하나의 피고 제품에 대하여 복수의 특허등록번호 또는 복수의 청구항을 특허권침해의 권원으로 주장하는 경우 대체로는 선택적 병합 관계로 해석함이 자연스러운 경우가 많으나, 이를 분명히 정리하도록 할 필요(cf. 손해배상청구와 금지청구는 단순병합)

 

㈏ 특히 청구금액과 관련하여 그 병합 형태를 명확히 할 필요

◎ 대법원 2013. 7. 26. 선고 2012다13392 판결 : 이 사건 제1특허 제1, 9, 10, 11항 발명은 반도체 패키지 생산공정 중 ‘반도체 스트립을 반도 체 패키지로 절단하고, 절단된 반도체 패키지를 세척〉건조〉비전검사하는 공정’에 적용되는 발명이고, 이 사건 제2특허 제1, 3, 4항 발명은 그 이후의 공정인 ‘반도체 패키지를 적재 테이블에 안치시키는 공정’에 적용되는 발명으로서, 그 기술 내용 및 적용 영역이 달라 그 특허권 침해로 인한 손해도 별개로 발생한다고 할 것이므로, 그 각각의 손해에 대한 배상을 구하는 청구는 상호 논리적 관련성이 없는 단순병합관계에 해당하여 그에 관한 손해배상의무의 존부와 범위를 별도로 판단하여야 한다.

 

㈐ 청구한 침해기간별 청구금액을 명확히 특정할 필요

◎ 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결 : 원고가 제1심에서 판단을 구한 2016년도 손해배상에 더하여 2017년도에도 피고의 상표권 침해행위가 계속되고 있음을 원인으로 이 기간 동안의 손해배상을 추가로 구하고자 하는 의사를 명백히 한 반면 2017년도 부분의 청구금액을 특정하고 그에 따라 청구취지를 확장하는 절차를 취하지 않았으므로, 원심으로서는 석명권을 적절히 행사하여 원고로 하여금 적법한 청구의 변경 절차를 밟아 청구금액을 명확히 특정하도록 하였어야 한다. 한편 항소심에서 청구가 확장된 경 우 항소심은 확장된 청구에 대하여는 실질상 제1심으로서 재판하여야 하므로, 확장된 청구에 대 한 원고 주장의 당부를 심리․판단하여 원고 항소에 대한 판단과는 별개로 주문 표시를 하여야 한다(대법원 2017. 7. 11. 선고 2017다15218 판결 등 참조). 그런데 원심은 항소심에서 적법 한 청구의 확장 절차가 없었던 2017년도 손해배상청구 부분에 대하여 판결이유에서는 이를 인용하는 취지의 판단을 하는 한편, 판결주문에서는 그에 대한 판단을 표시하지 않은 채 원고와 피고의 쌍방의 항소에 대하여만 주문 표시를 하였다. 이러한 원심판결에 따르면, 2016. 1. 1. 부터 2016. 12. 31.까지 기간에 대하여 원심이 인정한 손해액이 얼마인지 알 수 없고, 원고의 나머지 항소와 피고의 항소를 기각한 취지가 무엇인지도 알 수 없게 된다.

 

㈑ 복수의 청구항에 관한 특허발명 또는 복수의 특허출원으로 특허등록된 특허발명이 그 기술 내용 및 적용 영역이 다른 경우에는 각 특허발명에 관한 특허권 침해로 인한 손해도 서로 별개이므로 각 특허권 침해를 청구원인으로 하는 각 손해배상청구는 상호 논리적 관련성이 없는 단순 병합관계임

① 논리적으로 전혀 관계가 없어 순수하게 단순병합으로 구하여야 할 수 개의 청구를 선택적 또는 예비적 청구로 병합하여 청구하는 것은 부적법하여 허용되지 않음(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007다354 판결 등 참조)

② 이 경우 원고는 각각의 특허권 침해로 인한 각각의 손해액을 특정하여 손해배상을 청구하여야 함

 

㈒ 한편 복수의 청구항에 관한 특허발명 또는 복수의 특허출원으로 특허등록된 특허발명이라고 하더라도 그 기술내용이 유사하거나 중첩되어 하나의 제품에서 같은 부품이나 기능에 적용되는 경우에는 각 특허발명에 관한 특허권 침해로 인한 손해가 서로 중첩된다고 볼 수 있으므로 각 특허권 침해를 청구원인으로 하는 각 손해배상청구는 선택적 병합관계라고 주장할 수 있음

 

㈓ 복수의 지재권을 실시(사용)한 침해제품의 경우에는 그 침해제품에서 각 지재권이 기여한 기여율을 감안하여 각각의 침해에 대한 손해배상액을 주장(단순병합)하여야 함이 원칙

‣ 다만 전체 손해액에 대하여 선택적 병합을 주장할 수 있는 경우도 상정할 수 있음

 

⑵ 파기범위에 관한 선례

 

㈎ 단순병합과 선택적 병합이 복합적으로 이루어진 특허침해소송에서 상고심의 파기의 범위에 관하여 판단한 사례: 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결

① 청구권원: 제1항 특허권 및 제2항 특허권 ☞ 이들 사이의 관계는 선택적 병합

② 침해제품: A 완성품, A 반제품, B 반제품 ☞ 이들 사이의 관계는 단순병합

③ 원심은 원고 청구를 모두 배척

④ 원심판단 중 A 완성품에 대한 청구 중 제2항 특허권에 기한 청구 배척 부분만 위법

☞ 최종적으로는 A 완성품에 대하여 제2항 특허권 침해 인정하고 손해배상을 명하는 결론이 내려져야 함

☞ 대법원은 원심판결 중 선택적으로 병합된 제1항 특허권 및 제2항 특허권에 기초한 A 완성품에 대한 손해배상청구를 기각한 부분만을 파기환송하고, 나머지 상고는 기각하였음. 이러한 결론은 이 사건 청구를 아래와 같이 파악하여, ㉠, ㉡, ㉢의 관계가 단순병합이므로 ㉠ 부분을 제1항 특허권, 제2항 특허권에 기한 청구 모두 파기한 것으로 이해됨

㉠ A 완성품에 대하여 제1항 특허권에 기한 손해배상청구 또는 제2항 특허권에 기한 손해배상청구

㉡ A 반제품에 대하여 제1항 특허권에 기한 손해배상청구 또는 제2항 특허권에 기한 손해배상청구

㉢ B 반제품에 대하여 제1항 특허권에 기한 손해배상청구 또는 제2항 특허권에 기한 손해배상청구

 

㈏ 하나의 특허출원으로 특허등록된 특허에서 각 청구항에 관한 특허권 침해를 청구원인으로 하는 금지청구 간의 병합관계를 선택적 병합으로 보는 전제에서 상고심의 파기의 범위에 관하여 판단한 사례: 대법원 2020. 1. 30. 선고 2017다227516 판결

① 청구권원: 제1항, 제2항, 제4항, 제8항 각 특허권 ☞ 이들 사이의 관계는 선택적 병합

② 원심은 원고 청구를 모두 배척

③ 원심판단 중 제4항 특허권에 기한 청구 배척 부분만 위법

☞ 선택적으로 병합된 수 개의 청구를 모두 기각한 항소심판결에 대하여 원고가 상고한 경우, 상고법원이 선택적 청구 중 일부라도 그에 관한 상고가 이유 있다고 인정할 때에는 원심판결을 전부 파기하는 법리(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 등 참조)에 따라, 대법원은 원심판결을 전부 파기환송함

 

㈐ 복수의 피고제품이 하나의 특허발명을 침해함을 원인으로 한 손해배상청구에서 각 제품별로 인정된 손해액이 특정되지 않아 상고심의 파기의 범위에 관하여 판단한 사례: 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결

① 청구권원: 제1항 특허권 / 피고제품: 제1, 2 제품

② 원고는 각 제품별 손해액을 특정하지 않고 손해배상청구

③ 제1심은 제1 제품의 침해만 인정하고 손해배상액 일부 인용

④ 원고만이 원고 패소 부분에 대하여 항소

⑤ 항소심은 제2 제품의 침해를 인정하고, 제1, 2 제품을 구별하지 않고 손해배상액 추가 인용

⑥ 피고 상고에 따라, 상고심은 제2 제품의 침해를 인정한 원심판단은 잘못이라고 판단(균등침해 부정)

☞ 제1, 2 제품별로 청구 금액을 명확히 특정하도록 한 후, 이에 따라 제1 제품에 대하여 손해액을 새로 산정할 필요가 있으므로, 원심판결 중 피고 패소 부분 전부를 파기환송함

 

㈑ 성질상 선택적 관계에 있는 복수의 청구에 관한 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결

① 청구권원: 주위적 1특허 1항, 예비적 2특허 1, 3항 각 특허권

② 판단대상 피고제품: 별지 목록 1항 물건

③ 원심은 모두 기각: 1특허 1항 기재불비, 2특허 1, 3항 불속

④ 원고 상고에 따라, 상고심은 1특허 1항 기재불비(청구범위 불명확)로 본 원심판단은 잘못이라 고 판단, 2특허 1, 3항 불속으로 본 원심 판단은 유지

☞ 논리적으로 양립할 수 있는 청구로 성질상 선택적 관계에 있는 복수의 청구를 당사자가 심판의 순위를 붙여 청구한다는 취지에서 예비적으로 병합한 경우로 보고, 파기하는 1특허 1항 침해를 이유로 한 청구 부분과 성질상 선택적 관계에 있는 2특허 1, 3항 침해를 이유로 한 청구 부분도 함께 파기환송함

 

㈒ 복수의 저작권 침해행위를 손해배상청구원인으로 주장하는 경우 각각의 손해액 주장을 명확하게 하여야 함을 환기시킨 대법원 2024. 7. 11. 선고 2021다216872, 216889 판결

 

① 원고는 피고들의 노래비, 노래가사지 등의 설치․관리는 망인으로부터 상속받은 이 사건 각 저작물에 관한 원고의 저작권을 침해하는 행위라고 주장하며 피고들 상대로 손해배상 청구

② 파기사유 있는 부분: 참가인 청구 부분 중 ‘피고 사천시에 대한 이 사건 1 노래비 부분’, ‘피고 금천구에 대한 부분’, ‘피고 한국수자원공사에 대한 부분 중 「소양강처녀 노래가사지」부분’

③ ‘피고 한국수자원공사에 대한 부분 중 「소녀 형상 동상」부분’에는 파기사유 없으나, 참가인 청구금액에 노래가사지로 인한 손해액과 동상으로 인한 손해액 구분 없어 각각의 청구금액을 명확히 특정하도록 한 후 노래가사지 부분으로 인한 손해액을 산정할 필요가 있으므로 피고 한국 수자원공사에 대한 부분 전부 파기(한편, 피고 사천시에 대한 이 사건 1 노래비 부분과 삼천포 아가씨상 부분에 대해서는 이러한 전부 파기 설시가 없는 점으로 보아, 참가인이 피고 사천시 에 대하여는 두 부분 각각으로 인한 손해액을 구분하여 특정하였던 것으로 보임)

④ 원고, 피고, 독립당사자참가인 세 당사자들 사이에서 합일확정적인 결론을 내려야 하므로, 원고 청구 부분 중 ‘피고 사천시에 대한 이 사건 1 노래비 부분’, ‘피고 금천구에 대한 부분’, ‘피고 한국수자원공사에 대한 부분’도 함께 파기

 

⑶ 대상판결(대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결) 사안의 문제점

 

㈎ 원고는 이 사건 계약 해지 이후 피고의 산수 블록 제품을 제조ㆍ판매한 행위에 관하여 ➀ 영업 비밀 침해, ➁ 322 특허권 전용실시권 침해, ➂ 449 특허권 전용실시권 침해, ➃ 449 디자인 권 전용실시권 침해, ➄ 468 상표권 전용사용권 침해, ➅ 독점적 통상실시권 침해에 관한 손해 배상청구를 하였는데, 손해배상액에 관하여는 위 ➀부터 ➅까지의 손해배상채권의 각 손해액의 합계 중 일부를 청구하였을 뿐 각 손해배상청구권별로 청구금액이 얼마인지 특정하지 않았음

 

① 원고는 단순히 자신의 손해액이 피고 침해제품의 순매출액에 이 사건 계약에서 정한 기술료율을 적용한 금액이라는 취지로만 주장했음

② 원심은 위 각 손해배상청구권 가운데 449 디자인권 전용실시권 침해, 468 상표권 전용사용권 침해, 독점적 통상실시권 침해를 각 인정하고, 이 가운데 468 상표권 전용사용권 침해로 인한 손해액만을 산정하였음

③ 대상판결(대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결)은 아래와 같이 이 점을 지적하면서 사실심 법원의 석명권 행사가 필요하다고 설시함

◎ 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결(대상판결) : 채권자가 동일한 채무자에 대하여 수개의 손해배상채권을 가지고 있다고 하더라도 그 손해배상채권들이 발생시기와 발생원인 등을 달리하는 별개의 채권인 이상 이는 별개의 소송물에 해당하고, 그 손해배상채권들은 각각 소멸시효의 기산일이나 채무자가 주장할 수 있는 항변들이 다를 수도 있으므로, 이를 소로써 구하는 채권자로서는 손해배상채권별로 청구금액을 특정하여야 하며, 법원도 이에 따라 손해배상채권별로 인용금액을 특정하여야 하고, 이러한 법리는 채권자가 수개의 손해배상채권들 중 일부만을 청구하고 있는 경우에도 마찬가지이다(대법원 2007. 9. 20. 선고 2007다25865 판결, 대법원 2008. 10. 9. 선고 2007다5069 판결 등 참조). … (중간 생략) … 피고 침해제품 판매로 인한 원고의 손해, 즉 산수 블록 제품의 매출 감소 또는 실시료 감소 등에는 468 상표권 전용사용권 침해뿐만 아니라 449 디자인권 전용실시권 침해에 따른 손해도 포함되었다고 볼 수 있으므로, 원고의 손해가 전적으로 468 상표권 전용사용권 침해로 인한 것이라고 단정할 수는 없다. 원심으로서는 피고의 468 상표권 전용사용권 침해행위가 원고의 산수 블록 제품의 매출 감소 또는 실시료 감소에 얼마나 기여하였는지에 관한 간접사실들을 탐색하고 탐색 해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해배상액을 인정하였어야 했다. … (중간 생략) … 원심으로서는 석명권을 적절히 행사하여 각 침해행위에 관한 손해배상청구권별로 청구금액을 구체적으로 특정하도록 한 다음 각 손해배상청구권에 관한 구체적인 근거를 심리하여 각 손해배 상청구권이 인정되는지 여부와 인정될 경우 각 손해배상청구권의 손해배상액이 얼마인지를 산정하고 판단하였어야 했다.

 

마. 대상판결(대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결)의 의의

 

⑴ 특허권에 대한 독점적 통상실시권의 의미를 밝히고, 같은 취지가 실용신안권․디자인권․상표권 등에 대하여도 동일하게 적용됨을 분명히 하였음

 

⑵ 지재권 침해를 원인으로 한 손해배상청구에서 복수 청구원인별 청구금액 특정과 석명의 필요성을 강조함