【판례】《직무발명보상금의 지체책임 발생시기 및 외화채권 여부(대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287168 판결)》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕

【판례】《직무발명보상금의 지체책임 발생시기 및 외화채권 여부(대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287168 판결)》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕

 

1. 판결의 요지 : [직무발명 보상금 산정이 문제된 사건]

 

【판시사항】

[1] 발명진흥법 제15조 제1항에서 정한 직무발명 보상금 지급 채무의 경우, 채무자는 이행청구를 받은 때로부터 지체책임이 있는지 여부(원칙적 적극)

[2] 발명진흥법 제15조 제1항에서 정한 직무발명 보상금 채권이 외화채권인지 여부(원칙적 소극)

 

【판결요지】

[1] 채무이행의 기한이 없는 경우에는 채무자는 이행청구를 받은 때로부터 지체책임이 있다(민법 제387조 제2항). 발명진흥법 제15조 제1항이 정하는 직무발명 보상금 지급 채무는 직무발명에 관한 근무규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 이행기한의 정함이 없는 채무이므로 채무자는 이행청구를 받은 때로부터 지체책임이 있다.

[2] 발명진흥법 제15조 제1항이 정하는 직무발명 보상금 채권은 당사자가 외국통화로 지급하기로 약정하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 채권액이 외국통화로 지정된 외화채권이라고 할 수 없다.

 

2. 사안의 개요 및 쟁점 [이하 판례공보스터디 민사판례해설 2025. 4. 15.자 공보, 박태일 P.1-10 참조]

 

가. 사실관계

 

⑴ 피고는 전자․통신․전기기계기구 등을 제조․판매하는 회사, 원고들은 피고의 연구원으로 근무하다 퇴사

 

⑵ 원고들은 피고 재직 중 이 사건 직무발명을 완성하여 피고에게 승계시켜 주었고, 피고는 이 사건 직무발명에 관하여 국내외에서 특허출원하여 등록을 받거나 출원절차를 진행함

 

⑶ 피고는 소외 A사와 로열티 감액 협상을 진행하면서, 이 사건 직무발명을 포함하여 수많은 패밀리 특허들(하나의 발명이 여러 국가에 출원되는 경우 기본출원에 대하여 각국의 출원들이 가족과 같은 형태를 이루고 있어 붙여진 이름)을 A사에 양도하는 계약을 체결하고(‘이 사건 양도계약’), 이 사건 직무발명들에 관한 권리를 A사가 설립한 관련회사인 B사에 이전함

 

나. 소송 경과

 

⑴ 주요 주장

 

① 원고, 이 사건 직무발명의 처분행위 등에 관하여 정당한 직무발명 보상금 지급 청구

② 피고, 이 사건 직무발명이 이른바 불용특허로서 경제적 가치가 없는 등으로 실질적인 처분대가로 얻은 이익이 존재하지 않는다는 등으로 다툼

 

⑵ 제1심

 

① 피고(사용자)가 상당한 노력과 감액 협상을 통하여 이 사건 직무발명을 포함한 특허에 대한 양도계약을 이끌어 낸 사정을 종합하면, 이 사건 양도계약서에 기재된, 특허 양도로 피고가 지급을 면한 로열티 상당액 전액이 특허 양도의 대가라고 볼 수 없고, 이 금액 가운데 20% 상당액만을 양도대가로 평가함이 타당하다고 판단

cf. 이 사건 직무발명 처분 과정에서 피고의 노력을 직무발명 보상금 산정 시 사용자 공헌도에 반영하지 않음

② 이 금액 가운데 이 사건 직무발명 해당액(이 사건 직무발명이 속한 패밀리 특허 수 / 양도대상 패밀리 특허들 전체 수)을 사용자의 이익으로 인정하고 직무발명 보상금 청구 일부 인용

③ 변론종결일 당시 외국환시세를 기준으로 우리나라 통화로 환산한 금액을 지급을 명함

④ 지연손해금은 소장부본 송달일 다음날부터 명함

⑤ 이 사건 양도계약서에 ‘그랜트백 라이선스 조항’(Grant-Back License, 양도된 특허 및 해당 특허로부터 개선된 미래의 개량 특허에 대하여 양도인에게 무상의 통상실시권을 부여하는 조항)이 존재함에 따라 피고가 이 사건 발명의 개량 특허에 대하여 무상의 통상실시권을 보유하고, 피고의 자회사 및 관계 법인까지 이 사건 발명 및 그 개량 특허에 대하여 무상의 통상실시권을 보유함에 따른 초과 이익을 얻었다는 원고들 주장에 대해서는, 조항이 존재한다는 사실만으로 피고가 이 사건 직무발명의 처분으로 인하여 양도대가 외에 별도로 무상의 통상실시권을 초과하는 독점적・배타적 이익을 얻었음을 인정하기에 부족하다고 보아 배척

⑥ 원고들은, 피고의 경쟁사 제품에 이 사건 직무발명이 적용되어 있다고 하면서 ‘타사 실시보상금’을 청구하고, 특허 출원 후 등록 시까지 기간에 대한 ‘미실시기간 보상금’ 청구도 하였으나 모두 배척

 

⑶ 쌍방의 항소

 

⑷ 원심

 

㈎ 사용자의 이익액

 

① 이 사건 양도계약은 그 형식이 특허의 양도에 불과하기는 하나 그 실질은 ‘특허권의 양도’ 뿐만 아니라 ‘크로스 라이선스 계약에 따른 실시료 감면약정’이 모두 포함된 것으로 해석하는 것이 타당하고, 따라서 특허권 양도의 대가로 기재된 ‘실시료 감면액 상당의 이익’에는 특허권 양도의 대가 외에도 크로스 라이선스 실제 실시료 감면 협상에 따른 감면액도 포함된 것으로 보아야 한다고 판단 ☞ 이 사건 양도계약서에 기재된, 특허 양도로 피고가 지급을 면한 로열티 상당액 가운데 20% 상당액만을 양도대가로 평가한 제1심의 판단을 유지

② 이 금액 가운데 이 사건 직무발명 해당액을 제1심과 달리 피고 내부 자료(이 사건 양도계약의 대상이 된 특허의 목록과 가액을 정리하여 관리한 별도의 장부)에 근거하여 양도 계약의 대상 특허발명들 중 이 사건 직무발명의 가치를 별도로 산정(제1심의 금액보다 높아짐) ☜ 위자료에 기재된 양도대상 특허권의 가액을 이 사건 직무발명의 가치에 관한 객관적 자료로 보기에는 부족하나, 양도대상 특허권들 사이의 가치의 우열이나 상대적인 비중을 반영하는 자료로는 볼 수 있어 전체 양도 대상 특허발명 가액 중 이 사건 직무발명의 가액이 차지하는 비중으로 계산

③ 그랜트백 라이선스 조항의 존재를 근거로 한 사용자 이익 주장에 대해서는, 이 사건 직무발명에 대한 개량발명이 이루어졌고 개량발명이 특허로 출원 또는 등록되었음을 인정하기 부족하며, 계열사는 피고와 별개의 법인격을 가지므로 설령 피고의 계열사가 이익을 얻었다고 하더라도 이를 피고의 이익으로 볼 수도 없다고 보아 배척

 

㈏ 외화채권 여부

 

① 원고들은 직무발명 보상금 채권은 외화채권으로서 사실심 변론 종결 당시의 기준 환율을 적용하여 원화로 환산해야 한다고 주장하는 반면, 피고는 이 사건 양도계약 당시인 2015. 3. 23. 의 매매기준율(1,121.70원/달러)을 적용해야 한다고 주장

② 직무발명 보상금 채권은 경제적 약자인 종업원을 보호하고 발명을 진흥하기 위한 것으로서 발명진흥법이 규정한 요건을 충족할 때 발생하는 법정채권에 해당한다. 그리고 법정채권은 그 법규가 속한 국가의 통화에 의하여 성립하는 것으로 해석되므로 직무발명 보상금 채권은 원화채권으로 판단 ☞ 사용자가 직무발명으로 인하여 외화로 이익을 얻었더라도 직무발명 보상규정이나 사용자와 종업원과의 약정에 의하여 그에 따른 직무발명 보상금을 외화로 지급하기로 약정하지 아니한 이상 원화채권에 해당하는 직무발명 보상금 채권의 성격은 변하지 않는다고 판단

③ 그러나 한편, 직무발명 보상금 산정 시 사후에 발생한 사용자의 이익에 여러 요소를 반영하여 이를 승계시점으로 되돌려 정당한 보상액을 정하는 점을 고려하면, 사용자가 수년간에 걸쳐 외화로 실시료 등의 이익을 얻었고 해당 기간 중 환율에 변동이 있었던 경우 법원은 그 이익에 대하여 해당 기간 중 연도별 평균 환율 내지 해당기간 전체에 걸친 평균 환율 등을 적용하는 등 상당한 방법으로 원화를 기준으로 한 이익을 산정할 수 있다고 봄

④ 결국, 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 인정되는 모든 사정을 종합하여 상당하다고 인정되는 금액을 보상금 액수로 정할 수 있는데, 직무발명 보상금 채권은 외화채권이 아닌 원화채권에 해당하고, 직무발명 보상금 제도의 취지 및 채권의 성격, 보상금 산정 방식 등을 고려해 볼 때, 제1심 판결에서 변론 종결 당시의 매매기준율에 따라 계산한 직무발명 보상금액은 정당한 보상금이라고 판단

 

㈐ 지연손해금의 기산점

 

① 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호 개정으로 발명진흥법에 모든 규정이 통합되기 전의 구 특허법을 말하는 취지로 보임)과 발명진흥법은 직무발명 보상금 채권의 이행기를 규정하지 않았고, 이는 피고의 직무발명 보상규정 및 직무발명 보상심의 규칙도 마찬가지인 점, ② 피고의 직무 발명 보상규정 중 실시료 수익보상은 직무발명의 승계 사실 뿐만 아니라 회사 명의로 등록되고 그 후 양도 또는 실시 허여 등으로 회사가 유형의 이익을 얻은 사실을 지급요건으로 하고, 보상금 지급을 위해서는 피고의 직무발명 보상심의 규칙에서 정한 일련의 절차를 거쳐야 하는 점, ③ 이 사건 직무발명의 양도 경위를 고려하면 직무발명을 승계할 당시 처분이 예정되어 있었다고 보기는 어려운 점, ④ 직무발명 보상금 채권은 구 특허법 또는 발명진흥법에 따라 발생하는 법정채권이고, 채권의 발생원인 자체가 본래 있어야 할 상태나 법익을 위법하게 박탈하는 것도 아닌 점 등을 종합하면, 피고는 민법 제387조 제 2항에 따라서 원고들로부터 이행청구를 받은 다음 날인 이 사건 소장 부본 송달일 다음 날부터 지체책임을 진다고 보는 것이 타당하다고 판단

 

㈑ ‘타사 실시 보상금’ 및 ‘미실시기간 보상금’ 청구 배척

 

① 피고가 해당 경쟁사로부터 이 사건 직무발명에 관한 특허권에 관하여 실시료 또는 특허권 침해에 따른 손해배상금을 지급받거나 받기로 약정 또는 합의하였다거나, 위 경쟁사가 이 사건 직무발명에 관한 특허권을 침해하여 피고에게 이에 따른 손해배상 청구권이 현실적․확정적으로 발생하였음을 인정할 아무런 증거도 없다는 이유로 타사 실시 보상금 청구 배척

② 원고들은, 피고가 특허법 제65조 제1, 2항에 따른 출원공개 후 특허발명을 실시하는 자에 대하여 경고 및 보상금을 청구할 권리를 가졌고, 이 사건 직무발명은 전략특허로 피고가 이 사건 직무발명을 실질적으로 행사하였는지와 관계없이 독점적이고 배타적인 이익을 얻었으며, 특허 발명이 출원 중인 경우에도 라이선싱 및 양도가 가능하므로 출원일로부터 발명의 실시 전까지의 기간 동안에도 피고가 이익을 얻었으므로 피고는 원고들에게 미실시보상금을 지급할 의무가 있다고 주장하나, 원고들이 제출한 증거만으로는 이를 인정하기 부족하고 달리 인정할 증거가 없다는 이유로 미실시기간 보상금 청구 배척

 

⑸ 원고의 상고

 

⑹ 대법원: 상고기각

 

① 이 사건 양도계약의 양도대상에 포함된 원고들의 이 사건 직무발명의 가치에 관한 원심의 판단 수긍

② 그랜트백 라이선스 조항, 타사실시보상금 산정 등에 관한 원심의 판단 수긍

③ 지체책임의 발생 시기(지연손해금의 기산점) 및 외화채권 여부에 관한 원심의 판단 수긍

* 대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287151 판결 및 2023다287175 판결도 같은 취지임

* 비교표

 

다. 쟁점 및 대법원의 판단

 

⑴ 위 판결의 쟁점은, ①. 발명진흥법 제15조 제1항이 정하는 직무발명 보상금 지급 채무에 관한 채무자의 지체책임 발생 시기(= 이행청구를 받은 때) ② 직무발명 보상금 채권이 외화채권인지 여부(= 원칙적 소극)이다.

 

⑵ 채무이행의 기한이 없는 경우에는 채무자는 이행청구를 받은 때로부터 지체책임이 있다(민법 제387조 제2항). 발명진흥법 제15조 제1항이 정하는 직무발명 보상금 지급 채무는 직무발명에 관한 근무규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 이행기한의 정함이 없는 채무이므로 채무자는 이행청구를 받은 때로부터 지체책임이 있다.

 

⑶ 발명진흥법 제15조 제1항이 정하는 직무발명 보상금 채권은 당사자가 외국통화로 지급하기로 약정하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 채권액이 외국통화로 지정된 외화채권이라고 할 수 없다.

 

⑷ 피고에 재직하다가 퇴직한 원고들은, 피고에 근무하던 중 이 사건 직무발명을 완성하였고 피고가 이를 승계하였다고 주장하면서 피고를 상대로 직무발명 보상금을 청구함

 

⑸ 원심은 ① 민법 제387조 제2항에 따라 피고는 원고들로부터 이행청구를 받은 다음 날인 이 사건 소장 부본 송달일 다음날부터 직무발명 보상금 지급 채무의 이행지체 책임을 부담한다고 판단하고, ② 직무발명 보상금 채권이 외화채권에 해당하지 않는다는 전제에서 원고들의 직무발명 보상금을 산정하였음

 

⑹ 대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, 원심을 수긍하여 상고를 모두 기각함

 

3. 직무발명보상금의 지체책임 발생시기 및 외화채권 여부(대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287168 판결) [이하 판례공보스터디 민사판례해설 2025. 4. 15.자 공보, 박태일 P.1-10 참조]

 

가. 직무발명의 의의 및 권리 귀속

 

⑴ 직무발명에 관하여 1963. 3. 5. 법률 제1293호로 개정된 특허법이 최초로 규정을 마련한 이래, 1994. 3. 24. 법률 제4757호로 제정된 발명진흥법이 특허법과 일부씩 나누어 규정을 두다가, 2006. 3. 3. 법률 제7869호 개정으로 발명진흥법에 모든 규정이 통합되었고, 2007. 4. 11. 법률 제8357호로 발명진흥법 전부 개정이 있었음

 

⑵ 직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(발명진흥법상 ‘종업원, 법인의 임원 또는 공무원’을 ‘종업원등’으로 약칭하고 있음. 이 글에서는 특별히 법문상의 표현으로 사용하거나 특별히 ‘종업원’과 구별하여 ‘종업원등’이라고 표시하여야 하는 경우를 제외하고는 ‘종업원’이라고만 함)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(발명진흥법상 ‘사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체’를 ‘사용자등’으로 약칭하고 있음. 이 글에서는 특별히 법문상의 표현으로 사용하거나 특별히 ‘사용자’와 구별하여 ‘사용자등’이라고 표시하여야 하는 경우를 제외하고는 ‘사용자’라고만 함)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말함(발명진흥법 제2조 제2호)

 

직무발명은 발명진흥법상의 개념으로서, 특허법상 보호되는 ‘발명’에 국한되지 아니하고, 실용신안법상 보호대상이 되는 ‘고안’ 및 디자인보호법상 보호 대상이 되는 ‘창작’을 포함하는 개념임(발명진흥법 제2조 제1호)[이에 발명진흥법에서는 직무발명에 관한 규정에서 ‘특허, 실용신안등록, 디자인등록’을 ‘특허등’으로, ‘특허권, 실용신안권, 디자인권’을 ‘특허권등’으로 표시하고 있음(발명진흥법 제10조 제1항). 이 글에서는 특별히 법문상의 표현으로 사용하거나 특별히 ‘특허’ 및 ‘특허권’과 구별하여 ‘특허등’ 및 ‘특허권등’이라고 표시하여야 하는 경우를 제외하고는 ‘특허’ 및 ‘특허권’이라고만 함]

 

☞ 발명진흥법 제2조에 따라 직무발명에 해당하려면, 종업원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하여야 함

 

⑶ ㈎ 발명진흥법 제10조 제1항은 직무발명에 대하여 종업원이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받으면 사용자는 특허권에 대하여 통상실시권을 가지는 것으로 정하고 있음[다만, 2013. 7. 30. 법률 제11960호 개정으로 ‘사용자가 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원과의 협의를 거쳐 미리 종업원의 직무발명에 대하여 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계시키는 계약 또는 근무규정 또는 종업원의 직무발명에 대하여 사 용자를 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정을 체결하거나 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.’라는 취지의 단서 규정을 추가하였음]

 

㈏ 발명진흥법 제10조 제3항은 ‘직무발명 외의 종업원의 발명에 대하여 미리 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.’라고 정하고 있음

 

㈐ 이러한 규정의 반대해석으로부터 직무발명에 대하여는 미리 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 승계시키는 약정 또는 근무규정이 유효하다고 할 것인데, 이를 강학상 ‘사전승계’ 또는 ‘예약승계’ 약정으로 부르고 있음

 

㈑ 위 규정 문언에서 알 수 있듯이 ‘약정’과 ‘근무규정’의 효과 차이 없이 사전승계의 취지를 정할 수 있도록 동등하게 규정하고 있음(이에 이 글에서는 특별히 ‘사전승계 약정’과 구별하여 ‘사전승계 취지를 정한 근무규정’을 기술하는 경우를 제외하고는 ‘사전승계 약정’이라고만 표현함)

 

⑷ 이러한 사전승계 약정에 따른 권리의 승계가 실제로 이루어지는 절차에 관하여

① 직무발명 완성 시 종업원은 사용자에게 그 완성사실을 서면(전자문서 포함)으로 알리도록 하고 (발명진흥법 제12조)

② 이에 대하여 4개월 내에 사용자가 종업원에게 승계여부 의사를 서면(전자문서 포함)으로 알리도록 하며(발명진흥법 제13조 제1항, 발명진흥법 시행령 제7조)[사용자가 발명진흥법 제13조 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자는 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 간주되고, 이 경우 사용자는 발명진흥법 제10조 제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없음(발명진흥법 제13조 제3항)]

③ 사용자의 권리승계 의사 통지시에 권리승계가 이루어지는 것으로 봄(발명진흥법 제13조 제2항)

 

※ 2024. 2. 6. 법률 제20197호 개정법(2024. 8. 7. 시행)에 의한 변경

① 사전승계 약정이 있는 경우 직무발명에 대한 권리가 발명을 완성한 때부터 사용자에게 승계되도록 변경함(개정 발명진흥법 제13조 제1항 본문) ⇦ 현행법상 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계받기 위해서는 직무발명 신고를 받은 후 4개월 이내에 종업원에게 승계 여부를 통지하여야 하나, 승계 통지 전까지 불확정적 권리관계로 인해 종업원이 제3자에게 직무발명에 대한 권리를 승계하는 이중양도 문제가 발생할 수 있다는 견지에서 이루어진 개정임(이러한 불확정적 권리관계로 인한 직무발명 이중양도 문제를 다룬 사례로는 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결 및 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313,77320 판결 참조)

② 다만 사용자가 종업원의 직무발명 완성사실 통지시부터 4개월 내 종업원에게 권리 승계 않겠다고 통지하는 경우는 예외로 함(개정 발명진흥법 제13조 제1항 단서, 발명진흥법 시행령 제7조)[또한, 사전승계 약정이 없는 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 제12조에 따라 통지를 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 서면으로 알려야 하고, 이 경우 사용자등은 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다는 규정(2024. 2. 6. 개정 발명진흥법 제13조 제2항), 사용자등이 제2항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것 으로 간주되고, 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다는 규정(2024. 2. 6. 개정 발명진흥법 제13조 제3항)도 함께 입법되었음]

③ 시행 이후 직무발명한 경우부터 적용(부칙 제2조)

 

나. 직무발명 보상금 청구권의 의의

 

⑴ 종업원은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 계약이나 근무규정에 따라 사용자에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가짐(발명진흥법 제15조 제1항).

 

⑵ 직무발명에 대한 권리의 사용자에게로의 승계에 대한 보상청구권을 명시적으로 마련한 것

 

⑶ 직무발명 보상금 산정요소로서는 ‘사용자가 얻을 이익’과 ‘그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도’를 고려하여야 함

☞ 직무발명 보상금 산정요소로서 1961. 12. 31. 법률 제950호로 제정되고 1973. 2. 8. 법률 제2505 호로 전부 개정되기 전까지의 구 특허법 제16조 제2항은 “그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익”을 고려하도록 규정하고 있었고, 1973. 2. 8. 법률 제2505호로 전부 개정된 후 1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부 개정되기 전까지의 구 특허법 제18조 제2항은 “그 발명에 의하여 사용자등이 얻 을 이익의 액과 그 발명을 완성하게 한 데 대하여 사용자등이 공헌한 정도”를 고려하도록 규정하고 있었으며, 1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부 개정된 후 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전까지의 구 특허법 제40조 제2항도 같았음. 이후 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되고 2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전까지의 구 특허법 제40조 제2항은 “그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도”를 고려하도록 규정하여 명시적으로 ‘사용자가 얻을 이익’과 ‘그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도’를 직무발명 보상금 산정요소로 정하였음. 이후 직무발명에 관한 규정이 발명진흥법에 통일적으로 규정되고, 직무발명 보상에 대한 절차적 정당성을 보다 강조하는 형태로 관련 규정 체계가 변화되었으나, 정당한 보상금으로 평가하기 위하여는 위 두 가지 산정요소를 고려하여야 한다는 취지는 계속 유지되어왔음(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정된 발명진흥법 제13조 제3항, 2007. 4. 11. 법률 제 8357호로 전부 개정된 발명진흥법 제15조 제3항, 2013. 7. 30. 법률 제11960호로 개정된 발명진흥법 제15조 제6항).

☞ 한편 제정법 이래로 규정되어왔던 직무발명의 보상에 대하여 “종업원등이 정당한 결정방법을 제시한 때에는 이를 참작하여야 한다.”라는 규정은 2001. 2. 3. 개정법에서 삭제되었음. 대신 발명과 기술혁신에 대한 정당한 보상체계의 확립을 유도하여 신기술 개발 촉진 및 국가산업경쟁력을 제고하고 종업원, 연구원의 연구개발의욕을 증대한다는 취지에서 “보상금의 지급기준에 관하여 필요한 사항은 대통령령 또는 조례로 정한다.”라는 규정을 두어 직무발명 보상체계 구축을 위해 특허법 시행령에 보상금의 지급기준을 규정할 수 있는 근거 규정을 마련하였음. 다만 이러한 입법에도 불구하고 보상금 지급기준에 관한 대통령령 또는 조례의 제정은 이루어지지 않았는데, 이는 사적자치 영역에 대한 정부의 과도한 개입에 대한 우려감의 반영이라고 할 수 있음

 

⑷ 실무상 사용자가 얻을 이익을 정한 후 이를 공헌도에 따라 사용자와 종업원에게 분배하는 판단과정을 거치게 됨. 대부분의 재판례에서는 사용자의 공헌을 판단하든지 또는 종업원의 공헌을 판단함으로써 각 당사자의 공헌도를 배분하는 형식을 취하고 있음. 이러한 과정을 통해 ‘1－사용자 공헌도’의 방식으로 종업원 공헌도를 산정하고, 또한 여기에 공동발명인 경우는 공동발명자 중 1인인 원고의 기여도까지 반영하여, 『보상금 = 직무발명으로 인하여 사용자가 얻을 이익 × 발명자보상율(= 1－사용자 공헌도) × 발명자 개인(원고)의 기여도(공동발명의 경우)』와 같은 방식으로 직무발명 보상금을 산정하는 것이 일반적임

 

다. 직무발명 보상금 지급 채무의 지체책임 발생시기

 

⑴ 직무발명 보상금 청구권의 법적 성질에 대하여 우리와 유사한 규정 아래에서 일본에서는 약정채권설과 법정채권설의 견해 대립이 있는데 일본 법원이 법정채권설에 기초하여 재판례를 형성해왔고, 사용자가 대가의 지불을 하지 않는 경우 종업원은 그 보상금청구만 할 수 있을 뿐 계약을 해제하여 매매 목적물, 즉 특허를 받을 수 있는 권리의 반환을 요구할 수 없을 것이므로 법정채권설이 타당함 ☞ 즉, 직무발명 보상금은 권리양도에 따른 대가청구권이라기보다는 직무발명과 관련하여 사업자와 종업원의 이익 조화를 위한 일종의 인센티브적인 제도 장치로 이해할 수 있음

 

⑵ 종업원이 갖는 정당한 보상을 받을 권리는 무형의 재산권인 특허권에 대한 대가이고, 발명진흥법에 의하여 당연히 발생하는 법률상의 권리임

- 노동의 대가인 임금과 구분됨

 

⑶ 직무발명 보상금 지급 채무의 이행기에 관하여는 2006. 3. 3. 법률 제7869호 개정으로 발명진흥법에 모든 규정이 통합되기 전의 구 특허법에서나 발명진흥법에서나 특별한 규정을 두고 있지 않음

종업원과 사용자 사이의 계약이나 근무규정에서 이행기를 별도로 정한 경우에는 그에 따를 것이나, 여기서도 특별히 정하지 않았다면 채무이행의 기한이 없는 채무에 해당하게 될 것임

 

⑷ 기한의 정함이 없는 채무는 성립과 동시에 이행기에 있게 되어 채무자는 언제라도 이행의 제공을 할 수 있고, 채권자는 그 채무가 발생한 때부터 이행을 청구할 수 있으며, 소멸시효는 그때부터 진행하는 것이지만, 지체책임은 채무자가 이행청구를 받은 때 발생함(민법 제387조 제2항)

 

⑸ 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효는 계약이나 근무규정 등에 특단의 정함이 없고 보상금 청구권을 방해하는 특단의 사정이 없는 한 승계시부터 진행하고, 종업원이 한 발명을 사용자가 영업상의 이익을 지키기 위하여 영업비밀로 간직하고 특허출원하지 않기로 하는 취지의 합의가 사용자와 종업원과의 사이에 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 해당 합의시로부터 진행됨

 

⑹ 하급심 실무례상 사용자의 직무발명 보상금 지급규정 등에 직무발명 보상금 지급기일이 특정되어 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 사용자의 직무발명 보상금 지급의무는 민법 제387조 제2항 소정의 ‘채무이행의 기한이 없는 채무’로서 종업원으로부터 이행청구가 있는 때에 비로소 사용자가 지체책임을 부담한다고 보았고, 이에 보통은 ‘소장부본 송달일 다음날’부터 이행지체의 책임을 지게 된다고 보았음

 

⑺ 대법원은 대상판결(대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287168 판결)을 통해 아래와 같이 이 점을 명확하게 설시하였음

◎ 대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287168 판결 : 발명진흥법 제15조 제1항이 정하는 직무발명 보상금 지급 채무는 직무발명에 관한 근무규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 이행기한의 정함이 없는 채무이므로 채무자는 이행청구를 받은 때로부터 지체책임이 있다.

 

라. 직무발명 보상금 채권이 외화채권인지

 

⑴ 외국통화의 급부를 목적으로 하는 채권을 ‘외국금전채권’(外國⾦錢債權) 또는 ‘외화채권’(外貨債權)이라고 하고 민법 제377조 제1항의 “채권의 목적이 다른 나라 통화로 지급할 것인 경우”라는 것이 외화채권을 의미하는데, 이는 약정에 의하여 성립할 수 있고, 수익자가 외화를 부당이득한 경우의 부당이득반환 채권과 같이 법정 외화채권도 가능함

① 외화채권관계의 당사자 사이에 내국통화에 의한 지급의 합의가 없다면 채무자는 약정한 외국통화로 지급함이 원칙이지만, 민법 제378조는 ‘외화채무자는 지급할 때에 있어서의 이행지의 환금시가에 의하여 우리나라 통화로 변제할 수 있다.’라고 규정함으로써 외화채무자의 대용급부권을 인정하고 있음

② 판례는 ‘채권자가 외화채권을 대용급부의 권리를 행사하여 우리나라 통화로 환산하여 청구하는 경우에도 법원이 채무자에게 그 이행을 명함에 있어서는 채무자가 현실로 이행할 때에 가장 가까운 사실심 변론종결 당시의 외국환시세를 우리나라 통화로 환산하는 기준 시로 삼아야 할 것이다.’라고 판시하여(대법원 1991. 3. 12. 선고 90다2147 전원합의체 판결 등 참조) 채권자의 대용급부청구권도 인정하고 있고, 채권자가 이를 재판상 청구하는 경우 환산 기준시를 사실심 변론종결시로 보고 있음

 

⑵ 직무발명 보상금 채권의 경우 2006. 3. 3. 법률 제7869호 개정으로 발명진흥법에 모든 규정이 통합되기 전의 구 특허법에서나 발명진흥법에서나 이를 외화채권으로 볼 만한 특별한 규정을 두고 있지는 않음

- 종업원과 사용자 사이의 계약이나 근무규정에서 다른 나라 통화로 지급할 것을 정한 경우에는 그에 따를 것이나, 여기서도 특별히 정하지 않았다면 비록 사용자가 직무발명으로 인하여 외화로 이익을 얻었더라도 이를 외화채권이라고 보기는 어려울 것임

 

⑶ 대법원은 대상판결(대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287168 판결)을 통해 아래와 같이 이 점을 명확하게 설시하였음

◎ 대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287168 판결 : 발명진흥법 제15조 제1항이 정하는 직무발명 보상금 채권은 당사자가 외국통화로 지급하기로 약정하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 채권액이 외국통화로 지정된 외화채권이라고 할 수 없다.

 

마. 대상판결(대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287168 판결)의 의의

 

⑴ 직무발명 보상금 지급 채무의 지체책임 발생시기에 관하여 직무발명에 관한 근무규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 이행기한의 정함이 없는 채무이므로 채무자는 이행청구를 받은 때로부터 지체책임이 있다는 점을 명확하게 하였음

 

⑵ 사용자가 직무발명으로 인하여 외화로 이익을 얻은 경우에도 직무발명 보상금 채권은 종업원과 사용자 사이에 외국통화로 지급하기로 약정하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 채권액이 외국통화로 지정된 외화채권이라고 할 수 없음을 밝혔음

 

4. 종업원의 직무발명 보상금 청구권 소멸시효(퇴직 후 변경된 근무규정 적용 여부)(대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결) [이하 판례공보스터디 민사판례해설 2024.7. 15.자 공보, 박태일 P.7-15 참조]

 

가. 직무발명보상금 청구권의 소멸시효

 

⑴ 직무발명의 의의 및 권리 귀속

 

㈎ 직무발명에 관하여 1963. 3. 5. 법률 제1293호로 개정된 특허법이 최초로 규정을 마련한 이래, 1994. 3. 24. 법률 제4757호로 제정된 발명진흥법이 특허법과 일부씩 나누어 규정을 두다가, 2006. 3. 3. 법률 제7869호 개정으로 발명진흥법에 모든 규정이 통합되었고, 2007. 4. 11. 법률 제8357호로 발명진흥법 전부 개정이 있었음

 

㈏ 직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원[발명진흥법상 ‘종업원, 법인의 임원 또는 공무원’을 ‘종업원등’으로 약칭하고 있음. 이 글에서는 특별히 법문상의 표현으로 사용하거나 특별히 ‘종업원’과 구별하여 ‘종업원등’이라고 표시하여야 하는 경우를 제외하고는 ‘종업원’이라고만 함]이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체[발명진흥법상 ‘사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체’를 ‘사용자등’으로 약칭하고 있음. 이 글에서는 특별히 법문상의 표현으로 사용하거나 특별히 ‘사용자’와 구별하여 ‘사용자등’이라고 표시하여야 하는 경우를 제외하고는 ‘사용자’라고만 함]의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말함(발명진흥법 제2조 제2호)

 

직무발명은 발명진흥법상의 개념으로서, 특허법상 보호되는 ‘발명’에 국한되지 아니하고, 실용신안법상 보호 대상이 되는 ‘고안’ 및 디자인보호법상 보호 대상이 되는 ‘창작’을 포함하는 개념임(발명진흥법 제2조 제1호)[이에 발명진흥법에서는 직무발명에 관한 규정에서 ‘특허, 실용신안등록, 디자인등록’을 ‘특허등’으로, ‘특허권, 실용신안권, 디자인권’을 ‘특허권등’으로 표시하고 있음(발명진흥법 제10조 제1항). 이 글에서는 특별히 법문상의 표현으로 사용하거나 특별히 ‘특허’ 및 ‘특허권’과 구별하여 ‘특허등’ 및 ‘특허권등’이라고 표시하여야 하는 경우를 제외하고는 ‘특허’ 및 ‘특허권’이라고만 함]

☞ 발명진흥법 제2조에 따라 직무발명에 해당하려면, 종업원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하여야 함

 

㈐ 발명진흥법 제10조 제1항은 직무발명에 대하여 종업원이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받으면 사용자는 특허권에 대하여 통상실시권을 가지는 것으로 정하고 있음(다만, 2013. 7. 30. 법률 제11960호 개정으로 ‘사용자가 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원과의 협의를 거쳐 미리 종업원의 직무발명에 대하여 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계시키는 계약 또는 근무규정 또는 종업원의 직무발명에 대하여 사용자를 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정을 체결하거나 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.’라는 취지의 단서 규정을 추가하였음)

 

① 발명진흥법 제10조 제3항은 ‘직무발명 외의 종업원의 발명에 대하여 미리 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.’라고 정하고 있음

 

② 이러한 규정의 반대해석으로부터 직무발명에 대하여는 미리 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 승계시키는 약정 또는 근무규정이 유효하다고 할 것인데, 이를 강학상 ‘사전 승계’ 또는 ‘예약승계’ 약정으로 부르고 있음

 

③ 위 규정 문언에서 알 수 있듯이 ‘약정’과 ‘근무규정’의 효과 차이 없이 사전승계의 취지를 정할 수 있도록 동등하게 규정하고 있음(이에 이 글에서는 특별히 ‘사전승계 약정’과 구별하여 ‘사전승계 취지를 정한 근무규정’을 기술하는 경우를 제외하고는 ‘사전승계 약정’이라고만 표현함)

 

㈑ 이러한 사전승계 약정에 따른 권리의 승계가 실제로 이루어지는 절차에 관하여

 

① 직무발명 완성시 종업원은 사용자에게 그 완성사실을 서면(전자문서 포함)으로 알리도록 하고(발명진흥법 제12조)

 

② 이에 대하여 4개월 내에 사용자가 종업원에게 승계여부 의사를 서면(전자문서 포함)으로 알리도록 하며(발명진흥법 제13조 제1항, 발명진흥법 시행령 제7조)[사용자가 발명진흥법 제13조 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자는 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 간주되고, 이 경우 사용자는 발명진흥법 제10조 제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없음(발명진 흥법 제13조 제3항)]

 

③ 사용자의 권리승계 의사 통지시에 권리승계가 이루어지는 것으로 봄(발명진흥법 제13조 제2항)

 

※ 2024. 2. 6. 법률 제20197호 개정법(2024. 8. 7. 시행)에 의한 변경

 

㉠ 사전승계 약정이 있는 경우 직무발명에 대한 권리가 발명을 완성한 때부터 사용자에게 승계되도록 변경함(개정 발명진흥법 제13조 제1항 본문) ⇦ 현행법상 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계받기 위해서는 직무발명 신고를 받은 후 4개월 이내에 종업원에게 승계 여부를 통지하여야 하나, 승계 통지 전까지 불확정적 권리관계로 인해 종업원이 제3자에게 직무발명에 대한 권리를 승계하는 이중양도 문제가 발생할 수 있다는 견지에서 이루어진 개정임[이러한 불확정적 권리관계로 인한 직무발명 이중양도 문제를 다룬 사례로는 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결 및 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313,77320 판결 참조]

 

㉡ 다만 사용자가 종업원의 직무발명 완성사실 통지시부터 4개월 내 종업원에게 권리 승계 않겠다고 통지하는 경우는 예외로 함(개정 발명진흥법 제13조 제1항 단서, 발명진흥법 시행령 제7조)[또한, 사전승계 약정이 없는 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 제12조에 따라 통지를 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 서면으로 알려야 하고, 이 경우 사용자등은 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다는 규정(2024. 2. 6. 개정 발명진흥법 제13조 제2항), 사용자등이 제2항에 따른 기간 에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 간주되고, 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다는 규정(2024. 2. 6. 개정 발명진흥법 제13조 제3항)도 함께 입법되었음]

 

㉢ 시행 이후 직무발명한 경우부터 적용(부칙 제2조)

 

⑵ 직무발명보상금 청구권의 의의

 

㈎ 종업원은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 계약이나 근무규정에 따라 사용자에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가짐(발명진흥법 제15조 제1항).

 

① 직무발명에 대한 권리의 사용자에게로의 승계에 대한 보상청구권을 명시적으로 마련한 것

 

② 직무발명보상금 산정요소로서는 ‘사용자가 얻을 이익’과 ‘그 발명의 완성에 사용자와 종업 원이 공헌한 정도’를 고려하여야 함[직무발명보상금 산정요소로서 1961. 12. 31. 법률 제950호로 제정되고 1973. 2. 8. 법률 제2505호로 전부 개정되기 전까지의 구 특허법 제16조 제2항은 “그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익”을 고려하도록 규정하고 있었고, 1973. 2. 8. 법률 제2505호로 전부 개정된 후 1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부 개정되기 전까지의 구 특허법 제18조 제2항은 “그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익의 액과 그 발명을 완성하게 한 데 대하여 사용자등이 공헌한 정도”를 고려하도록 규정하고 있었으며, 1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부 개정된 후 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전까지의 구 특허법 제40조 제2항도 같았음. 이후 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되고 2006. 3. 3. 법률 제7869 호로 개정되기 전까지의 구 특허법 제40조 제2항은 “그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익의 액 과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도”를 고려하도록 규정하여 명시적으로 ‘사용자가 얻을 이익’과 ‘그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도’를 직무발명보상금 산정요소로 정하였음. 이후 직무발명에 관한 규정이 발명진흥법에 통일적으로 규정되고, 직무발명 보상에 대한 절차적 정당성을 보다 강조하는 형태로 관련 규정 체계가 변화되었으나, 정당한 보상금으로 평가하기 위하여는 위 두 가지 산정요소를 고려하여야 한다는 취지는 계속 유지되어왔음(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정된 발명진흥법 제13조 제3항, 2007. 4. 11. 법률 제8357호로 전부 개정된 발 명진흥법 제15조 제3항, 2013. 7. 30. 법률 제11960호로 개정된 발명진흥법 제15조 제6항)] [한편 제정법 이래로 규정되어왔던 직무발명의 보상에 대하여 “종업원등이 정당한 결정방법을 제시한 때에는 이를 참작하여야 한다.”라는 규정은 2001. 2. 3. 개정법에서 삭제되었음. 대신 발명과 기술혁신에 대한 정당한 보상체계의 확립을 유도하여 신기술 개발 촉진 및 국가산업경쟁력을 제고하고 종업원, 연구원의 연구개발의욕을 증대한다는 취지에서 “보상금의 지급기준에 관하여 필요한 사항은 대통령령 또는 조례로 정한다.”라는 규정을 두어 직무발명 보상체계 구축을 위해 특허법 시행령에 보상금의 지급기준을 규정할 수 있는 근거 규정을 마련하였음. 다만 이러한 입법에도 불구하고 보상금 지급기준에 관한 대통령령 또는 조례의 제정은 이루어지지 않았는데, 이는 사적자치 영역에 대한 정부의 과도한 개입에 대한 우려감의 반영이라고 할 수 있음]

 

③ 실무상 사용자가 얻을 이익을 정한 후 이를 공헌도에 따라 사용자와 종업원에게 분배하는 판단과정을 거치게 됨.

대부분의 재판례에서는 사용자의 공헌을 판단하든지 또는 종업원의 공헌을 판단함으로써 각 당사자의 공헌도를 배분하는 형식을 취하고 있음.

이러한 과정을 통해 ‘1－사용자 공헌도’의 방식으로 종업원 공헌도를 산정하고, 또한 여기에 공 동발명인 경우는 공동발명자 중 1인인 원고의 기여도까지 반영하여, 『보상금 = 직무발명 으로 인하여 사용자가 얻을 이익 × 발명자보상율(= 1－사용자 공헌도) × 발명자 개인(원고)의 기여도(공동발명의 경우) 』와 같은 방식으로 직무발명보상금을 산정하는 것이 일 반적임

 

⑶ 직무발명보상금 청구권의 소멸시효 기간과 기산점

 

㈎ 직무발명보상금 청구권의 법적 성질에 대하여 일본에서는 약정채권설과 법정채권설의 견 해 대립이 있는데 일본 법원이 법정채권설에 기초하여 재판례를 형성해왔고, 사용자가 대가의 지불을 하지 않는 경우 종업원은 그 보상금청구만 할 수 있을 뿐 계약을 해제하여 매매목적물, 즉 특허를 받을 수 있는 권리의 반환을 요구할 수 없을 것이므로 법정채권설이 타당함.

즉, 직무발명보상금은 권리양도에 따른 대가 청구권이라기보다는 직무발명과 관련하여 사업자와 종업원의 이익 조화를 위한 일종의 인센티브적인 제도 장치로 이해할 수 있음

 

㈏ 종업원이 갖는 정당한 보상을 받을 권리는 무형의 재산권인 특허권에 대한 대가이고, 발 명진흥법에 의하여 당연히 발생하는 법률상의 권리임

① 노동의 대가인 임금과 구분됨

② 소멸시효는 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 완성되며, 보상금청구권의 발 생시(승계 또는 설정시)로부터 진행됨

③ 종업원이 한 발명을 사용자가 영업상의 이익을 지키기 위하여 영업비밀로 간직하고 특허 출원하지 않기로 하는 취지의 합의가 사용자와 종업원과의 사이에 있는 경우에는, 특단의 사정이 없는 한, 합의시에 특허받을 권리의 승계로 보아 보상금청구권이 발생한다고 할 수 있으므로 직무발명보상금 청구권의 소멸시효는 해당 합의시로부터 진행됨

④ 회사의 근무규정 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 됨

 

㈐ 우리 판례는 10년의 소멸시효와 기산점에 관하여 아래와 같이 설시하고 있음

 

◎ 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 : 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고 그 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점으로 봐야 할 것이나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.

 

① 사용자가 종업원으로부터 권리를 승계할 당시 사용자의 직무발명보상규정에는 “회사는 전조의 규정에 의하여 권리를 승계한 때에는 이 규정에서 정하는 바에 따라 보상금을 지급하여야 한다.”, “보상금은 출원보상, 등록보상, 실적보상, 처분보상으로 구분 지급한다.”, “직무발명에 의한 특허권의 실시에 의해 회사에 기여한 것으로 인정되는 것에 대해서는 해당사업부장과 지적재산담당임원의 심의를 거쳐 기여실적액의 5% 범위 내에서 보상금을 지급할 수 있다. 첫회분은 제품출시연도의 다음 회계연도 1년 동안의 실적을 평가하여 보 상금을 지급한다.”고 규정되어 있고, 직무발명보상심의요령에는 “직무발명보상금 지급대상 중 … 실시 및 처분된 특허는 심의에 의해 지급결정된 날로부터 1개월 내에 지급한다.” (제6조)고 규정되어 있었던 사안임

 

② 이에 직무발명보상금은 그 특허발명의 실시에 의해 회사(사용자)에 기여한 것으로 인정되 는 경우 해당 사업부장과 지적재산담당임원의 심의가 이루어진 후에 지급하는 것이고, 특히 그 첫 회분은 제품출시연도의 다음 회계연도 1년 동안의 실적을 평가하여 지급하도록 되어 있으므로, 직무발명보상금청구권의 행사는 위와 같은 심의가 이루어지고 제품화된 1997. 2.경의 다음 회계연도 1년 동안의 실적을 평가한 후에야 비로소 가능하다고 할 것 인데, 위와 같은 심의 혹은 평가가 이루어졌음을 인정할 아무런 증거가 없어 그 소멸시효의 기산점이 되는 시기는 아무리 빨라도 제품화된 다음 회계연도인 1998년 이후라고 판단하였음(한편, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결의 판례해설은 위 법리로 인해, 근무규칙 등에 보 상금청구의 지급시기가 정해져 있는 경우 종업원이 그 기간이 도래할 때까지는 항상 사용자에 대 하여 정당한 보상을 청구할 수 없다고 해석해서는 안 될 것이라는 견해를 밝히고 있음. 직무발명보 상금을 지급하도록 한 법률 규정은 경제적 약자인 종업원을 보호하기 위한 강행규정이므로, 그 기 간의 정함이 합리성 없이 종업원의 직무발명보상금청구권을 실질적으로 제한하는 등 종업원에게 불리하다고 해석될 경우에는 그 한도 내에서 무효라고 보아야 한다고 이유를 밝히고 있음)

 

⑷ 사용자의 일부변제와 시효중단 및 시효이익의 포기

 

사용자가 계약이나 근무규정 등에 의하여 산정한 금액을 정당한 보상금액이라고 믿고 종 업원등에게 보상금을 지급하였는데, 그 보상금액이 발명진흥법에 따른 정당한 보상금액에 미치지 못하는 것으로 밝혀지는 경우, 사용자의 보상금 지급은 일부변제에 해당함

☞ 이와 같은 사용자의 보상금지급이 보상금청구권의 소멸시효 완성 전에 이루어진 경우에는 민법 제168조 제3호의 승인에 의한 시효중단 여부가, 소멸시효 완성 후에 이루어진 경우에는 민법 제184조의 시효이익의 포기 여부가 각각 문제될 수 있음 ⇨ 사용자가 계약이나 근무규정 등에 의하여 산정한 금액이 정당한 보상금액이라고 믿고 종업원에게 보상금을 지급하였다면, 사용자가 실제 지급액과 정당한 보상금액 사이의 차액 부분에 대한 권리의 존재를 인식하고 있었다고 할 수 없으므로, 사용자의 보상금 지급 행위가 민법 제168조 제3호의 승인이나 민법 제184조의 시효이익의 포기에 해당한다고 보기 어렵다고 할 것임

 

⑸ 근무규정 변경과 법률상 장애의 해소 여부

 

㈎ 직무발명보상규정과 같은 직무발명에 관한 근무규정은 취업규칙이 일반적인 형태이겠지만 사용자가 일방적으로 작성한 규정도 여기에 해당할 수 있음[다만, 직무발명 보상에 대한 절차적 정당성을 보다 강조하는 형태로 관련 규정 체계가 변화된 2013. 7. 30. 법률 제11960호 개정으로 사용자가 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준·지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원에게 문서로 알려야 하고, 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원과 협의하여야 하며, 보상규정을 종업원에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원의 과반수의 동의를 받아야 하는 등의 절차 규정이 마련되었음(발명진흥법 제15조 제2 내지 5항, 발명진흥법 시행령 제7조의2)]

대상판결(대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결)의 사안에서도 직무발명 보상지침이 피고 회사의 ‘내규’로 제정되고 여러 차례 개정되었음

 

㈏ 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결에 따라 사용자가 종업원으로부터 권리를 승계 할 당시 사용자의 직무발명보상규정에 직무발명보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에 는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있게 됨

 

㈐ 이후 사용자의 직무발명보상규정 등 직무발명에 관한 근무규정이 개정되더라도 개정 규정 의 시행 당시 해당 종업원이 여전히 사용자의 종업원으로 재직 중이라면 개정 규정의 적용을 받게 될 것임

 

㈑ 그런데 직무발명을 한 종업원이 퇴사한 후 사용자의 직무발명보상규정이 개정된 경우에도 그 개정 규정이 퇴사한 직무발명자에게 미치는가에 관하여는 명확한 선례가 없었음

① 대상판결(대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결)의 원심과 제1심은 이 경우에도 개정 규정이 퇴사한 직무발명자에게 미친다고 보는 전제에서 판단하였음

② 대상판결(대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결)은 다른 입장에서 아래 법리를 설시하였음

◎ 대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결 : 사용자가 직무발명에 관한 근무규정을 변경하였는데 그러한 변경 이전에 이미 종업원이 퇴직하였다면 그 종업원이 사용자와 사이에 변경된 근무규정을 적용하기로 합의하는 등의 특별한 사정이 없는 한 변경된 근무규정은 변경 이전에 이미 퇴직한 종업원에게는 적용되지 않는다.

 

나. 대상판결(대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결)의 의의

 

퇴직한 종업원인 원고가 직무발명 완성 당시의 사용자인 피고를 상대로 직무발명보상금 지급을 구한 사건에서, 원고의 직무발명 보상금청구권 행사에는 피고가 해당 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 원고의 직무발명 보상금청구권이 발생할 당시에 시행되던 피고의 직무발명에 관한 근무규정이 적용될 뿐이고 원고가 퇴직한 후 피고가 변경한 근무규정이 적용되지는 않음을 명확히 함