【성과도용(성과물도용) 부정경쟁행위와 침해자이익에 기초한 손해배상】《부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 의한 손해액산정, 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항의 ‘침해자의 이익’의 의미..

【성과도용(성과물도용) 부정경쟁행위와 침해자이익에 기초한 손해배상】《부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 의한 손해액산정, 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항의 ‘침해자의 이익’의 의미 및 추정 복멸을 위한 주장·증명책임 성과도용 부정경쟁행위와 침해자이익에 기초한 손해배상(대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다310873 판결)》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕

 

1. 성과도용 부정경쟁행위 성립 여부 [이하 판례공보스터디 민사판례해설, 박태일 P.2050-2058 참조]

 

가. 관련 규정

 

● 부정경쟁방지법 2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “부정경쟁행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

자. 타인이 제작한 상품의 형태(형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.

⑴ 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위

⑵ 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위

파. 그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

3. “영업비밀 침해행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

라. 계약관계 등에 따라 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

 

● 부정경쟁방지법 제14조의2(손해액의 추정 등)

② 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 영업상의이익을 침해당한 자가 제5조 또는 제11조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한자의 손해액으로 추정한다.

 

나. 성과도용 부정경쟁행위의 입법 취지

 

⑴ 판례는 부정한 경쟁행위에 민법상 불법행위를 적용하고 그에 기한 금지청구권도 허용하고 있다(대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정).

◎ 대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정 : 경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당하는바, 위와 같은 무단이용 상태가 계속되어 금전배상을 명하는 것만으로는 피해자 구제의 실효성을 기대하기 어렵고 무단이용의 금지로 인하여 보호되는 피해자의 이익과 그로 인한 가해자의 불이익을 비교·교량할 때 피해자의 이익이 더 큰 경우에는 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다고 할 것이다.

 

⑵ 위 결정의 취지를 반영하여 2013. 7. 30. 개정 부정경쟁방지법 제2조 제1호 ‘차’목 신설하였다. 2018. 4. 17. 개정 시 ‘카’목으로, 2021. 12. 7. 개정 시 ‘파’목으로 위치 이동하였다.

 

「그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위」

 

⑶ 2013. 7. 30. 개정 전 구 부정경쟁방지법의 적용 범위에 포함되지 않았던 새로운 유형의 부정경쟁행위에 관한 규정을 신설한 것이다.

새로이 등장하는 경제적 가치를 지닌 무형의 성과를 보호하고 입법자가 부정경쟁행위의 모든 행위를 규정하지 못한 점을 보완하여 법원이 새로운 유형의 부정경쟁행위를 좀 더 명확하게 판단할 수 있도록 함으로써, 변화하는 거래관념을 적시에 반영하여 부정경쟁행위를 규율하기 위한 보충적 일반조항이다(대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결, 대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정 참조).

 

나. 성립 요건

 

⑴ 판례의 태도

 

대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결(골프코스 이미지를 골프코스 설계에 대한 저작권과는 별개의 성과로 인정), 대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정(BTS와 관련하여 쌓인 명성ㆍ신용ㆍ고객흡인력을 성과로 인정) 전까지는 하급심 사례들에서 성과도용 부정경쟁행위를 법문 규정상의 요건 충족만을 판단하여 적극적으로 인정할 것인지, 아니면 기존의 지재법 개별 조항에 해당하지 않았던 무형적인 영역에 새로운 권리나 법적 보호를 부여하는 데 대한 신중함의 강조로 비록 법문상 명문 규정은 없으나 ‘특별한 사정’이라는 요건을 부가하여 특별한 사정이 있는 경우에만 매우 소극적으로만 보호를 허용할 것인지 논란이 있었으나, 위 대법원판결과 결정으로 성과도용 부정경쟁행위의 입법취지와 성립 요건에 관한 법리 설시가 이루어지고 이후 이러한 법리에 따라 판단이 이루어지고 있다.

 

⑵ 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등

 

① 법문상 보호대상인 ‘성과 등’의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다.

 

② ‘성과 등’을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다.

 

③ 이러한 성과 등이 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진’ 것인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적ㆍ개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다.

 

④ 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용한 경우 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

 

다. 상품 또는 서비스의 특징적인 외관 등에 대한 보호는 미국 판례법을 통하여 형성된 트레이드 드레스(Trade dress) 보호의 문제로 논의되고 있음

 

⑴ 트레이드 드레스란 ‘다른 상품이나 서비스와 구별하게 해 주는 어떤 상품이나 서비스의 전체적인 시각적 이미지’를 말하는 것으로 ‘물품의 크기, 형상, 색채 또는 색채의 조합, 소재(질감), 도형, 설계 광고주제 등을 포함하는 다수의 상이한 물리적 형태 등으로 구성’되는데, 여기에는 ‘물품의 포장이나 라벨링’도 포함됨은 물론 다른 물품과의 식별기능을 발휘하는 ‘물품 자체의 디자인이나 외관’도 포함되며 ‘식당의 실내장식, 메뉴, 서비스방식, 판매기법’ 등까지 포함하는 개념이다.

 

⑵ 우리나라에서 트레이드 드레스는 주지된 영업표지로서의 주지성을 갖춘 경우에는 영업주체혼동 부정경쟁행위로 보호받을 수 있고(2018. 4. 17. 개정된 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목에서 ‘상품 판매ㆍ서비스 제공방법 또는 간판ㆍ외관ㆍ실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관’이 영업표지에 포함됨이 명확하게 규정되었지만, 명문의 규정이 없었던 시기에도 같은 취지로 해석할 수 있었음), 트레이드 드레스를 구성하는 요소들을 입체상표와 색채상표로 등록받은 경우에는 상표법에 의한 보호도 가능하다[상표법상 ‘표장’이란 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램ㆍ동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시로 정의되어 있다(상표법 제2조 제1항 제2호). 제정 상표법은 상표의 정의에 관하여 ‘기호ㆍ문자ㆍ도형 또는 이들의 결합’만을 규정하고 있다가 그 보호대상을 확대하여 1995. 12. 29. 개정 시에 색채상표(다만 색채는 부수적 구성요소로만 인정하여 색채 그 자체는 제외)의 등록을, 1997. 8. 22. 개정 시에 입체상표의 등록을 각각 허용하였다. 나아가 2007. 1. 3. 개정 시에는 시각적으로 인식할 수 있는 상표 전반으로 상표등록허용범위를 확대하였으며, 2011. 12. 2. 개정 시에는 비시각적 상표의 보호까지 인정하기에 이르렀다).

 

⑶ 이 외에 트레이드 드레스를 성과도용 부정경쟁행위에 의하여 보호할 수도 있는데 대표적인 선례로는 서울고등법원 2016. 5. 12 선고 2015나2044777 판결(대법원 2016. 9. 21. 자 2016다229058 심리불속행 판결로 확정)을 들 수 있다.

 

위 판결은 아래와 같이 법리를 설시하였다.

『부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목[= 현재의 파목에 해당함]의 보호 대상인 ‘타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과’에는 새로운 기술과 같은 기술적인 성과 이외에도 특정 영업을 구성하는 영업소 건물의 형태와 외관, 내부 디자인, 장식, 표지판 등 ‘영업의 종합적 이미지’의 경우 그 개별 요소들로서는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 내지 (자)목을 비롯하여 디자인보호법, 상표법 등 지식재산권 관련 법률의 개별 규정에 의해서는 보호받지 못한다고 하더라도, 그 개별 요소들의 전체 혹은 결합된 이미지는 특별한 사정이 없는 한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목이 규정하고 있는 ‘해당 사업자의 상당한 노력과 투자에 의하여 구축된 성과물’에 해당한다고 볼 수 있으므로, 경쟁자가 이를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목이 규정한 부정경쟁행위에 해당한다고 봄이 타당하다.』

 

⑶ 피고들이 아래와 같이 원고 매장의 간판, 인테리어 등(‘원고 매장 이미지’)과 흡사한 간판 등을 사용하여 원고와 동일하게 단팥빵 매장을 운영함을 인정하고, 성과도용 부정경쟁행위의 성립을 긍정한 사례이다.

※ ㈎ 매장의 전면 디자인은 ① 상부에 위 ‘외부 간판’을 전면 좌우 폭 전체에 걸쳐 배치하고, ② 가운데에 판매용 빵들을 진열하는 투명한 매대(賣臺)를 고객들의 허리 정도 높이에 배열하며, 매대의 내부에 밝은 조명을 배치하면서 매대의 하단은 어둡게 하고, ③ 하부에 1자 형태의 목재 인테리어 제재를 수직으로 늘어뜨리며, ④ 매장의 좌측이나 우측에 대형 단팥빵 전광판을 배치. ㈏ 매대의 바로 뒷부분에 직원들이 제빵 작업을 ‘즉석’에서 수행할 수 있는 작업대를 배치하고, 작업대의 뒤에 오븐 및 다 구워진 빵을 보관하는 보관대를 배열.

 

 

⑷ 한편 서울중앙지방법원 2014. 11. 27. 선고 2014가합524716 판결은 트레이드 드레스를 성과 도용 부정경쟁행위에 의하여 보호하는 법리에 관하여 아래와 같이 설시한 바 있다.

 

『상행위를 의미하는 ‘트레이드(Trade)’와 전체적인 외관, 외양을 의미하는 ‘드레스(Dress)’의 조합에 의한 용어인 '트레이드 드레스(Trade Dress)'는 어문상으로는 상행위와 관련된 상품 등의 외관, 외양을 의미하는데, 상품이나 서비스의 출처를 표시하는 문자나 기호 또는 도형들과는 달리, 상품이나 서비스의 포장, 색채의 조합 그리고 도안을 포함하는 ‘상품이나 서비스의 전체적인 이미지’가 포함되고(예컨대 “McDonald’s"나 "KFC"는 소비자가 그들의 등록상표를 보고서 다른 업체와 쉽게 구별할 수 있겠지만, 그러한 상표가 없더라도 그들의 전반적인 영업형태를 보고서 그것이 “McDonald’s"인지 "KFC"인지, 아니면 “Burger King" 등의 다른 패스트푸드 업체인지를 한눈에 알아차릴 수 있다), 영업소의 형태와 외관, 내부 디자인, 장식, 표지판, 근로자의 작업복 등 ‘영업의 종합적인 이미지’ 또한 포함될 수 있다[미국 연방대법원의 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc,. 505 U.S. 763 (1992) 판결 등 참조]. 트레이드 드레스로 보호받기 위하여는, ① 본질적으로 식별력이 있거나(inherently distinctive), 2차적 의미(secondary meaning, 사용에 의한 식별력)를 획득함으로써 식별력이 있어야 하고, ② 비기능적(non-functional)이어야 하며, ③ 트레이드 드레스에 의하여 침해자의 상품 출처에 관하여 소비자에게 혼동의 가능성(likelihood of confusion)을 야기하여야 한다는 요건을 갖추어야 한다. 비록 우리나라의 경우 트레이드 드레스를 독자적으로 보호하는 규정은 존재하지 않지만, 앞서 본 바와 같은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목[= 현재의 파목에 해당함]의 도입 취지와 트레이드 드레스의 의미 및 요건을 종합적으로 고찰해 볼 때, 특정 영업을 구성하는 영업소의 형태와 외관, 내부 디자인, 장식, 표지판 등이 각각 개별 요소들로서는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 내지 (자)목을 비롯하여 디자인보호법, 상표법 등 지식재산권 관련 법률의 개별 규정에 의해서는 보호받지 못한다고 하더라도, 그 개별 요소들이 전체 또는 결합된 경우 위와 같이 식별력, 비기능성, 출처 혼동 가능성을 모두 갖추어 상품이나 서비스의 전체적인 이미지로서의 트레이드 드레스로 평가될 수 있다면(따라서, 개별 요소들이 지식재산권 관련 법률의 개별 규정에서 요구하는 요건들[예컨대, 상표권등록, 디자인권등록, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목이 요구하는 상호의 주지성 등]을 갖추어야 하는 것은 아니다), 이는 특별한 사정이 없는 한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목이 규정하고 있는 ‘해당 사업자의 상당한 노력과 투자에 의하여 구축된 성과물’에 해당한다고 볼 수 있고, 따라서 경쟁자가 이를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다고 할 것이다.』

 

투명한 컵 또는 콘에 담긴 소프트 아이스크림 위에 벌집채꿀(벌집 그대로의 상태인 꿀)을 올린 제품을 판매하는 원고 매장의 ① 외부 간판(흰색 바탕에 타자기로 친 듯한 서체의 검은색 글씨로 ‘SOFTREE’ 상호가 기재되어 있고, 상호의 각 글자 모양을 따라 네온등이 설치되어 있으며, 그 위·아래에는 상호보다 작은 크기의 문자가 배치되어 있고, 상호 좌측에 로고가 배치되어 있는 형상), ② 메뉴판(흰색 바탕에 검은색 영문자로 판매상품명을 적고, 그 사이사이에 젖소를 의인화한 형상, 아이스크림 모양 등의 도안들을 배치하며, 상품 가격은 천 원 미만의 단위를 소수점으로 표시한 형상), ③ 콘반지(콘 아이스크림에서 녹아 흘러내리는 아이스크림으로 인해 구매자의 손이나 옷이 더러워지는 것을 방지하기 위해 콘의 중간 부분에 꽂아서 사용하는 종이로 된 CD형태의 콘반지), ④ 젖소 로고(젖소의 모양을 단순화시켜 캐릭터화한 것으로서, 벌꿀 또는 아이스크림을 들고 서 있는 젖소의 모습을 형상화한 것으로, 원고 매장의 외부 간판, 메뉴판 등에 표시되어 있음), ⑤ 아이스크림 콘 진열형태(투명 용기에 색색깔의 아이스크림 콘을 여러 방향으로 높이 쌓아 올려 다양한 방향으로 휘어지도록 진열한 형태), ⑥ 벌집채꿀 진열 형태(유리 재질의 투명한 진열장 안에 다양한 크기의 유리그릇에 담겨진 벌집채꿀을 진열하고 내부에 조명을 비추어 전시)의 각 구성요소들 등이 원고의 성과에 해당함을 인정하고, 이를 모방한 피고에 대하여 성과도용 부정경쟁행위가 성립한다고 본 사례이다. 이 부분 제1심의 판단은 항소 일부 취하로 확정되었다. 이 부분 외에 원고가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목의 상품형태 모방행위를 청구원인으로 피고 아이스크림 제조․판매 금지를 구하는 청구 등이 있는데 제1심은 인정하였으나 항소심(서울고등법원 2015. 9. 10. 선고 2014나2052436 판결) 및 상고심(대법원 2016. 10. 27. 선고 2015다240454 판결)은 부정하였다. 사회통념으로 볼 때 그 상품들 사이에 일관된 정형성이 없어 상품형태 모방행위의 보호대상이 될 수 없다는 이유이다.

 

라. 성과도용 부정경쟁행위와 침해자이익에 기초한 손해배상(대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다310873 판결)

 

⑴ 위 판결의 쟁점은, 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항의 ‘침해자의 이익’의 의미 및 추정 복멸을 위한 주장·증명책임이다.

 

⑵ 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항은 부정경쟁행위로 영업상의 이익을 침해한 자가 침해행위로 이익을 얻은 경우에는 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 추정한다고 정하고 있다. ‘침해자가 받은 이익’이란 침해자가 침해행위로 얻게 된 것으로 그 내용에 특별한 제한이 없으므로(특허법에 관한 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 참조) 부정경쟁행위의 모습에 따라 여러 가지 방식으로 산정될 수 있고, 반드시 침해품의 판매를 통해 얻은 이익에만 한정되지 않는다. 타인의 성과 등을 무단으로 사용하여 완제품을 제조함으로써 타인의 성과 등을 적법하게 사용한 경우에 비해 완제품 제조비용을 절감한 경우에는 비용 절감으로 인한 이익을 침해자의 이익으로 볼 수도 있다.

한편 원고가 실제로 입은 손해가 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 따른 추정액에 미치지 못하는 경우에는 추정의 전부 또는 일부가 뒤집어질 수 있으나, 추정을 뒤집기 위한 사유와 그 범위에 관해서는 피고가 주장·증명을 해야 한다(상표법에 관한 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 참조).

 

⑶ 피고는 원고의 성과에 해당하는 이 사건 구동장치 도면 파일을 중국 업체에 제공하여 중국 업체로부터 이 사건 구동장치를 대체할 구동장치를 저렴한 가격에 수입하였고, 그 무렵부터 더 이상 원고로부터 이 사건 구동장치를 구입하지 않음으로써 원고를 공급처에서 배제하였다.

 

⑷ 피고의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 보고, 이를 통해 피고가 절감한 영업상 이익을 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 의한 침해자의 이익으로 보아 손해액을 산정한 원심판결을 수긍한 사안이다.

 

마. 가맹계약 종료 후 음식점의 영업방법을 계속 사용한 행위가 부정경쟁방지법 (카)목의 부정경쟁행위에 해당하는지 여부 (대법원 2022. 6. 16.자 2019마6625 결정)

 

⑴ 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2021. 12. 7. 법률 제18548호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (카)목[이하 ‘(카)목’이라고 한다]은 그 보호대상인 ‘성과 등’의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. ‘성과 등’을 판단할 때에는 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 하고, 이러한 성과 등이 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 것’인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다.

 

또한 (카)목이 정하는 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용’한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다.

 

⑵ 갑이 돼지고기 음식점 가맹사업을 운영하는 을 주식회사와 가맹계약을 체결하여 그 가맹사업의 상호로 가맹점을 운영하다가 가맹계약을 해지한 다음, 다른 상호로 돼지고기 음식점 및 가맹사업을 운영하면서 기존 음식점들의 외부 간판은 다른 상호로 변경하였으나 을 회사로부터 제공받은 인테리어, 메뉴 또는 세팅의 일부 등 영업방법은 그대로 사용하자, 을 회사가 갑을 상대로 갑이 위 영업방법을 계속 사용하는 것은 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2021. 12. 7. 법률 제18548호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (카)목[이하 ‘(카)목’이라고 한다]의 부정경쟁행위에 해당한다며 사용금지를 구하는 가처분신청을 한 사안에서, 을 회사 가맹사업이 구축한 독창적인 이미지가 (카)목의 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등’에 해당한다고 볼 여지가 있으나, 위 이미지는 상호, 간판 등 외관, 인테리어 및 구체적인 메뉴의 구성과 서빙 방법 등을 종합하여 형성된 것인 반면, 갑은 그중 일부인 위 영업방법만을 계속 사용하였는데, 이는 이미 다수의 식당에서 사용되고 있는 것과 유사한 형태이거나 메뉴 또는 세팅의 극히 일부에 해당하여 위 영업방법만으로는 을 회사 가맹사업의 종합적 이미지가 형성된다고 보기 어렵고, 위 영업방법만을 별도로 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등’에 해당한다고 보기도 어려우며, 나아가 갑이 상호, 간판, 그리고 내부 인테리어의 일부를 변경하고 최상급 돼지고기의 사용을 표방함으로써 을 회사 가맹사업의 종합적인 이미지와는 다른 이미지를 구축하고 있는 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 갑이 위 영업방법을 계속 사용하는 것이 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 타인의 성과를 무단으로 사용한 경우’에 해당한다고 볼 수 없는데도, 이와 달리 보아 갑이 위 영업방법을 계속 사용하는 것이 (카)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 한 원심판단에는 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.

 

바. 방탄소년단(BTS)의 구성원들의 사진을 대량으로 수록한 부록과 사진이 포함된 포토카드 등을 제작하여 판매하는 행위가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (카)목의 성과물 도용 부정경쟁행위에 해당하는지 여부(적극)(대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정)

 

⑴ 위 판결의 쟁점은, 방탄소년단(BTS)의 구성원들의 사진을 대량으로 수록한 부록과 사진이 포함된 포토카드 등을 제작하여 판매하는 행위가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (카)목의 성과물 도용 부정경쟁행위에 해당하는지 여부(적극)이다.

 

⑵ 방탄소년단(BTS) 소속 기획사인 채권자가 연예인들의 사진, 기사 등을 주요 내용으로 하는 잡지를 제작·판매하는 채무자를 상대로 방탄소년단(BTS)의 구성원들의 사진을 대량으로 수록한 부록과 사진이 포함된 포토카드(이하 ‘이 사건 특별부록’) 등을 제작하여 판매하는 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 성과물 도용 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하며 이 사건 특별부록 등의 제작·판매 금지 등을 구하는 가처분을 신청한 사안이다.

 

⑶ 채권자는 전속계약에 따라 방탄소년단(BTS)의 음악, 공연, 방송, 출연 등을 기획하고, 음원, 영상 등의 콘텐츠를 제작·유통시키는 등 방탄소년단(BTS)의 활동에 상당한 투자와 노력을 하였고, 그로 인해 방탄소년단(BTS)과 관련하여 쌓인 명성·신용·고객흡인력이 상당한 수준에 이르렀는데, 이는 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등’으로 평가할 수 있고, 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공영역에 속한다고 볼 수 없으므로, 타인이 이를 무단으로 사용하면 채권자의 경제적 이익을 침해하게 되고, 통상적인 정보제공의 범위를 넘어 특정 연예인에 대한 특집 기사나 사진을 대량으로 수록한 별도의 책자나 DVD 등을 제작하면서 연예인이나 소속사의 허락을 받지 않거나 대가를 지급하지 않는다면, 상거래 관행이나 공정한 거래질서에 반한다고 판단하였다.

 

⑷ 채무자가 이 사건 특별 부록을 제작·판매하는 행위는 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 채권자의 성과 등을 무단으로 사용하는 행위에 해당한다고 보아 이 사건 가처분결정을 일부 인가한 원심의 판단을 유지하였다.

 

⑸ 같은 날 선고된 2016다276467 판결(골프존 사건)과 함께 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 판단기준을 처음으로 제시하면서, 무단으로 연예인의 사진 등을 대량으로 사용한 행위를 위 (카)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 판단한 사례이다.

 

2. 완제품 제조비용 절감의 이익을 침해자 이익으로 보아 손해액으로 추정  [이하 판례공보스터디 민사판례해설, 박태일 P.2050-2058 참조]

 

가. 손해액 추정규정의 취지

 

⑴ 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 사람은 그 손해를 배상할 책임을 진다(부정경쟁방지법 제5조).

본조에 의한 손해배상책임이 불법행위책임의 성질을 가진다는 점에는 이론이 없다.

 

⑵ 실제 소송에서 손해의 주종을 이루는 소극적 손해의 증명은 현실적으로 대단히 곤란하므로, 이러한 증명의 어려움을 감안하여 손해액의 추정규정(부정경쟁방지법 제14조의2)을 두었다.

 

⑶ 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항은 불법행위의 요건사실인 ‘침해행위와 인과관계 있는 손해액’을 증명하는 대신에 이보다 증명이 용이한 ‘침해자가 침해행위로 얻은 이익액’을 증명함에 의하여 ‘침해행위와 인과관계 있는 손해액’이 증명된 것으로 인정한다는 취지를 담고 있다.

 

이 규정은 피침해자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위(부정경쟁행위)에도 불구하고 피침해자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장ㆍ증명의 정도에 관하여는 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장ㆍ증명하는 것으로 족하다(상표법에 관한 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결, 특허법에 관한 대법원 2006. 10. 12. 선고2006다1831 판결 등 참조).

 

⑷ (상표법상 침해자 이익액을 권리자 손해액으로 추정하는 규정에 관하여) 침해자의 상품 또는 서비스의 품질, 기술, 디자인, 상표 또는 서비스표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 침해된 상표 또는 서비스표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있는 경우에는 위 추정과 달리 인정될 수가 있고, 이러한 특별한 사정에 침해자가 침해한 상표 또는 서비스표 이외의 다른 상표 또는 서비스표를 사용하여 이익을 얻었다는 점이 포함될 수 있으나, 그에 관한 증명책임은 침해자에게 있다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 참조).

 

나. 침해자 이익액에 의한 손해액 추정에서 이익의 의미

 

⑴ 여기서 말하는 이익이란 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없다(특허법에 관한 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 참조).

 

⑵ 여기서 말하는 이익의 범위에 대해서는 침해자의 매출액에서 제조원가 또는 매입원가만을 비용으로 공제한 것이라는 조이익설(粗利益說), 침해자의 매출액에서 매출을 얻기 위하여 필요로 한 비용 전부, 즉 제조원가ㆍ판매원가뿐만 아니라 판매비, 일반관리비, 제세공과금, 광고선전비 등을 모두 공제한 것이라는 순이익설(純利益說), 침해자의 매출액에서 제조원가ㆍ판매원가와 그 외에 침해제품을 제조ㆍ판매하는 데 직접 소요된 제경비를 공제한 것이라는 총이익설(總利益說), 침해자의 매출액에서 생산증가에 따른 변동비(예를 들어 원료비, 제품의 제조ㆍ판매를 위해 직접 추가적 지출을 요하는 인건비, 기타경비의 증가분)를 공제한 것이라는 한계이익설(限界利益說) 등이 대립한다.

 

대법원판결 중에는 순이익설을 따랐다고 해석할 여지가 있는 판결도 있고(상표법에 관한 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결), 한계이익설에 입각해 있다고 볼 수 있는 판결도 있다(상표법에 관한 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결).

 

하급심 실무상 한계이익설에 따른 손해액 산정 외에도 당사자들의 다양한 손해액 산정 방식 주장에 따라 매출액에 피고의 영업이익률을 곱하는 방식, 소득세법상 소득금액추계 방식 중 단순경비율을 곱하는 방식, 기준경비율을 적용하는 방식 등이 사용되기도 한다.

 

⑶ 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다310873 판결의 사안에서 문제되는 구동장치 도면 파일의 유용행위는 보호대상과 행위태양의 성격상 영업비밀 침해행위 또는 영업상 주요자산의 무단 사용행위와 유사한 측면이 있는데, 영업비밀 침해로 인한 손해의 개념에 관한 아래 판시도 어느 정도 참조가 될 수 있다.

◎ 대법원 2017. 9. 26. 선고 2014다27425 판결 : 영업비밀이나 영업상 주요 자산인 자료 등(이하 ‘영업비밀 등’이라 한다)을 취득함으로써 얻는 이익은 영업비밀 등이 가지는 재산가치이고, 재산가치는 영업비밀 등을 가지고 경쟁사 등 다른 업체에서 제품을 만들 경우, 영업비밀 등으로 인하여 기술개발에 소요되는 비용이 감소되는 경우의 그 감소분과 나아가 영업비밀 등을 이용하여 제품생산에까지 발전시킬 경우 제품판매이익 중 영업비밀 등이 제공되지 않았을 경우의 차액으로서 그러한 가치를 감안하여 시장경제원리에 따라 형성될 시장교환가격이다.