(서식-특허권침해손해배상)[사례77]손해배상청구(특허권침해) 예시문【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】

(서식-특허권침해손해배상)[사례77]손해배상청구(특허권침해) 예시문【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】

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(서식-특허권침해손해배상)[사례77]손해배상청구(특허권침해) 예시문【윤경변호사 법무법인바른】.hwp

 

                                           소 장

   

원 고 필립스 일렉트로닉 (Philips Electronics)

           네덜란드왕국 암스테르담 아인트호벤 그로네보드 세베그 1

           (1 Seveg Gronebod Eindhoven Amsterdam the Netherlands)

          대표이사 에이 웨스터라큰(A. Westerlaken)

 

피 고 (주) ○○전자

          경기도 ○○시 ○○구 ○○동 196-18

          대표이사 손○○

 

손해배상 등 청구의 소[특허권 침해]

 

                                                                청 구 취 지

 

1. 피고는 원고에게 미화 100,000달러 및 이에 대한 이 사건 소장 부본 송달일 다음날부터 완제일까지 연 15%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

2. 피고는 원고의 특허번호 제020064호의 “2진 데이저비트 블록열을 2진채널비트 블록열로 코팅시키는 방법”을 사용한 매스터 및 스템퍼를 이용하여 컴팩트디스크를 제조, 판매, 배포하여서는 아니된다.

3. 피고는 위 제2항 기재 컴팩트디스크의 기성품, 반제품 및 그 제조에 사용되는 매스터 및 스탬프 등 기계 일체 에 대한 점유를 풀고 이를 원고가 위임하는 집행관에게 보관하도록 하여야 한다.

4. 집행관은 위 보관의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

5. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

6. 위 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

 

                                                            청 구 원 인

 

1. 원․피고의 지위

원고는 전자제품 제조업 등에 종사하는 회사로서 특허번호 제020064호의 “2진 데이터비트 블록열을 2진 채널비트 블록열로 코팅시키는 방법”의 특허권자이고 피고는 컴팩트디스크(CD) 등을 제조하는 회사입니다.

 

2. 원고가 특허권자라는 사실

원고는 컴팩트디스크의 제작과 관련하여 2진 데이터비트 블록열을 2진 채널비트 블록열로 코딩시키는 방법에 대하여 2005. 10. 2. 특허번호 제020064호로 특허등록을 마쳤습니다. 위 특허권은 컴팩트디스크 및 관련된 제품생산에 있어 근간이 되는 기술이며 원고는 동 특허기술을 사용하여 컴팩트디스크를 직접 생산하거나 타회사들에게 특허실시권을 부여하는 방법으로 위 특허기술을 이용하고 있습니다. 위 특허의 내용은 컴팩트디스크(CD)에 오디오 등 정보를 녹음하는 방법에 대한 것입니다.

A. 컴팩트디스크(CD)의 종류

컴팩트디스크, 즉 CD는 1990년대 말부터 2000대 초반사이에 원고회사에 의하여 개발되었고 2002년경부터 상업화가 시작된 고밀도․비접촉식의 새로운 정보저장 매체입니다. 최초의 컴팩트디스크는 오디오 재생의 기능만을 가지고 있었으나 점차 오디오 이외에도 다른 형태의 정보저장도 가능하게 되었고 현재에는 컴퓨터에 사용되는 씨디 롬(CD-ROM), CD-I, CD-R 등이 개발되어 광범위하게 사용중입니다. 이런 특허는 위 매체들 중, 특히 오디오 컴팩트디스크의 제작시 원래의 오디오(일명, 원음)를 저장하는 방식에 대한 것입니다.

B. 오디오 컴팩트디스크의 제작과정

오디오 컴팩트디스크의 제작과정은 크게 ① 매스터링 이전작업, ②매스터링 작업, ③ 복제작업으로 구분됩니다. 첫째, 매스터링 이전작업은 다시 오디오 정보를 녹음하는 작업, 녹음된 오디오 정보를 디지털화 하는 작업, 그리고 디지털화된 음성정보를 이용하여 매스터 테이프를 제작하는 작업으로 나뉘고, 둘째의 매스터링 작업은 매스터 테이프를 이용하여 글래스 마스터를 제작하는 작업, 스탬퍼를 만드는 작업으로 나뉘며, 마지막 복제작업은 스템퍼를 이용하여 컴팩트디스크를 찍어내는 과정을 말합니다.

 

3. 원고의 특허권의 내용

앞에서 본 것처럼 원고회사에 의하여 컴팩트디스크가 최초로 개발되었던 관계로 원고는 CD패밀리, CD플레이어 등과 관련하여 다수의 특허권을 보유하고 있습니다. 피고가 침해한 이런 특허는 원고의 컴팩트디스크(CD) 관련 특허 중 오디오 컴팩트디스크(CD)에 오디오를 녹음하는 방법에 대한 특허이며, 컴팩트디스크에(CD) 오디오를 녹음하는 제작방법에 대한 원고의 특허기술은 현재 전세계적으로 표준화된 기술로 받아들여져 있습니다. 이러한 관계로 현재 세계에서 제작되는 거의 모든 컴팩트 디스크(CD)들은 원고회사와의 라이센스계약에 의하여 원고가 부여한 특허실시권에 근거하여 제작되고 있습니다.

 

4. 피고의 특허권 침해행위

이러한 컴팩트디스크 제작업자로는 위 매스터링에서 복제작업까지 컴팩트디스크(CD)의 제작과 관련된 전 공정을 수행하는 업자들이 있는 반면, 제작과정 중 일부만을 담당하는 업자들도 있습니다. 전자는 주로 대기업이 컴팩트디스크의 제작에 참여하는 경우이고 후자는 주로 소규모 영세업체들의 경우입니다.

피고는 위에서 설명한 세가지 제작단계 중 마지막인 오디오가 녹음된 스탬퍼를 이용하여 대량으로 컴팩트디스크를 찍어내는 복제업자에 해당합니다. 이 건에서 피고는 원고회사의 특허기술을 이용하여 생산된 물건인 스템퍼를 사용하여 대량으로 컴팩트디스크를 찍어내었는데 이러한 피고의 행위는 특허법 제2조 제2항 다호의 특허 실시행위에 해당하며 특허법을 침해한 것이 됩니다.

앞서처럼 이러한 원고의 특허는 컴팩트디스크의 제작과정에 잇어서 필수․불가결한 기술로서 대기업들의 경우에는 컴팩트디스크 제작공정을 일관하여 실시하는 것이 보통이므로 원고회사의 특허를 사용한 사실에 대하여는 아무런 이의가 없으며 또 분쟁도 없습니다. 문제는 피고와 같은 소규모 복제업자들의 경우로 특허사용료가 지급된 매스터 및 스탬퍼를 구입한 후 이를 이용하여 CD를 복제하는 경우라면 별 문제이나 피고가 구입하여 사용하는 매스터 및 스탬퍼의 경우 원고의 허가를 얻지 않고 제작된 것이므로 피고의 이런 CD 복제행위는 원고의 특허권을 침해한 것이 되는 것입니다. 즉, 피고는 이런 특허에 대하여 원고로부터 실시권 기타 여하한 권리도 부여받은 바 없음에도 불법으로 원고회사의 특허를 사용하고 있는 것입니다.

 

5. 손해배상액의 계산

피고는 그 주소지에 컴팩트디스크 공장을 차려 놓고 매스터 및 스탬퍼를 구입한 후 이를 이용하여 컴팩트디스크를 무단으로 대량 복제하여 유통시키고 있습니다. 원고는 시중에서 원고의 특허를 침해한 피고의 제품이 팔리는 것을 확인하였습니다. 피고의 불법행위로 원고가 입은 손해가 얼마인지 평가하기는 쉽지 않습니다. 하지만 특허법 제128조 제1항은 특허침해행위가 있을 경우 그 침해에 의하여 받은 이익을 손해로 추정하고 있으므로, 우선 원고는 피고가 얻은 이득을 손해배상금액으로 청구하고자 합니다. 제조회사마다 생산성에 따라 좌우될 수도 있지만 일반적으로 원고회사로부터 특허권을 허가받은 CD제조회사들의 경우 CD 1개를 생산하거나 판매할 때 마다 대략 5센트의 이윤을 취하는 것이 통상입니다. 그러나 피고처럼 특허사용료를 지급하지 아니하고 불법으로 CD를 생산하는 회사들의 경우에는 통상적인 특허사용료로 CD 1개당 최소한 미화 3센트의 로열티 지급을 면탈하는 것이며 동금액에 상당하는 추가적인 이익을 보는 것입니다. 결국 피고는 CD 1개당 대략 미화 8(5+3)센트의 이익을 보는 것입니다. 시장정보에 따르면 피고는 2016년에 4백만개, 1997년에 5백만개, 1998년에 5백만개, 2019년 1월부터 2019. 3. 15.까지 약 1백만개의 CD를 제조하여 판매한 것으로 밝혀졌습니다. 따라서 2016년 1월부터 2019. 3. 15.까지 원고는 최소한 미화 1,200,000(15,000,000x0.08)달러의 이득을 취한 것입니다. 그러나 이에 대한 정확한 손해금액은 추후 확정키로 하고 원고는 우선 손해배상금액의 일부로서 미화 100,000달러를 청구합니다.

 

6. 금지청구

또 원고의 특허권을 침해한 피고의 컴팩트디스크 제작 및 판매행위가 계속될 경우 원고의 손해확대는 피할 수 없게 되므로 피고는 원고의 특허권을 사용한 매스터 및 스템퍼 등을 이용하여 컴팩트디스크를 제조, 판매, 배포하여서는 아니될 것이며 그러한 컴팩트디스크의 기성품, 반제품 및 그 제조에 사용되는 매스터 및 스탬프 등 기계일체에 대한 점유를 풀고 이를 원고가 위임하는 집행관에게 보관하도록 하여야 할 것입니다.

 

7. 결 론

따라서 원고는 피고에게 미화 100,000달러 및 이에 대한 이 사건 소장 부본 송달일 다음날부터 소송촉진등에 관한특례법 소정의 연 15%의 금원지급을 구함과 동시에 원고의 특허권을 이용한 컴팩트디스크의 제조, 판매 등의 금지를 구하기 위하여 이 건 청구에 이른 것입니다.

 

                                                           입 증 방 법

 

1. 갑제1호증 특허등록원부 1통

1. 갑제2호증 특허공보 1부

 

                                                        첨 부 서 류

 

1. 소장 부본 1통

1. 위 입증방법 각 1통

1. 법인등기부등본 1통

1. 송달료 납부서 1부

 

                                                      2019. 4. 7.

                               위 원고 필립스 일렉트로닉(Philips Electronics)

                              대표이사 에이 웨스터라큰(A. Westerlaken) (인)

 

서울중앙지방법원 귀중

  

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