【(지식재산권법전문변호사)<부정경쟁방지법> 저명상표희석행위(희석화)】<저명표지 식별력․명성 손상행위> 저명상표희석행위(희석화)의 의미는 무얼까? 타인 표지의 식별력이나 명성을 손상시키는 것을 말할까?【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】
<저명상표희석행위(희석화)의 의미는 무얼까? 타인 표지의 식별력이나 명성을 손상시키는 것을 말할까?>
● 저명표지 식별력․명성 손상행위(다목)
1. 저명표지 식별력․명성 손상행위
저명상표 희석행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명․상호․상표․상품의 용기․포장 그밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매․반포 또는 수입․수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위를 말한다(법 제2조 제1호 다목).
부정경쟁방지법은 유명상표의 혼동 외에 비상업적 사용 등의 정당한 사유 없이 유명상표의 표지의 식별력이나 명성을 부당한 방법으로 손상시키는 것을 부정경쟁행위 유형에 포함시켰다.
위 조항이 포함된 개정 부정경쟁방지법은 2001. 7. 1. 부터 시행되고 있다.
아울러 부정경쟁방지법 제5조와 제6조에서는 이러한 행위는 소비자에게 직접적인 손해를 가져오는 다른 부정경쟁행위와 다르므로 고의가 있는 경우에만 손해배상과 신용회복의 책임을 묻도록 규정하고 있다.
향후 이 조항을 통하여 타인의 저명상표를 악의적으로 인터넷 도메인네임으로 등록․사용하는 사례를 효과적으로 규율할 수 있을 것으로 생각된다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조).
2. 표지의 저명성을 요하는지 여부
부정경쟁방지법 제2조 제1호 ㈎, ㈏목의 ‘국내에 널리 인식된’이 ‘周知’를 의미하는 것임은 판례상 확립된 견해이나, 신설된 제2조 제1호 ㈐목의 ‘국내에 널리 인식된’이 ‘주지’만을 의미하는 것이 아니라, 주지보다 더 지명도가 높은 ‘著名’까지 요구하는 것이다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결).
미국에서는 상표법은 미국 보통법(common law)의 산물로서 소비자들을 보호(출처의 오인 혼동의 금지)하는데 그 목적이 있는 것인데 비하여, 연방상표희석화방지법은 상표의 독자성 내지는 유일성(uniqueness)을 보호하기 위한 것, 즉 소비자가 상표 자체를 오인, 혼동하는지 여부에 관계없이, 상표 그 자체가 손상을 입는 것을 방지하기 위한 것인 점에서 그 입법목적에 차이가 있다고 하는바[The Supreme Court, 2002 Term: Leading Cases: Ⅲ. Federal Statutes and Regulations: E. Federal Trademark Dilution Act, 117 Harvard Law Review. 435쪽 이하에서는 “The doctrine of trademark dilution rests upon the theory that a trademark is preservative of a limited property right in the mark, rather than protective of consumers' interests. Whereas proof of traditional trademark infringement depends on a showing of actual or potential consumer confusion between marks, the FTDA focuses on harm to the mark itself and expressly provides that dilution may be established without regard to the likelihood of confusion, mistake, or deception.”이라고 한다], 이처럼 상표 보호를 주된 목적으로 하는 연방희석화방지법의 보호 대상이 되는 상표는 저명상표 내지는 유명상표에 한정되어야 할 것이고, 우리 부정경쟁방지법의 희석화 규정이 미국 연방상표희석화방지법에서 유래한 점 및 그 입법목적에 비추어 보면 비록 법문상으로는 상표법 제2조 제1호 ㈎,㈏목과 동일한 표현으로 되어 있지만 그 보호대상이 되는 상표를 ‘저명상표’로 한정하여 해석하는 것이 타당하다.
일본 부정경쟁방지법 제2조 제2호의 규정도 그와 같은 취지이고, 우리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 ㈐목이 ‘名聲’을 손상하는 행위를 부정경쟁행위로 삼고 있는 것은, 그 대상이 저명상표임을 전제로 한 것이라고 할 수도 있다.
3. 대통령령이 정하는 정당한 사유
한편 위 조항 중 ‘대통령령이 정하는 정당한 사유’에 관하여 부정경쟁방지법 시행령 제1조의 2는 ‘비상업적 사용, 뉴스보도 및 뉴스논평에의 사용, 주지 전 사용, 기타 공정사용’을 정당한 사유로 열거하고 있다.
본조에서 “비상업적 사용[본목의 경우는 법조문에서 ‘비상업적 사용’을 본목의 부정경쟁행위에서 제외하고 있으므로, 본목의 부정경쟁행위는 ‘상업적’ 사용에 한정된다. 이 점과 관련하여 판례를 보면, 도메인 이름의 양도에 대한 대가로 금원 등을 요구하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 나목 소정의 혼동행위나 같은 호 다목 소정의 식별력 또는 명성의 손상행위에 해당하지 아니하는 것으로 판시하고 있다.(대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결 참조)] 등 대통령령이 정하는 정당한 사유”라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 말한다(령 제1조의2).
1. 비상업적으로 사용하는 경우
2. 뉴스보도 및 뉴스논평에 사용하는 경우
3. 타인의 성명․상호․상표․상품의 용기․포장 그밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지(이하 “표지”라 한다)가 국내에 널리 인식되기 전에 당해 표지와 동일하거나 유사한 표지를 사용해 온 자(그 승계인을 포함한다)가 그 표지를 부정한 목적 없이 사용하는 경우
4. 그밖에 당해 표지의 사용이 공정한 상거래 관행에 상반되지 아니한 것으로 인정되는 경우
위 조항은 미국의 연방상표희석화방지법(The Federal Trademark Dilution Act, FTDA라고 약칭한다)를 모델로 삼아 도입된 것으로서, 위 미국법은 희석화 행위를 “저명상표권자와 다른 당사자 사이의 경쟁관계의 존부와 혼동가능성, 과실 또는 기망의 존부와 관계없이 상품, 서비스를 식별하고 구분하는 저명상표의 능력을 감소시키는 행위(The term "dilution" means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of --'(1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or '(2) likelihood of confusion, mistake, or deception).'”라고 정의하고 있다(조정욱, “인터넷 도메인 이름의 법적 문제에 관한 연구 -상표와 도메인 이름의 균형과 조화”, 서울대학교 법학박사 학위논문(2003. 02) 94-95쪽. 미국, 독일, 일본의 희석화방지법에 관한 내용이 간단히 요약되어 있다)[일본 부정경쟁방지법 제2조 제2호는, "自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し, 又はその商品等表示を使用した商品を讓渡し, 引き渡し, 讓渡若しくは引渡しのために展示し, 輸出し, 若しくは輸入する行爲"를 부정경쟁행위로 규정하면서 혼동가능성을 그 요건으로 하지 않음에 따라, 위 규정이 저명상표의 희석화의 경우에 적용되는 것으로 보고 있다].
4. 희석화의 의미 - “타인 표지의 식별력이나 명성을 손상”
희석화는 보통 2가지의 형태로 나타나는데, 첫째, 어느 회사가 저명상표를 무단으로 사용함으로써 상표권자의 노력과 비용의 산물인 상표 등이 표지가 가지는 구매력, 신용 등을 감소시키는 “상표약화(blurring)에 의한 희석화”와 둘째, 어린이 장난감 회사의 저명상표를 인터넷상 음란 사이트의 도메인 이름으로 등록 사용함으로써 저명상표가 원래 가지는 좋은 이미지나 가치를 손상시키는 “상표손상(tarnishment)에 의한 희석화”이다.
우리 부정경쟁방지법 개정법률안검토보고서와 심사보고서는 “제2조 제1호 다목에서는 전국적으로 널리 인식된 저명상표의 식별력(예: KODAK 상표를 피아노에 사용하는 행위)이나 명성(예: OB를 살충제에 사용하는 행위)을 손상시키는 행위를 부정경쟁행위 유형으로 추가하고…, 유명상표와 혼동의 위험이 없으면 비유사상품에 자유롭게 허용함에 따라 저명상표의 이미지와 신용, 고객흡인력 등이 각종 상품에 분산․약화되는 것을 방지할 수 없었던 것을 감안한 것”라고 하여 미국과 마찬가지로 식별력 약화와 명성의 손상을 모두 포함하는 것으로 보고 있으면서도, 다른 한편, “선진외국은 저명상표의 식별력이나 명성을 손상(tarnishment)시키는 경우뿐만 아니라 희석 또는 약화(blurring)시키는 경우까지 보호대상으로 하고 있으나, 개정안은 희석이라는 용어의 모호함으로 인한 남용가능성을 고려하여 저명상표를 손상시키는 경우에만 적용되도록 제한하고 있고”라고 하면서 마치 식별력 약화는 제외하는 것으로 되어 있어서, “식별력이나 명성을 손상”하는 것의 의미에 관하여 다툼이 있다.
그런데 “식별력의 손상”이라는 것은, 특정 표지가 상품이나 영업표지로서의 출처기능이 약화되는 것을 의미하는 것이므로 이를 “식별력의 약화”와 달리 보기 어렵고, 만일 “식별력의 손상”이 식별력의 약화를 제외하는 개념이라고 한다면, 어떤 유형의 행위가 이에 해당하는지를 상정할 수 없으므로(명성의 손상을 별도로 규정하고 있으므로 명성의 손상에 해당하는 행위는 식별력의 손상에 포함된다고 할 수 없다), 심사보고서의 후단부에 기재된 내용에 터잡아, 식별력의 손상이 식별력의 약화(blurring)와 다른 개념이라고 하는 주장은 받아들이기 곤란하다.
따라서 우리 법의 “식별력이나 명성의 손상”행위는 강학상 약화에 의한 희석(dilution by blurring)과 손상에 의한 희석(dilution by tarnishment)을 모두 포함하는 것으로 보아야 할 것이다.
5. 경쟁상품에 대한 적용 여부
희석화는 혼동가능성과 상반된 관계에 있는 것이 아니고, 전혀 별개의 근거에 의하여 발달되어 온 것이며, 희석화에 대하여 상품간의 경쟁이 필요하지 않다는 것이 상품간의 경쟁이 없는 경우에만 적용될 수 있다는 의미는 아니라는 점에서, 상표 자체의 가치 감소를 의미하는 희석화는 상품간의 경쟁 여부를 불문한다.
6. ‘손상’의 입증 정도
부정경쟁방지법의 타인의 표지에 대한 손상행위가 어느 정도까지 이르렀을 때 표지(상표)에 대한 침해가 있었다고 판단할 것인지에 대하여는 논란의 여지가 있다.
이는 상표권자가 침해자에 대한 금지청구를 할 경우, 그 상표에 대하여 실제 희석화로 인한 침해가 일어났다는 점을 입증하여야 하는지, 아니면 그 가능성만 인정되면 금지청구가 인정될 것인지와 관련이 있는바, 우리 부정경쟁방지법 제4조의 규정[第4條 (不正競爭行爲의 禁止請求權등) ①不正競爭行爲로 인하여 자신의 營業상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 不正競爭行爲를 하거나 하고자 하는 者에 대하여 法院에 그 행위의 금지 또는 豫防을 請求할 수 있다]에 비추어 볼 때 희석화의 가능성만으로도 충분하다고 할 것이고, 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 ㈎목,㈏목의 경우에 혼동의 우려가 있음으로 충분하다고 보는 것과 마찬가지이다.
7. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 ㈎,㈏목과 ㈐목의 중복적용 문제
희석화(㈐목)는 혼동가능성과 상반된 관계에 있는 것이 아니고, 전혀 별개의 근거로 발전되어 온 것이며, 희석화에 대하여 상품간의 경쟁이 필요하지 않다는 것이 상품간의 경쟁이 없는 경우에만 적용될 수 있다는 의미는 아니라는 점에서 혼동가능성과 희석화는 선택적으로 주장할 수 있고, 상호배타적인 것이 아니다.
이렇게 본다면, ㈐목의 첫머리에 있는 “가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외”라는 표현은 “가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동이 일어나지 않더라도”라는 취지로 수정 해석하는 것이 가능하고[심사보고서에서 “종전에는 국내에 널리 인식된 유명상표 등과 혼동을 일으키는 행위만 부정경쟁행위로 규정하였으나, 안 제2조 제1호 다목에서는 전국적으로 널리 인식된 저명상표의 식별력(예: KODAK상표를 피아노에 사용하는 행위)이나 명성(예 : OB를 살충제에 사용하는 행위)을 손상시키는 행위를 부정경쟁행위 유형으로 추가하고”라고 한 것도 이와 같은 취지를 나타내고 있는 것이다], 이렇게 해석하는 것이 다목의 입법취지에 부합한다.
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