【(지식재산권법전문변호사) <피고의 침해행위의 특정 및 그 입증방법>】<특허권에 기한 침해행위의 금지 등의 청구> 피고의 침해행위를 어떻게 특정하여야 하고, 이를 위한 증명방법은 어떤 것이 있을까?【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】
<피고의 침해행위를 어떻게 특정하여야 하고, 이를 위한 증명방법은 어떤 것이 있을까?>
● 피고의 침해행위의 확정 및 입증방법
1. 확정방법
피고에 대한 특허권 침해행위의 금지 등의 청구권의 존부를 판단하기 위하여는 피고의 행위가 원고의 특허권을 침해하는지 여부를 판단하여야 하는데, 이를 위한 전제사실로서 피고의 침해행위의 구체적 태양과 침해행위 예방청구의 경우 피고가 원고의 특허권을 침해할 가능성을 기초지울 수 있는 사실을 원고의 주장, 입증에 의하여 구체적으로 확정하여야 한다.
침해물건이나 침해방법(이하 ‘침해물건 등’이라고 한다)의 특정은 피고의 침해물건의 제조․판매나 침해 방법의 실시가 원고의 특허권에 저촉된다는 점, 즉 특허발명의 기술적 범위에 속한다는 점을 밝히기 위한 전제가 되고, 특허발명의 기술적 범위에 속하는지 여부는 침해물건 등과 특허발명의 구성요건을 대비하여 판단하여야 하므로, 원고는 금지청구의 대상인 발명을 특허발명의 구성과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정하여야 한다.
특허청구의 범위는 기술적 사상의 창작을 문자로 표현한 것이어서 현실적인 침해물건 등을 그 자체로서 대비하는 것은 어려운 경우가 많으므로, 침해물건 등에 존재하는 기술적 사상을 정확히 파악하여 이를 문장화하고 도면으로 묘사함으로써 특정하여야 하며, 단지 침해물건의 사진만을 첨부한다거나 자신의 특허발명과 동일․유사한 실시행위의 금지를 구한다는 것만으로는 침해금지를 구하는 침해 물건 등이 특정되었다고 볼 수 없다.
아무런 부가 설명도 없이 단지 침해 물건의 사진만을 첨부하는 것으로는 침해물건 등이 특정되었다고 인정하기 어려울 것이나, 실제로 사진을 첨부하는 것 이외에 더 이상 침해물건 등을 특정하는 것이 곤란한 경우도 있을 수 있으므로(특허가 아닌 실용신안의 경우는 더욱 그러하다) 일의적으로 그렇게 볼 것은 아니다.
피고가 침해물건 등의 특정 및 실시에 관하여 자백을 하는 경우에는 일응 이 부분 요건사실이 정리되지만, 자백사실에 의하더라도 침해물건이나 방법의 기술내용이 무엇인지 알 수 없는 경우에는 자백을 한 피고에게 석명을 구하여 부족한 부분을 보충하여야 한다.
피고가 침해물건 등의 특정 및 실시에 관하여 부인을 하는 경우에는 이에 대하여 원고가 입증하여야 한다.
물건에 대한 발명의 경우에는 피고가 생산하는 물건이, 방법에 대한 발명의 경우에는 피고가 실시하고 있는 방법이 구체적으로 확정되어야 하고, 원고가 피고의 행위가 특허권의 간접침해에 해당한다는 주장을 할 경우에는 피고의 행위가 특허법 제127조 각 호의 어느 행위에 해당하는지 여부를 명확히 하여야 한다.
특허법 제129조는 “물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지된 물건이 아닌 때에는 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다.”는 규정을 두고 있어, 원고의 특허가 신규물건을 제조하는 생산방법에 대한 특허의 경우에는 피고가 신규물건을 생산하는 구체적 제조방법을 주장, 입증할 필요 없이 원고로서는 특허발명의 방법에 의하여 제조된 물건과 피고가 제조하고 있는 물건이 동일한 물건이라는 것과 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지된 물건이 아니라는 것을 주장, 입증함으로써 충분하고, 이를 다투는 피고가 자신이 실시하는 구체적 제조방법과 이 제조방법이 원고의 특허청구범위에 속하지 아니하는 점을 주장, 입증하여야 하므로, 피고가 실시하는 구체적 제조방법은 피고의 주장, 입증을 기다려 그에 따라 심리, 확정되어야 할 것이다.
한편, 피고의 특허발명이 업으로서 실시될 것을 요하므로, 피고의 침해행위가 1회적이 아니라 사업목적으로 반복적으로 실시되는지 여부가 심리되어야 할 것이다.
2. 특정을 위한 입증방법
가. 카탈로그 등에 의한 특정
침해물건 등의 실시는 피고의 생활영역에서 행해지기 때문에 원고가 침해물건 등을 특정하기 위해서는 다소 추측적인 방법을 동원하게 된다.
따라서 원고는, ① 침해물건 등의 실시제품이 시중에 시판되는 물건인 경우에는 이에 관한 제품 카탈로그를, ② 침해물건 등의 실시제품이 물건에 내장된 전기회로인 경우에는 이에 관한 전기회로 구성도를, ③ 침해물건 등의 실시제품이 물건에 포함된 재료인 경우에는 이에 관한 사양 설명서를, ④ 침해물건 등의 실시제품이 물건을 구성하는 화학물질인 경우에는 이에 관한 화학구조식을 각 입증방법으로 제출하게 된다.
원고가 위와 같은 방법에 의하여 침해물건 등을 특정하는 경우에는 일응 위 특정내용이 피고의 실시 태양으로 추정되고, 만약 양자 사이에 상위점이 있는 경우에는 피고 스스로 그에 대한 주장 및 입증책임을 진다.
나. 문서제출명령 및 검증에 의한 특정
침해물건 등이 ① 기계의 일부분인 경우, ② 전기회로 중의 일부 기술을 추출한 경우, ③ 화학물질의 제조방법인 경우에는 위 ⅰ)에서 본 경우와는 달리 제품 카탈로그 등을 제출하는 방법만으로는 침해물건 등을 특정하기 어렵다.
이에 채권자가 침해물건 등의 특정을 위하여 법원에 문서제출명령 및 채무자 공장에 대한 현장검증을 신청하는 경우가 있는바, 문서제출명령의 경우 민사소송법 제315조 제2호의 기술에 속하는 사항으로서 성립요건을 갖추기 어렵다는 점에서(민사소송법 제344조 참조), 검증은 법관의 관찰에 의해서도 기술사상을 특정하는 것이 용이하지 아니할 뿐만 아니라 채무자로 하여금 영업비밀의 공개를 강요하는 셈이 되고 기술탐지의 수단으로 악용될 우려가 있다는 점에서 침해물건 등의 특정을 위한 증거방법으로서는 극히 받아들이기 어렵다고 할 것이다.
특허권자의 문서제출명령 및 검증 등의 신청을 너무 쉽게 받아들이면 소송이 상대방에 대한 기술탐지의 수단으로 이용될 우려가 있고, 특허권자의 합리적인 증거신청을 채용하지 않을 경우 특히, 방법특허에 있어서는 특허권자의 구제가 어렵게 되며, 심리의 충실․촉진화에도 역행하게 되므로, 양자간의 균형감각을 유지하면서 소송제도 및 특허권 보호 제도 전반의 적정한 운영을 기하도록 하여야 할 것이다.
따라서 침해물건 등의 특정이 곤란한 특별한 사정이 있는 경우에는 우선 피고에게 임의의 협력을 구하여 침해물건 등의 특정을 완료하는 것이 바람직하고, 문서제출명령 및 검증 등의 강제적인 방법은 원고와 피고측의 이해관계를 신중하게 형량하여 허용하되, 그 과정에서 피고의 영업비밀이 침해되는 일이 없도록 주의를 기울여야 한다.
3. 특정과 집행
원고가 침해물건 등을 특정하여 이를 토대로 심리한 결과 금지청구가 인용되면 이에 관한 집행력은 침해물건 등의 실시태양에 대하여 생기는 것이므로, 만약 피고가 실제로 실시하는 발명태양이 침해물건 등과 상위한 경우에는 이에 대한 현실적인 집행이 불가능하게 된다.
따라서, 원고로서는 피고가 실시하는 발명태양이 자신이 특정한 내용과 동일한 것인지에 관하여 계속적으로 주의를 기울일 필요가 있고, 피고가 심리과정에서 더 이상 침해제품을 제조하지 아니하고 원고의 특허권을 침해하지 아니하는 새로운 모델의 제품을 제조하고 있다고 다투는 경우, 법원은 그 진위 여부를 가려 침해제품과 새로운 제품의 기술사상 등에 비추어 침해제품을 더 이상 제조․판매할 우려가 없다고 판단되는 경우에는 청구를 기각하여야 할 것이다.
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● 민사집행법전문변호사 (대한변호사협회 등록 제2015-82)
● 지식재산권법 전문변호사 (대한변호사협회 등록 제2015-83)
