【(지식재산권법전문변호사) <디자인권에 기한 침해행위의 금지 등의 청구권>】【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】
● 디자인권에 기한 침해행위의 금지 등의 청구권
1. 개 요
디자인보호법에서의 디자인이라 함은 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이를 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말하는데, 여기에서 물품이라 함은 생산되어 시장에서 유통하는 유체물로서 독립의 거래대상이 되는 것을 말하고, 디자인은 시각을 통하여 식별할 수 있는 디자인만을 말하며, 미감을 일으키게 하는 것이란 보는 사람에게 미적 인상을 주는 심미적 가치가 있는 것을 말한다.
디자인권에 기한 침해행위 금지 등 청구소송에서도 법원은 원고의 주장, 입증에 따라 침해행위의 금지 등 청구권자, 피고의 침해행위, 피고의 행위가 원고의 디자인권에 저촉하는지 여부를 심리하여야 하고, 피고의 항변에 대하여도 심리하여야 하는데, 특허권에 기한 침해행위의 금지 등의 청구소송에서 논의한 바 있는 침해행위의 금지 등 청구권자 확정, 피고의 침해행위의 확정, 피고의 항변에 대한 심리 등의 사항은 디자인권에 기한 침해행위의 금지 등 청구소송에도 거의 그대로 적용할 수 있다.
2. 등록디자인의 보호범위
피고의 행위가 원고의 디자인권에 저촉하는지 여부를 심리하기 위하여는 우선 등록디자인의 보호범위를 확정하여야 하는데, 등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면, 사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여진다.
특허법이 특허권의 보호범위를 특허명세서의 여러 기재내용 중 특허청구범위에 기재된 사항에 한정하여 확정하는 것과는 다르므로, 디자인권의 보호범위를 확정하기 위하여는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면, 사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명 모두를 기초로 하여 등록디자인의 구체적 형태를 확정하여야 한다.
등록디자인의 보호범위의 확정에 있어서 디자인보호법상 유사디자인의 경우 그 권리범위를 어떻게 해석할 것인지 여부가 문제된다.
① 유사디자인은 기본디자인과 유사한 디자인을 구체적으로 명시한 것에 불과하여 유사디자인의 권리범위가 기본디자인의 권리범위를 초과하지 아니한다는 견해, ② 유사디자인의 등록에 의하여 그 유사디자인과 유사한 디자인에까지 기본디자인의 권리범위가 확장된다는 견해, ③ 유사디자인의 등록에 의하여 그 유사디자인과 유사한 디자인에까지 유사디자인의 권리범위가 미칠 뿐 이로 인하여 기본디자인의 권리범위가 확장되는 것은 아니라는 견해가 있으나, 유사디자인이 등록되면 그 디자인권은 최초로 등록을 받은 기본디자인권과 합체되고 유사디자인의 권리범위가 기본디자인의 권리범위를 초과하는 것은 아니므로(대법원 1989. 8. 8. 선고 89후25판결, 대법원 1995. 6. 30. 선고 94후1749판결), 첫 번째 견해에 의하여 유사디자인의 권리범위를 확정하여야 할 것이다.
3. 피고가 실시하는 디자인이 원고의 디자인권의 보호범위에 속하는지 여부
피고가 실시하는 디자인이 원고의 디자인권의 보호범위에 속하는지 여부를 확정하여야 하는데, 피고가 실시하는 디자인이 원고의 디자인권의 보호범위에 속하기 위하여는 원고의 등록디자인과 피고가 실시하는 디자인이 동일, 유사하여야 하고, 원고가 등록디자인을 실시하는 물품과 피고가 디자인을 실시하는 물품이 동일, 유사하여야 한다.
디자인이 동일․유사하다고 하려면 우선 디자인이 표현된 물품이 동일․유사하여야 할 것인바, 물품의 동일․유사성 여부는 물품의 용도, 기능 등에 비추어 거래 통념상 동일․유사한 물품으로 인정할 수 있는지 여부에 따라 결정하여야 할 것이고, 디자인보호법시행규칙 소정의 물품 구분표는 디자인등록 사무의 편의를 위한 것으로서 동종의 물품을 법정한 것은 아니므로 물품 구분표상 같은 유별에 속하는 물품이라도 동일 종류로 볼 수 없는 물품이 있을 수 있고 서로 다른 유별에 속하는 물품이라도 동일 종류로 인정되는 경우가 있으며, 용도와 기능이 상이하더라도 양 물품의 형상, 모양, 색채 또는 그 결합이 유사하고 서로 섞어서 사용할 수 있는 것은 유사물품으로 보아야 한다(대법원 2004. 6. 10. 선고 2002후2570 판결).
디자인이 동일하다는 것은 디자인의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 동일한 것으로서, 이 때 크기는 디자인의 동일성의 판단요소가 아니고 재질, 구조, 기능, 질감 등도 색채, 모양에 영향이 없는 한 디자인의 동일성의 판단요소는 아니라 할 것이다. 또한, 디자인의 유사 여부의 판단을 위하여는 양 디자인이 심미감에 있어 차이가 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 하는데, 이를 위하여는 수요자의 관점에서, 육안에 의하여 양 디자인을 나란히 두고 비교하여 보다가 양 디자인의 위치를 바꾸거나 그 중 하나만을 걸어놓고 관찰하는 간접대비관찰의 방법에 의하여야 하고, 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하며, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하는 한편, 그 디자인이 표현된 물품의 사용시뿐만 아니라 거래시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결, 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결).
4. 피고의 항변
피고가 원고의 디자인이 디자인보호법 제5조의 등록요건을 갖추지 못하였다고 하면서 무효라고 주장하는 경우에, 등록된 디자인에 신규성 있는 창작이 가미되어 있지 아니하여 공지된 디자인이나 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 디자인과 동일․유사한 경우에는 그 등록무효심판의 유무와 관계없이 그의 권리범위를 인정할 수 없으므로(대법원 2001. 9. 14. 선고 99도1866 판결, 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결), 등록디자인의 신규성을 심리하여 그에 따라 피고의 항변의 인용 여부를 판단하여야 하지만, 등록된 디자인이 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하여 무효라는 항변에 대하여는 특허권이 진보성이 결여되어 무효라는 항변과 마찬가지로 등록무효심결이 확정되기 전에는 침해행위의 금지 등 청구소송절차에서 무효라는 판단을 할 수 없으므로, 피고의 위와 같은 항변에 대하여는 등록무효심결이 확정되기 전까지는 주장 자체가 이유 없다는 이유로 배척하여야 할 것이다(대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결).
그러나 등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않게 되므로(위 2002후2037 판결), 대비되는 디자인이 위와 같은 요건을 갖추었는지 심리하여 판단하여야 한다.
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