【(지식재산권법전문변호사) <손해배상액의 산정방법>】지식재산권침해로 인한 손해배상청구에서 손해액 산정은 어떤 방법으로 하여야 할까?【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】
● 지식재산권침해로 인한 손해배상청구에서 손해액 산정은 어떤 방법으로 하여야 할까?
1. 손해의 발생
지식재산권 침해로 인한 손해배상에서 주장되는 손해도 일반 불법행위와 마찬가지로 재산적 손해와 정신적 손해로 구분되고, 재산적 손해는 다시 소극적 손해와 적극적 손해로 구분된다.
세부적으로 손해의 발생, 침해행위와 손해발생 간에 상당인과관계의 존재, 손해액이 심리, 확정되어야 한다.
2. 소극적 손해 (그 산정방법)
소극적 손해는 침해행위가 없었더라면 권리자가 얻을 수 있었을 이익의 상실을 의미한다. 침해행위가 없었더라면 권리자가 얻을 수 있었을 이익액, 즉 일실이익에 관하여 권리자에 의하여 주장되는 것으로는 보통 ① 권리자의 판매량 감소에 의하여 잃은 이익, ② 제품가격 인하에 의하여 잃은 이익, ③ 실시료 또는 사용료 수입의 감소 등이 있을 수 있다.
가. 판매수량 감소로 인한 일실이익
(1) 손해산정의 요건
일실판매이익은 침해자가 권리자의 실시제품과 같거나 유사한 침해제품을 제조, 판매함으로써 권리자의 제품판매 수량이 감소된 결과 입게된 손해를 의미한다.
이러한 청구가 성립하기 위하여는 먼저 권리자 자신이 지식재산권을 실시하고 있을 것이 전제가 된다.
그 다음 침해행위에 의하여 권리자의 실시제품의 판매수량이 감소하였다는 사실과 그 감소된 수량을 확정한 후 이를 기초로 하여 권리자가 잃은 이익액을 계산하여 손해액을 산정한다.
계산방법으로 다음의 두 가지가 있다.
㉠ “매출감소액(감소한 판매수량 × 권리자제품의 가격) × 권리자의 이익률”
㉡ “감소한 판매수량(침해가 없었더라면 판매가능한 판매량 - 실제판매량) × 권리자제품의 단위당 이익액”
따라서 권리자는 감소된 판매수량과 단위당 이익액을 주장, 입증하여야 한다.
(2) 감소된 판매수량
ⓐ 인과관계의 존재
일실판매이익의 심리, 확정에 있어서 우선 침해자의 침해제품이 판매되지 아니하였더라면 권리자의 제품이 판매되었을 것이라는 인과관계가 심리되어야 하는데, 인과관계는 직접적인 증명은 어려우므로, 여러 가지의 간접사실에 의하여 인과관계의 존재를 추인하는 방법에 의하여 인과관계의 존재를 심리, 확정하는 수밖에 없다. 인과관계를 추인할 수 있는 간접사실로는 흔히, ① 권리자의 제품과 침해자의 제품이 기능, 작용효과 등이 동일, 유사하여 경쟁관계에 있을 것, ② 다른 비침해제품으로 대체할 수 없다는 사정이 존재할 것, ③ 권리자와 침해자의 거래대상, 수요자, 판매지역이 공통할 것, ④ 권리자에게 수요를 충족시킬만한 생산, 판매능력이 있을 것 등이 있다(송영식, “특허권침해로 인한 손해액 산정”, 법조 제524권, 법조협회).
ⓑ 감소된 판매수량의 확정
경합관계가 존재한다고 해도 바로 침해제품의 판매수량의 전부가 침해가 없었다면 권리자가 판매할 수 있었을 수량이라고 할 수는 없다.
예를 들어 같은 특허실시품이라고 하더라도 실제로 상품 자체에 품질 등 차이가 있을 수 있고, 가격, 선전광고, 써비스, 판매자의 영업노력, 다른 경쟁제품과의 관계 등 특허 이외의 요소가 판매에 영향을 미칠 수 있기 때문이다.
일본의 실무례도, 침해제품의 판매와 권리자의 매출의 감소간에 상당히 강한 관련성이 있음을 추측할 수 있는 사정이 존재하는 경우에는 침해제품의 판매수량 전부를 권리자가 판매할 수 있었을 수량으로 인정하나, 그 밖의 경우에는 판매감소수량을 구체적으로 확정할 수 없다 하여 민법 제709조(우리나라 민법 제750조)에 의한 청구를 부정하는 태도를 취하고 있다.
통상 침해자의 침해제품의 판매수량이 권리자의 특허실시품의 판매감소수량으로 인정하기에 유리한 사정으로는 ㉠ 권리자․침해자의 2공급자 시장(혹은 특허실시품의 판매에 관하여 권리자가 독점적 지위를 점하고 있을 것), ㉡ 동일한 거래선에 대한 판매의 경합, ㉢ 특허실시품이 다른 동종제품에 비하여 우월한 특징을 갖고 있는 점(특허실시품의 고객흡인력), ㉣ 침해행위 개시후의 권리자 제품의 현저한 매출 감소, ㉤ 권리자제품과 침해자 제품이 실질적으로 동규격, 동성능이고 가격도 실질적으로 차이가 없는 점, ㉥ 동종동등의 경쟁제품의 부존재, ㉦ 권리자에게 특허실시품의 충분한 생산여력, 판매능력이 있는 점 등을 들 수 있다.
이와 반대로 불리하게 작용하는 사정으로는, ㉠ 권리자, 침해자 제품의 가격차, 성능, 품질 등의 차이가 있는 점, ㉡ 대체품의 존재, ㉢ 다른 경업자의 존재, ㉣ 침해제품의 매출이 침해자의 영업노력, 브랜드, 광고선전, 지명도 등의 영향을 크게 받은 점 등이다.
이 외에도 침해개시 전후에 걸쳐 권리자제품의 팔리는 상태에 전혀 변화가 없다든가, 침해제품의 판매가 정지된 후에도 권리자제품의 매출이 증가하지 않았다는 등의 사정도 유력한 반대사정이라고 할 수 있다.
(3) 단위당 이익액
감소된 판매수량에 단위당 이익액을 곱하여 일실이익을 산정하는 경우에 단위당 이익액을 어떻게 구할지 문제되는데, 이 점은 종래 특허법 제128조 제2항의 침해자의 이익액과 관련하여 논의되어 왔는바, 편의상 해당 항목에서 살펴보기로 한다.
나. 판매가격의 하락으로 인한 일실이익
(1) 손해의 의의
침해자의 침해제품과 경쟁하기 위하여 권리자가 어쩔 수 없이 자기 제품의 가격을 내린다든가, 침해제품이 출하된 결과 권리자제품의 가격파괴가 생긴 경우, 또는 침해제품이 판매되지 않았다면 당연히 인상하였을 권리자제품의 가격을 인상하지 못한 경우에는 권리자에게 제품의 판매수량 감소와는 다른 형태의 손해가 생긴다고 할 수 있다.
이 경우 권리자는 보다 높은 가격으로 자기의 제품을 판매하였더라면 얻을 수 있었을 이익을 잃은 것이기 때문에 그 이익의 상실분을 손해로 파악할 수 있다.
이 경우의 손해액은 ㉠ “권리자의 총판매량 × 가격인하분” 또는 ㉡ “권리자의 총판매량 × 가격미인상분”의 방법으로 산정할 수 있다.
(2) 인과관계의 입증
이러한 손해가 인정되려면 침해행위와 특허제품의 가격인하 사이에 인과관계가 존재하여야 한다.
우선, 권리자는 가격인하가 수요의 일반적 저하나 침해제품 이외의 경쟁제품과의 경쟁 기타 침해행위 이외의 원인에 의하여 생긴 것이 아니라 바로 침해행위로 인한 것임을 입증하여야 한다.
침해행위와 기타 요인이 복합하여 가격인하가 생긴 경우 그 중 어느 정도가 침해행위에 기인한 것인지를 특정할 필요가 있고, 그것이 불가능하다면 손해액의 확정은 불가능하게 된다.
다음, 가격과 판매수량과의 사이에는 가격이 높으면 높을수록 판매수량이 감소된다고 하는 것과 관련하여 문제되는데, 종전가격을 유지했을 경우에도 가격인하 후에 판매된 것과 같은 수량이 판매되었을 것이라는 점이 증명되지 않으면 인하된 가격에 실제 판매수량을 곱한 금액 전부를 손해액으로 인정하기는 어렵다고 할 것이다.
일부 손해액만을 인정하려면 종전가격을 유지했을 경우의 판매수량을 합리적으로 확정하여야 할 것이다.
이와 같이 제품의 가격하락과 침해행위와의 인과관계를 입증하는 것은 판매수량감소의 입증 이상으로 곤란한 경우가 많아, 실무상 청구되는 경우는 많지 않다.
(3) 특별한 사정의 입증
침해자인 침해자의 침해행위로 인하여 권리자인 권리자가 통상 입을 수 있는 손해는 판매량 감소로 인한 손해이고, 권리자 제품의 가격인하에 따른 손해는 특별한 사정으로 인한 손해일 경우가 많다.
따라서 권리자는 가격인하에 따른 손해가 특별사정으로 인한 손해로 인정될 경우에는 침해자가 이를 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 그 배상을 청구할 수 있다.
다. 실시료 또는 사용료 수입의 감소 등으로 인한 일실이익
특허권자 등이 타인에게 특허권 등의 실시를 허락하여 생산판매수량과 액에 따라 실시료 등을 정한 경우, 침해행위에 의하여 실시권자의 매출이 감소하면 특허권자 등에게는 실시료 등 수입의 감소라는 손해가 발생한다.
특허권자 등이 타인에게 특허권 등의 실시를 허락하지 않은 경우라 하더라도, 타인이 특허권자 등의 특허권 등을 실시하기 위해서는 원칙적으로 특허권자 등으로부터 실시허락을 받아 실시료 등을 지급하고 실시하여야 하므로, 그런 경우 받을 수 있는 정도의 실시료 상당의 손해 발생은 인정된다 할 것이다.
전자의 경우 침해자의 침해행위와 실시권자의 판매수량 감소와의 인과관계, 단위 당 실시료 또는 사용료를 심리, 확정한 후, ㉠ “실시권자 등의 감소된 판매수량 × 실시권자 등의 판매가격 × 약정실시료율“의 방법으로 실시료 또는 사용료 수입의 감소로 인한 손해액을 산정할 수 있다[아래의 추정규정(특허법 제128조 제1항 등)에 의하여 침해자의 판매수량이 실시권자 등의 감소된 판매수량으로 추정되면 ”침해자의 판매수량 × 실시권자 등의 판매가격 × 약정실시료율“의 방법으로 산정할 수 있다].
후자의 경우에는 실시권자의 판매수량 감소가 생길 수는 없으나, 침해자가 실시료를 지급하지 않고 무단 실시하였다는 측면에서 ㉡ ”침해자의 판매수량×침해자의 판매가격×통상실시료율“의 방법으로 그 손해액을 산정할 수 있다.
한편 특허권자 등이 당해 특허권 등에 관하여 전용실시권 등을 일정금액으로 정하여 설정한 경우에는 특허권침해 등으로 인하여 매출이 감소하더라도 특허권자 등에게는 실시료 수입의 감소라는 손해가 없으므로 손해배상청구를 할 수 없다 할 것이다.
3. 적극적 손해
적극적 손해라 함은 침해자인 침해자의 침해행위로 인한 피해자인 권리자의 기존 재산의 감소를 말한다.
이 적극적 손해에 해당하는 것으로는 침해의 제거 등을 위하여 지출한 비용, 변호사비용 등이 있는데, 적극적 손해에는 특별한 사정으로 인한 손해에 해당하는 경우가 많아 이러한 경우에는 침해자인 침해자가 이를 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 그 배상을 청구할 수 있다 할 것이다.
한편, 변호사비용에 대하여는 실제로 소요된 변호사보수 중 변호사보수의소송비용산입에관한규칙으로 정한 금액은 소송비용에 산입되어 권리자가 이를 따로 청구할 수 없으나, 침해자의 부당한 응소, 항쟁 그 자체가 불법행위로 인정되는 경우와 침해자가 부당하게 책임을 회피하거나 이행청구에 불응하는 경우에는 권리자가 지급하는 변호사비용을 침해행위와 상당인과관계가 인정되는 손해로 인정할 수 있다(대법원 1972. 2. 29. 선고 71다2622 판결, 대법원 1972. 4. 20. 선고 72다265 판결, 대법원 1972. 9. 26. 선고 72다1284 판결).
4. 정신적 손해
지식재산권도 재산권의 일종이므로 그 침해로 인하여 통상 발생할 수 있는 손해는 재산적 손해라 할 것이나, 그 침해로 인하여 회복할 수 없는 정신적 손해가 발생하였다면 예견가능성을 입증하여 위자료를 청구할 수 있다. 따라서 지식재산권침해로 인한 위자료 청구의 경우에는 정신적 손해가 특별한 사정으로 인한 손해로서 침해자가 그러한 사정을 알았거나 알 수 있었을 경우에 해당하는지 여부를 심리, 확정하여야 한다.
이 때 지식재산권의 침해가 현저히 반도덕적인 경우나 피해자에게 현저한 정신적 고통을 느끼게 하는 상황에서 침해행위가 이루어진 경우에는 경험칙상 정신적 손해가 발생하였다 할 수 있고, 침해자도 이를 예견할 수 있었다고 추인할 수 있다.
그러나 지식재산권에 대한 침해가 동시에 권리자의 영업권이나 신용도 등 인적 이익을 부수적으로 훼손하는 경우에는 그로 인한 정신적 손해는 침해행위로부터 통상 생기는 손해이므로, 예견가능성은 문제되지 아니한다(주인중, “특허권침해소송에 있어서의 몇 가지 문제”, 인권과 정의 제235호).
특히 저작인격권이 침해되었다면 특별한 사정이 없는 한 저작자는 그의 명예와 감정에 손상을 입는 정신적 고통을 받았다고 보는 것이 경험법칙에 합치된다(대법원 1989. 10. 24. 선고 89다카12824 판결).
