【(지식재산권법전문변호사) <지식재산권법상의 특칙>】 <손해배상소송에서 손해액의 추정 등> 지식재산권침해로 인한 손해배상청구소송에서 손해액추정규정에 따른 손해액은 어떻게 산정할까?【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】
● 지식재산권침해로 인한 손해배상청구소송에서 손해액추정규정에 따른 손해액은 어떻게 산정할까?
<지식재산권법상의 특칙으로서 손해액의 추정 등>
1. 일실 판매이익 상당의 손해
가. 판매수량의 추정규정
특허법 제128조 제1항, 실용신안법 제46조, 디자인보호법 제64조 제1항, 상표법 제67조 제1항, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제14조의 2 제1항은 각각 “권리자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도(양도는 침해 태양 중 대표적인 사례를 규정한 것으로 보아, 대여와 같은 다른 침해태양에도 유추적용을 긍정하는 견해가 유력하다)한 때에는 그 물건의 양도수량에 권리자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 권리자가 입은 손해의 액으로 할 수 있다.
이 경우 손해의 액은 권리자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익의 액을 곱한 금액을 한도로 한다.
다만, 권리자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야한다”고 규정하고 있다.
기존의 ‘이익액의 손해액 추정 규정’에 의할 경우 매출 관련 자료가 침해자에게 편재하고 있어 사실상 손해액 입증에 곤란이 있었던 점, 침해자가 저가 판매를 하여 이익이 적었던 경우 권리자의 일실이익에 상응하는 손해액을 산정할 수 없는 점 등의 문제점을 해결하기 위하여 신설된 규정이다.
위 규정의 ‘생산할 수 있었던 물건의 수량(생산능력)’의 의미와 관련하여 그 시기에 대하여, ① 침해행위가 이루어진 기간 동안의 권리자의 현실적인 생산능력을 의미한다고 보아, 실제 생산능력 외에 구체적 가능성이 있는 잠재적 능력(신규 설비투자나 하청 등을 통한 추가적인 생산능력은 구체적인 계획 등이 있어 상당히 준비된 경우에 한하여 인정한다)을 포함시키는 견해, ② 당해 권리의 존속기간 동안에 권리자의 추상적인 생산능력을 의미한다고 보아, 실제 생산능력 외에 추상적 가능성이 있는 잠재적 능력(금융기관으로부터 융자를 받아 신규 설비투자를 할 수 있는 가능성만 있으면 추가적인 생산능력을 인정한다)을 포함시키는 견해(즉 특별한 사정이 없는 한 생산능력의 요건이 충족된다고 인정한다) 등이 있다.
단서 규정의 판매할 수 없었던 사정(단서규정에 대하여 종래 인과관계를 부정하던 요인을 감액 요소로 하여 입증책임을 전환한 것이라고 보는 견해가 있다)의 의미에 대하여는 ① 침해제품의 품질의 우수성, 침해자의 영업노력, 시장에 있어서의 대체품의 존재 등으로 보는 견해, ② 시장기회의 상실이라고 평가할 수 없는 특별한 사정으로 보아 천재 등에 의하여 필요불가결한 부품의 공급이 끊어져 생산라인이 멈추거나, 혹은 원재료가 품절되어 그 사정이 당해 권리의 존속기간 중 해소될 수 없는 경우, 침해행위 후에 권리자의 당해 권리 실시에 어떠한 법적 제재가 행하여져서 그 실시가 법적으로 금지되거나 또는 제한되는 경우 등의 예외적인 사정만이 포함되고, 침해자의 특별한 판매노력이나 경합하는 타사의 존재 등은 포함되지 않는다고 보는 견해 등이 있다.
한편, 일반적으로 생산능력에 대한 입증책임은 권리자에게, 판매할 수 없었던 사정의 입증책임은 침해자에게 있다고 보고 있다.
나. 이익액의 손해액 추정 규정
특허법 제128조 제2항, 실용신안법 제46조, 디자인보호법 제64조 제2항, 상표법 제67조 제2항, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제14조의2 제2항, 저작권법 제93조 제2항, 반도체집적회로의배치설계에관한법률 제36조 제2항은 각각 “침해자가 그 침해행위로 인하여 이익을 얻은 때에는 그 이익의 액을 권리자가 받은 손해의 액으로 추정한다.”고 정하고 있다.
이는 권리자가 자신에게 발생한 인과관계 있는 손해를 입증하는 것이 곤란한 점을 고려하여, 침해자가 받은 이익액을 권리자의 손해액으로 추정하는 것이다.
다. 추정의 전제요건과 범위
위 추정규정들에 의하여 손해의 발생 요건의 세부요건인 ① 손해의 발생, ② 침해행위와 손해의 인과관계, ③ 손해액 중, ①, ②, ③ 모두 추정된다는 견해와 ②와 ③만 추정되고, ①까지 추정되는 것은 아니라고 보는 견해 등이 있다.
뒤의 견해에 의할 경우 위 규정의 적용을 구하는 권리자는 그 전제요건으로 손해의 발생, 구체적으로 자기가 당해 권리를 실시하고 있고 또 현실로 영업상의 손해가 발생하였다는 사실을 주장, 입증하여야 한다.
대법원은 상표권 침해사건에서, “상표법 제67조 제2항이 상표권의 침해로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로, 지식재산권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 그 지식재산권을 실시하고 있고, 또한 그 지식재산권에 대한 침해행위로 인하여 실제상 영업상 손해를 입은 것을 주장, 입증할 필요가 있다”고 판시하였다(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결).
다만, 대법원은 그 입증의 정도에 관하여는 같은 사건에서, “위 추정규정이 입증책임을 경감하기 위한 규정이라는 점에서, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장․입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장․입증하는 것으로 족하다고 보아야 하고, 따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다”고 판시하여 상당히 완화하고 있다.
라. 이익액의 산정
(1) ‘이익액의 손해액 추정 규정’에서 침해자의 침해이익
침해자의 침해이익개념에 관하여 매출액에서 직접비용(생산원가, 판매뿐인 경우에는 매입원가)만을 공제한 이익이라는 조이익설과 매출액에서 생산원가뿐만 아니라 판매비, 일반관리비, 제세공과금, 기타 필요경비 등도 공제한 이익이라는 순이익설, 매출액에서 생산이나 판매 증가에 따른 변동경비(원료, 인건비, 기타 경비의 증가분)만을 공제한 이익이라는 한계이익설 등이 있다.
판례도 순이익설에 근거한 것과 조이익설에 가까운 것이 있어, 확립된 견해가 존재한다 할 수 없다(순이익설에 따른 판례가 많다. 또한, 순이익설 또는 조이익설의 입장을 취한 것이라고 하더라도 실제상으로 완전한 형태의 것은 드물고 어느 한 견해를 기초로 하여 수정을 가한 것이 많다. 따라서 순이익설의 입장으로 보이는 판례들에 있어서도 구체적으로 어느 비용항목을 공제하여야 하는지가 통일되어 있지 않다).
실무상 권리자가 일실판매이익을 주장, 입증하면서 판매수입에서 공제하여야 하는 비용항목에 대한 증거를 전부 제출하지 아니하는 경우가 있는데 이러한 경우에는 권리자가 합리적 수준의 비용항목을 주장, 입증하면 필요비용이 일응 전부 입증된 것으로 보고, 침해자의 추가비용항목에 대한 반증이 제출되면 이를 참작하여 공제하여야 하는 적정한 비용항목을 추가하고 있다(위와 같은 방법으로도 적정한 단위당 판매이익 또는 이익률 등을 도출하기 어려운 경우, 즉 당사자가 개인기업이나 영세기업으로 제대로 매출관련 자료 등을 소지하고 있지 않거나, 자료의 제출을 거부하는 경우에는 실무상 특허법 제128조 제5항 등에 기하여 세법상의 표준소득률, 기준경비율 또는 단순경비율을 적용하여 이익액을 산정하는 경우가 많다).
이 때에도 침해자의 총판매량과 단위당 판매가격은 비교적 쉽게 입증되나, 권리자로서는 침해자가 얻은 이익을 주장, 입증하는데 있어 침해자의 지배 하에 있는 각종 비용에 관한 증거를 입수하여 제출하는데 어려움이 있으므로, 권리자로 하여금 이익액이라고 합리적으로 인정될 수 있을 정도로 주장, 입증하게 한 후 침해자로 하여금 추가적인 공제항목을 반증으로 제출하게 하여 적정한 침해자의 이익액을 심리, 확정하여야 할 것이다.
그리고 권리자가 침해자의 이익을 주장, 입증함에 있어 침해자의 판매수입에 이익률을 곱하는 경우가 있는데, 이 때에도 권리자로 하여금 적정한 이익률이라고 일응 인정할 수 있는 비율을 주장, 입증하게 하고, 침해자로 하여금 그 보다 작은 이익률이 있으면 반증으로 제출하게 하여 적정한 이익률을 심리, 확정하여야 한다.
(2) ‘판매수량 추정규정’에서 ‘권리자의 단위수량당 이익액’
권리자의 단위수량당 이익액의 개념에 관하여도 여러 견해가 대립하고 있는데, 순이익설의 입장에서 권리자의 실제 판매 수량에 따른 매출액에서 필요비용을 모두 공제한 순이익을 실제 판매수량으로 나눈 단위수량당 순이익액을 의미한다는 견해, 권리자가 침해자의 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 수량(=권리자의 실제 판매수량+침해자의 판매수량)에 따른 매출액에서 필요비용을 모두 공제한 순이익을 위 판매할 수 있었던 수량으로 나눈 단위수량당 순이익액을 의미한다는 견해, 한계이익설의 입장에서 권리자가 추가로 판매할 수 있었던 수량에 따른 매출액에서 변동경비를 공제하고 남은 한계이익을 추가로 판매할 수 있었던 수량으로 나눈 단위수량당 한계이익액을 의미한다는 견해(서울남부지방법원 2003. 2. 13. 선고 96가합6616판결, 같은 법원 2003. 2. 7. 선고 2001가합8692, 2001가합11162 판결은 한계이익설에 따라 단위수량당 이익액을 산출하였다) 등이 있다.
아무튼, 권리자의 단위수량당 이익액은 침해자의 이익과 달리 관련 자료가 권리자에게 있으므로 권리자 입장에서 그 입증이 훨씬 용이할 것이나, 비용에 관하여 엄격한 입증을 요구할 때에는 영업비밀의 개시를 강제할 우려가 있으므로, 유연하게 합리적인 증거에 의하여 상당한 비용을 인정하면 될 것이다.
마. 기여율
침해자가 생산‧판매한 제품 전체 중 일부분(부품 등)만이 권리자의 지식재산권 침해에 해당하는 경우에는 제품 전체를 판매한 이익 전액이 권리자의 손해라고 추정되는지, 혹은 제품 전체의 이익에 있어서 해당 특허 발명의 기여비율을 고려한 침해자의 이익액만이 권리자의 손해라고 추정되는지가 문제된다.
특허법 제128조 2항 등의 입법취지에 비추어 일응 침해자의 제품 전체의 판매이익이 권리자의 손해액으로 추정된다는 견해와 제품 전체의 이익액에 대한 당해 지식재산권의 기여도‧공헌도를 고려하여야 한다면서 위 추정의 기초가 된 침해자가 받은 이익이라는 것은 특허권의 침해에 의하여 얻은 이익에 한정되어야 한다는 견해가 대립하고 있다.
하지만 두 견해 모두 결론적으로 당해 지식재산권이 기여한 이익액만이 권리자의 손해액으로 된다는 점에서는 동일하나, 기여율의 주장, 입증 책임을 누가 부담하느냐 하는 점에 있어서만 차이가 날 뿐이다(앞의 견해에 의할 경우에는 침해자가, 뒤의 견해에 의할 경우에는 권리자가 기여율의 주장, 입증 책임을 각 진다).
그 외에 침해자가 생산‧판매한 단일 제품이 복수의 지식재산권을 침해한 경우, 당해 지식재산권 이외에 침해자 제품의 판매에 공헌하는 다른 여러 요인(침해자의 자본, 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도, 캐릭터 사용 등)이 있는 경우에 대해서도 마찬가지의 견해 대립이 있다.
대법원 1997. 9. 12.자 96다43119 판결은 상표권침해 사건에서 침해자의 순이익액은, 그 중 상품의 품질, 기술, 디자인, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 없는 이상 그것이 상표권자가 상표권 침해로 인하여 입은 손해액으로 추정된다고 보아야 한다고 판시하여, 침해자의 전체 이익액이 권리자의 손해액으로 추정된다고 보았다.
이러한 해당 지식재산권의 제품 전체의 구매력에 대한 기여율 결정함에 있어 주요 고려요소로는 제품 전체의 매출 성과(고객 흡입력, 수요자의 선택 구입의 동기 등)에 대하여 해당 지식재산권이 가지는 불가결성이나 중요도, 제품 전체의 구조 또는 기능상 해당 지식재산권이 가지는 불가결성이나 중요도, 제품 전체에 있어서 다른 부분의 가치와 해당 지식재산권 부분의 가치와의 상대적 평가, 제품 전체에 있어서 침해자 독자적 기술의 유무 등이 있고, 보조적 고려요소로는 제품 전체에 대하여 해당 특허 발명에 관계되는 부분이 차지하는 가격 비율 등이 있는바, 이런 요소들을 종합하여 기여율을 결정하여야 할 것이다.
저작권의 경우에는 표절부분이 일부분이면 그 부분이 특별히 매출에 큰 영향을 미쳤다고 볼 만한 사정이 없는 이상 그 표절부분이 전체에서 차지하는 양적 비율을 중점으로 기여율을 결정함이 일반적이다.
2. 일실 실시료 상당의 손해
가. 의의
특허법 제128조 제3항, 실용신안법 제46조, 디자인보호법 제64조 제3항, 상표법 제67조 제3항, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제14조의2 제3항, 저작권법 제93조 제3항, 반도체집적회로의배치설계에관한법률 제36조 제3항은 각각 “그 지식재산권의 실시 또는 사용에 의하여 통상 받을 수 있는 금액을 지식재산권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있다.
위 각 규정에 대하여 ① 손해액의 계산에 관한 규정이며 손해의 발생을 전제로 하여 실시료 상당액을 최저한도의 손해액을 법정한 것으로서 손해액 자체가 법정되어 있기 때문에 손해의 발생을 요건사실로 주장할 필요가 없고 지식재산권 침해 및 실시료 상당액만 주장‧입증하면 족하며 손해가 발생하지 않았다는 것이 항변사유가 된다(예를 들어 특허권과 달리 상표권의 경우에는 권리자의 상표의 고객흡입력이 전혀 인정되지 않아 침해상품의 판매에 기여한 바가 없음이 명백한 경우에는 실시료 상당의 손해도 발생할 여지가 없다고 볼 여지가 있다고 한다)고 하는 견해와, ② 지식재산권의 침해가 있으면 항상 최저한도 실시료 상당액의 손해가 발생하고 있는 것으로 간주하는 규정으로서, 손해의 불발생을 항변으로 주장할 수 없다는 견해의 대립이 있다. 그리고 통상 받을 수 있는 금액의 의미에 대하여는 통상실시료 또는 통상사용료로 보는 견해가 일반적이다.
위 각 조항은 위 일실 판매이익의 추정규정과 달리 침해행위와 손해 사이의 인과관계, 손해액뿐만 아니라 손해발생도 추정 또는 간주하므로, 권리자의 주장, 입증에 따라 법원은 침해자의 지식재산권침해행위와 통상실시료 또는 통상사용료만을 심리, 확정하면 된다.
나. 산정방법
통상실시료 또는 통상사용료라 함은 권리자의 지식재산권을 이용하는 대가로 통상 지급되는 금원으로서 객관적으로 상당한 금액을 말한다.
그에 해당하는 것으로서 사단법인 한국음악저작권협회 제정 음악저작물의 사용료규정 및 음악저작물 사용료 분배규정에 따른 사용료, 종전 계약에서 정한 로열티, 권리자의 내부적인 사용료 기준액 등이 있다(김태경, “저작권 침해와 손해배상에 관한 일 고찰”, 법조, 법조협회).
우리 나라에서는 실시료의 산정방법이 아직 확립되어 있지 않는 상태라 보이고, 일본에서는 ① 기존의 실시허락계약에 있어서 실시료를 참조한 예, ② 동종기술 등에 관한 실시료의 일반적 요율을 고려한 예, ③ 국유특허권실시계약서의 실시료 산정방법에 의한 예(우리 나라의 특허청이 작성한 “국유특허권의 통상실시권 유상 실시계약서”를 보면 ‘실시료 = 단위 제품의 가격 × 허락수량 × 점유율 × 기본율’의 방식으로 산정하고 있다), ④ 변론 전체의 취지로부터 실시료를 인정한 예가 있다.
3. 손해액 추정규정들 사이의 관계
편의상 특허법 규정을 예로 설명하는데, 다른 지식재산권법에 있어서도 다를 바 없다.
특허법 제128 제1, 2항과 특허법 제128조 3항은 모두 피해 권리자의 손해액에 대한 입증의 편의를 도모하기 위한 규정으로서, 최소한 특허법 제128조 제3항에 의한 금액의 손해배상은 보장해 주려는 것이므로, 권리자는 특허법 제128조 제1, 2항과 특허법 제128조 제3항에 의한 금액 중 더 많은 금액을 한도로 하여 선택적 또는 중첩적으로 손해배상을 청구할 수 있다(대법원 1996. 6. 11. 선고 95다49639 판결 참조).
한편 권리자가 일실판매이익을 청구하면서 특허법 제128조 제1항 또는 제2항의 적용을 주장하고, 실시료 상당의 일실이익을 청구하지 않아서 같은 조 제3항 등의 적용을 주장하지 않았는데, 침해자의 반증에 의하여 같은 조 제128조 제1항 또는 제2항의 추정이 복멸된 경우에, 법원이 같은 조 제1, 2항의 적용을 인정하지 않고 같은 조 제3항을 적용할 수 있는지 여부가 문제된다.
이에 대하여 긍정설과 부정설이 대립하나, 특허법 제128조 제1, 2항과 같은 조 제3항은 손해액의 산정방법상에 차이가 있을 뿐 모두 소극적 손해에 관한 규정으로서 동일한 소송물에 관한 것이고, 법원은 손해배상책임이 인정되는 한 손해액에 관한 당사자의 주장과 입증이 미흡하더라도 적극적으로 석명권을 행사하고 입증을 촉구하여야 하며 경우에 따라서는 직권으로 손해액을 심리․판단할 필요가 있으므로, 당사자의 주장이 없더라도 직권으로 특허법 제128조 제3항을 적용하여 손해액을 산정할 수 있다고 보는 긍정설이 유력하다.
역의 경우도 상정할 수 있으나 제128조 제3항은 실시료 상당의 최소한의 손해를 법정한 것으로, 같은 조 제3항의 손해가 인정되지 않는데 같은 조 제1항 또는 제2항의 손해가 인정될 경우는 거의 상정할 수 없으므로, 실제로 문제될 경우는 거의 없다 할 것이다. 마찬가지로 당사자가 특허법 제128조 제1항의 적용만을 주장하고 같은 조 제2항의 적용을 주장하지 않는 경우나 그 역의 경우에도, 법원이 당사자가 적용을 주장하지 않은 조항을 적용하여 손해액을 산정할 수 있는지 여부가 문제되나, 이 경우에 있어서는 법원이 직권으로 합리적인 방법이라고 판단되는 조항을 선택하여 손해액을 산정할 수 있다고 보는 것이 일반적인 견해이다.
다만, 법원은 당사자의 주장과 다른 방식으로 손해액을 산정한다고 하더라도 당사자에게 석명권 등을 행사하여 법원이 선택한 방식에 맞추어 손해액을 입증할 기회를 부여하거나, 손해액에 대한 입증활동을 촉구하여야 할 것이다.
4. 손해배상액의 감경
특허법 제128조 제4항, 실용신안법 제46조 제1항, 디자인보호법 제64조 제4항, 상표법 제67조 제4항, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제14조의2 제4항은 “침해자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어 이를 참작할 수 있다.”고 규정하고 있다. 이는 침해자에게 손해액의 전부를 배상하게 하는 것이 신의와 형평의 원칙에 비추어 부당할 때 손해액 간주규정의 통상실시료 또는 통상사용료를 초과하는 손해를 감액할 수 있도록 한 규정으로서 고의 또는 중과실이 없다는 사실에 대한 입증책임은 침해자가 부담하며, 침해자의 주장과 관계없이 법원이 직권으로 심리, 판단할 수 있다고 본다.
그러나 이러한 규정이 있다 하여 과실상계 규정의 적용이 배제되는 것은 아니므로, 법원은 직권으로 또는 침해자의 주장, 입증에 따라 손해의 발생 및 확대에 기여한 권리자의 과실을 심리하여 그 손해액을 적당한 액으로 감액할 수 있다.
특허법 제128조 제1, 2항에 의하여 추정되는 손해액에 대하여도 경과실을 이유로 감액할 수 있는지 여부에 대하여는 학설이 나뉜다.
감액할 수 있다는 견해에 따라 특허법 제128조 제4항 후단에 의하여 경과실을 참작한다 하더라도 특허법 제128조 제2항 소정의 통상실시료 상당액보다 적은 금액을 손해액으로 정할 수 없다.
5. 손해액 산정에 있어서의 법원의 재량권 인정
특허법 제128조 제5항, 실용신안법 제46조, 디자인보호법 제64조 제5항, 상표법 제67조 제5항, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제14조의2 제5항은 각각 “법원은 손해가 발생한 사실이 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 손해액 추정규정 등에 불구하고 변론의 전체의 취지 및 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”고, 저작권법 제94조는 각각 “법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 손해액 추정규정 등에 의한 손해액을 산정하기 어려운 때에는 변론의 전취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다”고 규정하여, 권리침해로 인한 재산상 손해배상청구에 있어서는 위자료 산정시와 마찬가지로 손해액 산정상의 재량권을 인정하고 있다.
6. 서류의 제출명령
특허법 제132항, 실용신안법 제46조, 디자인보호법 제67조, 상표법 제70조, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제14조의3은 “법원은 당사자의 신청에 의하여 다른 당사자에게 당해 침해행위로 인한 손해의 계산을 하는데 필요한 서류의 제출을 명할 수 있으나, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 경우에는 그렇지 아니하다.”고 규정하여 피해자인 권리자가 침해자의 이익이나 통상실시료 또는 통상사용료를 입증하기 위하여 장부 등 계산서류의 제출을 요구할 수 있도록 하였다. 이 때 당사자가 제출명령에 응하지 아니하는 경우에는 직접 제재를 가할 수는 없으나, 법원은 그 서류에 관한 상대방 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(민사소송법 제349조).
통상적으로 권리자인 특허권자 등이 특허권 등의 침해 여부가 충분히 심리되지 않은 단계에서 손해액 확정을 위하여 침해자인 침해자의 매출 관련자료 등에 대하여 문서제출명령을 신청하는 경우가 많은데, 불필요한 서류의 제출을 막기 위하여 채택을 보류하였다가 특허권 등의 침해가 충분히 입증된 후에 채택하는 것이 바람직하다.
7. 권리자 또는 침해자가 다수인 경우
특허권자 등이 전용실시권 등을 설정한 경우(매출액에 따라 일정비율로 실시료를 지급받기로 한 경우)에는, 전용실시권자 등은 특허권자 등에게 지급하여야 할 실시료 상당액을 공제하고 남은 잔액에 대하여 손해배상청구를 할 수 있고, 특허권자 등은 전용실시권자 등으로부터 지급받아야 할 즉, 위 공제한 위 실시료 상당액을 손해배상으로 청구할 수 있다.
특허권자 등이 통상실시권 등을 설정한 경우에는 독점적 통상실시권 등의 경우를 논외로 하면, 특허권자 등에게만 손해배상청구권이 인정된다고 하겠다.
침해자가 다수인 경우에는 일반 불법행위와 마찬가지로 민법 제760조에 의하여 해결하면 된다.
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