【판례<상표로서의 사용과 디자인적 사용>】《디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이 상표로서 사용된 것으로 볼 수 있는 경우 및 그에 관한 판단 기준, 배선덕트에 형성된 세 줄의 홈이 상표..

【판례<상표로서의 사용과 디자인적 사용>】《디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이 상표로서 사용된 것으로 볼 수 있는 경우 및 그에 관한 판단 기준, 배선덕트에 형성된 세 줄의 홈이 상표로서 사용된 것인지 여부(대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결)》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕

 

1. 판결의 요지 : [피고가 확인대상표장을 상표(출처표시)로 사용하였는지 여부가 문제된 사건]

 

가. 디자인과 상표는 배타적․선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조).

 

나. 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등 참조).

 

다. 배선덕트에 세 줄의 홈이 형성된 확인대상표장은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장이므로, 그 표장이 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없고 상표로서 사용되었다고 본 사례.

 

2. 쟁점

 

⑴ 위 판결의 쟁점은, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이 상표로서 사용된 것으로 볼 수 있는 경우 및 그에 관한 판단 기준이다.

 

⑵ 디자인과 상표는 배타적⋅선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조). 다만 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 등 참조). 이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용태양, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등 참조).

 

⑶ 원고가 피고를 상대로, 피고의 확인대상표장(피고의 배선덕트에 표시된 세 줄 홈의 형상으로 “그림 1”의 실선 부분)이 원고 등록상표 “ 그림 2”(배선함, 배전함, 전선관 등을 지정상품으로 하는 입체상표)의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위확인심판을 청구한 사안이다.

 

⑷ 원고가 확인의 대상으로 삼은 피고 확인대상표장이 단지 디자인으로만 사용된 것인지, 아니면 출처표시로도 사용된 것인지가 쟁점이다.

 

⑸ 원심은, 피고 확인대상표장에 표시된 세 줄의 홈 형상은 상품의 장식이나 외장으로 인식되는 데에 그칠 뿐 수요자가 이를 상품의 출처표시로 인식하여 상표로서 기능하지 않아, 원고 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

 

⑹ 대법원은, 배선덕트에 표시된 위와 같은 세 줄의 홈은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장으로 그 표장이 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없어, 피고 확인대상표장은 상표로서 사용되었다고 봄이 타당하다는 이유로, 이와 달리 본 원심을 파기하였다.

 

3. 상표로서의 사용 [이하 대법원판례해설 제130호, 권상한 P.333-351 참조]

 

가. 판례의 태도

 

상표법은 ‘상표의 사용’을 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시․수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고․정가표․거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’로 정하고 있다(상표법 제2조 제1항 제11호, 이하 법명은 생략한다). 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 ‘사용’할 권리를 독점하고(제89조), 타인의 등록상표와 동일․유사한 상표를 그 지정상품과 동일․유사한 상품에 ‘사용’하는 행위는 상표권을 침해한 것으로 본다(제108조 제1항). 그러나 문리적으로 상표의 사용에 해당하는 모든 행위가 상표권의 침해를 구성하는 것은 아니다.

판례는 ‘타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다.’고 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 등 다수). 상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장을 말한다(제2조 제1항 제1호). 상표는 기본적으로 그것이 부착된 상품의 출처가 특정한 영업주체임을 나타내는 상품출처표시기능과 이에 수반되는 품질보증기능을 주된 기능으로 한다(대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결). 상표법상 상표의 보호는 상표의 상품출처표시기능을 위법하게 방해하는 행위로부터 보호하는 것이다. 그러므로 침해자가 표장을 상품에 사용하였다고 하더라도 그것이 상품의 출처를 표시하는 태양으로 사용된 것이 아니라면 상표권을 침해하는 행위라고 평가할 수 없다.

 

나. 상표로서의 사용과 디자인적 사용

 

상품에 표시되어 있는 표장은 상품의 출처를 나타내기 위해 표시하는 경우도 있지만 미감의 고양을 위해 표시하는 경우도 있다. 출처를 표시하기 위해 사용한 표장이 그 자체의 미감에 의하여 디자인적 기능을 병행하여 발휘하거나, 상품의 디자인에 불과한 외관이 자타상품을 식별케 하는 출처표지로서의 기능을 발휘하는 경우도 있다. 어느 디자인이 디자인보호법에 의하여 보호된다고 하여 상표로서 등록하는 것을 배제할 필요는 없고, 상품이나 포장의 형상이 시각을 통하여 미감을 일으키고 자타상품의 식별기능을 수행한다면 디자인보호법과 상표법에 의한 병존적 보호도 가능하다. 그러므로 비록 당해 표장이 디자인적 구성이 강하다고 하더라도 상품의 표장으로서의 기능, 나아가 출처표시의 기능까지 있는 한 상표로서 사용되지 않았다고 단정할 수는 없다.

판례도 “디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 한다.”고 판시하고 있다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결). 다만 “타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다.”고도 한다(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결, 대법원 2003. 2. 11. 선고 2002도4998 판결, 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등).

상표권 침해를 구성하기 위해 당해 표장을 상표로서, 즉 출처표시를 위해 사용할 것을 요구한다. 이는 상표법상 상표의 보호가 상표의 출처표시기능을 방해하는 행위로부터 보호하는 것이기 때문이다. 한편 동일․유사한 상품에 동일․유사한 상표를 사용하더라도 혼동가능성이 존재하지 않는 경우에는 상표권 침해를 구성하지 않는 것으로 보아야 한다. 그래서 출처표시기능을 수행하지 않아 혼동가능성이 없는 표장의 사용은 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없게 된다. 결국 핵심은 당해 표장이 출처표시기능을 수행하는지, 그로 인해 출처의 혼동가능성이 인정되는지 여부이다.

 

4. 상표로서의 사용의 판단 기준 [이하 대법원판례해설 제130호, 권상한 P.333-351 참조]

 

상표로서 사용되었는지는 ‘상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결).

 

가. 상품과의 관계

 

당해 표장이 상품의 출처를 표시하기 위해 사용되었는지를 판단하기 위해 그 상품과의 관계를 고려해야 한다. 상품마다 출처를 표시하는 전형적인 방법이 있는 경우가 있다. 당해 표장이 사용된 태양이 그러한 방법에 해당하는지 여부가 중요한 고려요소가 될 수 있다. 가령 구두나 신발의 경우에 제조회사는 소비자의 눈에 쉽게 띄는 발등 부분(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결, 대법원 2008. 10. 9. 선고 2007후2834 판결), 신발 옆 부분 등에 표장을 부착하는 경향이 있다. 따라서 등록상표와 유사한 표장을 신발의 표면에 부착한 경우에는 상표로서 사용된 것으로 볼 가능성이 클 것이다.

반면 외관에 장식을 위해 문자나 도형을 표시하는 것이 일반적인 상품들도 있다. 예컨대 장롱의 문 손잡이 모양(대법원 2003. 2. 11. 선고 2002도4998 판결, 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결), 침대의 머리판 장식에 새겨진 문양(대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2027 판결), 도자기에 새겨진 문자(대법원 2005. 10. 7. 선고 2004후1458 판결), 그릇의 표면에 새겨진 그림(대법원 2005. 11. 25. 선고 2005후810 판결), 삼각기(三角旗)에 새겨진 문자 등은 흔히 장식 기능을 수행한다. 수요자가 그것을 보고 상품의 출처를 표시하는 것으로 여길 가능성은 낮다. 이처럼 상품에 표시된 표장이 출처표시기능을 수행하는 지를 판단할 때에는 상품과의 관계를 고려하여야 한다.

 

나. 당해 표장의 사용 태양

 

기본적으로 당해 표장이 눈에 잘 띄게 표시되었는지, 표시된 크기가 어떠한지 등이 영향을 미칠 수 있다. 다만 당해 표장이 이목을 끈다고 해서 곧바로 출처표시기능을 수행한다고 평가할 수는 없고 다른 요소들을 종합해서 살펴보아야 할 것이다.

한편 사용자가 상품에 당해 표장과 별개로 자신의 상표를 표시하는 경우가 있다. 이러한 사정은 일반적으로 당해 표장이 출처표시기능을 수행하기보다 단순히 디자인적으로 사용되었다고 볼 만한 정황에 포함된다. 하지만 하나의 상품에 둘 이상의 상표가 표시될 수도 있는 것이므로(대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결), 사용자의 상표가 병존한다고 하여 곧바로 당해 표장이 상표로서 사용되지 않았다고 단정할 수는 없다.

사용자의 상표가 저명하다거나, 눈에 띄는 방식 내지 그 상품과의 관계에서 전형적으로 출처를 표시하는 방식으로 표시되어 있다는 등의 사정이 있다면 수요자로서는 사용자의 상표를 출처표시로 인식할 가능성이 높다. 요컨대 당해 표장은 단순히 디자인적으로 사용된 것으로 볼 여지가 크다. 가령 도자기의 표면에 등록상표와 유사한 문자가 새겨져 있지만 그와 별개로 도자기에 표시하는 전형적인 방법으로 사용자 자신의 예호를 표시한 경우(대법원 2005. 10. 7. 선고 2004후1458 판결), 그릇의 앞면에 등록상표와 유사한 도형이 그려져 있지만 그와 별개로 그릇의 뒷면에는 사용자의 상표가 표시되어 있는 경우(대법원 2005. 11. 25. 선고 2005후810 판결)가 그러하다.

반대로 등록상표가 저명한 반면 사용자의 상표는 식별력이 약하다거나, 등록상표를 크게 표시한 반면 사용자의 상표는 작게 표시한 경우 사용자의 상표를 부착하였다는 사정을 들어 당해 표장이 단순히 디자인적으로 사용되었다고 평가하기 어려울 것이다. 판례 가운데에는 저명한 등록상표와 매우 유사한 격자무늬를 의류의 표면 상당 부분을 차지하도록 사용하면서 동시에 사용자 자신의 상표를 작게 표시한 사안에서, 그러한 사정만으로 격자무늬가 디자인적으로만 사용되었다고 볼 수 없다고 판단한 사례가 있다(대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결).

 

다. 등록상표의 주지저명성

 

등록상표가 주지․저명할수록 당해 표장이 상표로서 사용되었다고 볼 가능성이 크다. 수요자들이 당해 표장을 보고 등록상표를 떠올려 이를 출처표시로 인식할 가능성이 크기 때문이다.

 

라. 사용자의 의도와 사용경위

 

그 외에 주관적으로 사용자의 모방 의사가 추단되는 사정이 존재한다면 당해 표장을 상표로서 사용한 것으로 평가할 여지가 크다. 표장의 유사 정도가 크다거나 표장이 상품에 표시된 위치가 동일하다는 등의 사정을 예로 들 수 있다. 만약 사용자가 등록상표가 가진 고객흡인력 등에 편승하기 위해 이를 모방하였다면, 사용자는 당해 표장이 출처를 표시하는 것처럼 보이도록 만들었을 것이다. 이러한 점에서 사용자의 모방 의사는 당해 표장이 출처표시기능을 수행한다는 데에 부합하는 강력한 간접사실이 된다.

판례 중에는 사용자가 원고 포트메리온의 등록상표와 유사한 도형을 그릇에 사용한 사안에서, 피고가 원고 제품과 동일한 위치에 동일한 크기로 유사한 표장을 배치한 사실, 피고가 인터넷 쇼핑몰에 ‘포트메리★스타일’, ‘포트메리온 st 접시’ 등으로 선전․광고해 온 사실을 상표로서의 사용에 해당한다는 근거로 든 사안이 있다(대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결).

반대로 등록상표의 출원일 이전에 지정상품에 대해 등록상표와 동일․유사한 표장이 디자인의 한 요소로 널리 사용되어 왔다면 피고 또한 당해 표장을 단순히 디자인적으로만 사용되었을 가능성이 있을 것이다. 등록상표의 출원일 약 12년 전부터 다른 가구회사들이 등록상표와 동일한 표장을 침대의 머리판이나 탁자의 장식으로 사용해 온 사정(대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2027 판결), 등록상표의 출원일 이전부터 등록상표가 포함된 도안을 도자기에 새겨 넣어 사용해 온 사정(대법원 2005. 10. 7. 선고 2004후1458 판결)을 상표로서의 사용을 부정하는 근거 중 하나로 든 사례가 있다.

 

5. 대상판결의 내용분석 [이하 대법원판례해설 제130호, 권상한 P.333-351 참조]

 

대상판결의 사안에서 확인대상표장이 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없고, 출처표시로도 기능하고 있으므로 상표로서 사용되었다고 봄이 타당하다.

대상판결은 확인대상표장이 상표로서 사용되었는지 아니면 순전히 디자인적으로만 사용되었는지에 관한 기존 대법원 판례의 법리를 재확인하고, 상표로서 사용된 것인지 여부에 대한 구체적인 기준을 제시하였다.