【(지식재산권법전문변호사) <상표권에 기한 침해행위의 금지 등의 청구권>】【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】

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● 상표권에 기한 침해행위의 금지 등의 청구권

 

1. 침해행위의 금지 등 청구권자의 확정

침해행위의 금지 등 청구를 할 수 있는 자는 상표권자 및 전용사용권자이며 통상사용권자에게는 성질상 침해행위의 금지 등 청구권이 인정되지 아니한다.

 

2. 표장에 대한 피고의 상표적 사용행위의 확정

피고의 행위가 원고의 상표권을 침해하는지 여부를 확정하기 위하여는 피고가 원고의 상표와 동일, 유사한 표장을 원고의 상품과 동일, 유사한 상품에 사용하는 것이 ‘상표적 사용’에 해당하는지 여부를 심리, 확정하여야 한다.

따라서 피고의 행위가 상표법 소정의 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’, ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위’, ‘상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위’ 중 어느 행위에 해당하는가를 확정하여야 한다.

 

그런데 피고의 행위가 상표법의 각 행위에 해당하더라도, 문자 또는 그 결합을 상품상에 표시하여도 그것이 표장이라고 말할 수 없는 경우, 표장사용이 출소표시기능을 가지지 아니한 경우에는 상품의 출처의 오인, 혼동이 발생하지 아니하므로 상표적 사용에는 해당하지 아니한다고 하여야 할 것이다.

 

위와 같이 피고의 상표법의 표장사용이 상표적 사용이 아니라는 주장은 피고의 항변사유에 해당하므로, 법원으로서는 원고의 주장, 입증에 따라 피고의 행위가 상표법 소정의 각 행위에 해당하는 경우에는 일응 피고의 행위가 상표적 사용에 해당하는 것으로 보고, 피고가 다른 특별한 사정의 존재를 이유로 상표적 사용에 해당하지 아니하는 점을 주장, 입증할 경우에만 그 주장, 입증에 따라 이를 심리하여야 할 것이다.

특히 인터넷 도메인이름에 관한 분쟁에서 피고가 원고의 등록상표를 도메인이름으로 정하여 웹사이트를 개설한 경우에 이를 상표적 사용으로 볼 수 있는지 문제되는바, 구체적 사용태양이나 연결되는 웹사이트의 표시내용 등으로부터 종합적으로 판단하여야 할 것이다.

이와 관련해서 “도메인이름의 요부가 저명한 등록상표와 동일하기는 하나, 상표법에서 규정하는 상표권 침해행위가 되기 위해서는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위가 있어야 하는데, 위 도메인이름 하에 운용되는 웹사이트에서 등록상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나, 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없다면 위 웹사이트를 통해 등록상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없고, 등록상표와 동일한 이름을 도메인이름으로 사용한 것만으로는 상표법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어렵다”고 판시한 대법원 판례가 있고(대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결), “특정한 도메인이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인이름이 일반인들을 그 도메인이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없다”고 판시한 대법원 판례가 있다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결).

그 밖에, 상표권의 침해에 대한 예방청구의 경우 원고로서는 피고의 상표권침해의 우려를 기초 지우는 사실을 구체적으로 주장, 입증하여야 한다는 점은 특허권의 경우에 논한 바와 같다.

 

3. 피고가 사용하는 표장과 원고의 상표권과의 저촉 여부의 확정

가. 상표의 동일․유사

피고가 사용하는 표장이 원고의 상표권의 보호범위에 속하기 위하여는 우선 피고가 사용하는 표장과 원고의 등록상표가 동일하거나 유사하여야 한다.

상표가 동일하다는 것은 대비되는 두 상표의 구성요소인 외관, 호칭, 관념이 물리적으로 동일한 경우뿐만 아니라 사회통념상 동일한 경우를 포함하는 것으로, 사회통념상 동일한 상표의 예로는 물리적으로 완전히 일치하지는 않지만 동일 문자상표 간에 있어서의 종서와 횡서의 차이, 문자의 대소의 차이, 도형, 기호상표에 있어서의 크기의 대소, 표현의 미세한 차이 등을 들 수 있다.

상표가 유사하다는 것은 대비된 2개의 상표가 동일한 것은 아니지만 외관, 호칭, 관념의 어느 면에서 비슷한 것을 가리키는 것이다. 따라서 상표의 유사 여부의 판단은 상표의 구성요소인 외관, 호칭, 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 각 지정상품의 거래상 일반수요자가 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 할 것이다(대법원 1989. 9. 29. 선고 88후1410 판결).

이 때 상표의 유사 여부의 판단에 있어서 상표를 전체적으로 관찰하여 그 외관, 호칭, 관념을 비교, 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이고, 다만 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 일반 수요자의 주의를 끌고 그러한 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정되는 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상표를 기능적으로 관찰하고 그 중심적 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상표를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰을 위하여 필요하고(대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결), 간이, 신속을 관례로 하는 거래의 실제에 있어서도 상표의 각 구성부분이 이를 분리하여 관찰하는 것이 부자연스럽다고 느껴질 정도로 불가분하게 결합하여 있지 않는 한 상표를 그 구성부분 전체의 명칭과 형상에 의하여 호칭하거나 인식하지 아니하고 그 중 주의를 끌기 쉬운 특정 부분만으로 간략하게 호칭하거나 인식하고 그로 인하여 한 개의 상표로부터 여러 가지의 호칭, 관념이 생겨나게 되는 경우가 있을 수 있다 할 것인바, 그러한 경우에는 그 특정부분에 의한 호칭, 관념이 다른 상표의 호칭, 관념과 동일 내지 유사하다면 설사 다른 부분이 전혀 다르다 하더라도 두 상표는 유사한 것으로 보아야 할 것이다(대법원 1987. 2. 24. 선고 86후136 판결).

 

나. 상품의 동일․유사

다음으로, 피고가 사용하는 표장이 원고의 상표권의 보호범위에 속하기 위하여는 원고의 등록상표에 대한 지정상품과 피고가 원고의 등록상표와 동일, 유사한 표장을 사용하는 상품과 사이에 상품이 동일하거나 유사하여야 한다.

상품이 동일하다 함은 두 개의 상품을 대비할 경우 상품의 내용이 서로 일치하는 것을 말하나 크기, 무게, 형태, 색채 등 물리적으로 완전히 동일한 것만을 의미하는 것은 아니고 사회통념상 거래실정에 비추어 동일한 것을 의미한다.

한편, 상품의 유사란 양 상품이 동일한 정도에는 이르지 못하지만 거래상 오인, 혼동을 일으킬 정도로 근사한 것을 말한다.

상품의 유사성에 대한 판단자료로 상표법상의 상품류구분표가 있을 수 있고, 상품류구분표상 동일 류에 속하는 상품에 대하여는 유사한 상품일 가능성이 크며 다른 류에 속하는 상품의 경우에는 유사한 상품이 아닐 가능성이 크나, 이는 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 유사한 상품을 법정한 것은 아니므로 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니므로, 상품류구분표의 같은 유별에 속하고 있다고 하여 곧바로 동일 또는 유사한 상품이라고 단정할 수는 없으며, 지정상품의 동일․유사 여부는 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 1997. 5. 16. 선고 96후1583 판결, 대법원 2002. 10. 25. 선고 2001후1037 판결).

 

다. 상품과 서비스의 유사

등록상표를 상표권자가 아닌 제3자가 서비스표로 사용하는 경우의 상표의 유사성 인정 여부에 관하여는, 상표는 상품 그 자체를, 서비스표는 서비스의 출처를 식별시키기 위한 표장으로서 각자 수행하는 기능이 다르므로 상품과 서비스업 사이에서는 상품의 동종, 유사성을 광범위하게 판단하여서는 아니 되나, 상품과 서비스업 간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조, 판매와 서비스의 제공이 동일사업자에 의하여 제공되는 것이 일반적인지 여부, 그리고 일반인들이 그와 같이 생각하는 것이 일반적인지 여부, 수요자의 범위 등 출처의 오인, 혼동의 가능성을 고려하여, 서비스업 중 상품과 관계있는 서비스업에 대하여는 어느 상품에 사용되는 표장과 동일, 유사한 표장을 그 상품과 밀접한 관련이 있는 서비스업에 사용할 경우 일반 수요자가 그 서비스의 제공자를 상품의 제조, 판매자와 동일인인 것으로 오인하여 서비스의 출처에 대하여 혼동을 일으킬 우려가 있고, 특히 거래사회의 실정으로 보아 서비스의 제공과 상품의 제조, 판매가 동일한 업자에 의하여 이루어지는 때가 많고 일반인 또한 그렇게 생각하는 경향이 있는 경우에는 상품과 서비스업의 유사성을 인정하여야 할 것이다(대법원 1999. 2. 23. 선고 98후1587판결).

대법원은 직물 염색 및 가공업과 모직물, 목면직물, 견직물(대법원 1986. 3. 25. 선고 85후20 판결)/ 고시학원경영업, 학원정보업과 서적, 학습지, 녹음된 테이프, 녹화된 테이프 등의 제조 판매업(대법원 1999. 7. 9. 선고 98후2887 판결)/ 귀금속 및 보석디자인업, 귀금속 및 보석감정업과 귀걸이, 목걸이, 반지(대법원 1998. 7. 24. 선고 97후2309 판결)/ 요식업, 레스토랑업, 간이식당업, 다방업, 호텔업과 빵, 베이컨, 햄, 육포, 소시지(대법원 1987. 7. 21. 선고 86후167 판결)/ 서적출판업과 서적(대법원 2001. 12. 28. 선고 2001후2467 판결) 등에 대하여는 혼동의 우려가 있다고 인정하였고, 물리치료업 및 건강진단업과 내시경, 뇌파계, 체온계와 같은 의료기기는 혼동의 염려가 없다고 하였다(대법원 1999. 2. 23. 선고 98후1587 판결).

 

라. 피고의 항변에 대한 심리

(1) 피고의 표장 사용행위가 원고의 상표권에 저촉되는 경우라 하더라도 원고의 상표권의 효력을 제한하는 사유가 있으면 피고의 상표권침해행위는 성립하지 아니한다.

상표권의 효력의 제한사유로는 상표권자에 의하여 전용사용권이나 통상사용권이 설정된 경우가 있고, 상표권도 권리이므로 권리남용의 항변, 실효의 항변이 있을 수 있고, 상표권이 무효라는 항변도 있을 수 있다.

(2) 그러나 상표권이 상표등록무효사유에 해당하여 무효라는 항변의 경우에는 상표등록무효심결이 확정되기 전에는 상표권에 대한 침해행위 금지 등 청구소송절차에서 상표등록사유의 하자 등을 이유로 상표권이 무효라는 판단을 할 수 없으므로, 피고의 위와 같은 주장에 대하여는 상표등록무효심결이 확정되기 전까지는 주장 자체가 이유 없다는 이유로 배척되어야 할 것이다(대법원 1989. 3. 28. 선고 87후139판결, 대법원 1996. 9. 10. 선고 96후283판결).

 

마. 진정상품의 병행수입의 문제

외국상품이 독점수입권자에 의하여 수입되는 경우 이와 별도로 제3자가 다른 유통경로를 통하여 진정상품을 독점수입권자의 허락 없이 수입․판매하는 행위가 허용되는지 문제된다.

이러한 병행수입 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해 등을 구성하지 아니하므로 병행수입업자가 상표권자의 상표가 부착된 상태에서 상품을 판매하는 행위는 당연히 허용될 것인바, 상표제도는 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 하고, 상표는 기본적으로 당해 상표가 부착된 상품의 출처가 특정한 영업주체임을 나타내는 상품출처표시기능과 이에 수반되는 품질보증기능이 주된 기능이라는 점 등에 비추어 볼 때, 병행수입업자가 위와 같이 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 나아가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고․선전행위를 하더라도 그로 인하여 위와 같은 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인․혼동을 불러일으킬 가능성도 없다면, 이러한 행위는 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없을 것이므로, 상표권자는 상표권에 기하여 그 침해의 금지나 침해행위를 조성한 물건의 폐기 등을 청구할 수 없으나, 병행수입업자가 상표권자의 상표를 사용한 태양 등에 비추어 영업표지로서의 기능을 갖는 경우에는 일반 수요자들로 하여금 병행수입업자가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있으므로, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률상의 영업주체혼동행위에 해당될 수 있다(대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결).

위 대법원 판결은, 병행수입업자가 매장 입구 또는 외부나 매장의 전면 외벽에 설치한, 상표가 표시된 간판과 명함에 관하여, 외국의 상표권자가 상표권 침해를 주장하면서 병행수입업자에 대하여 위 간판과 명함의 사용금지 및 폐기를 구하는 청구는 배척하고, 외국의 상표권자와 독점적인 수입․판매대리점 계약을 체결한 국내 회사가 부정경쟁행위라고 하면서 병행수입업자에 대하여 위 간판과 명함의 사용금지 및 폐기를 구하는 청구는 인용하였으며, 그 밖에 병행수입업자가 상표가 표시된 선전광고물, 포장지, 쇼핑백, 내부 간판을 사용한 것은 상표권 침해도 부정경쟁행위도 아니라고 보았다.

 

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