【(지식재산권법전문변호사)<부정경쟁방지법위반 영업비밀침해> 영업비밀 침해에 대한 구제방법】<영업비밀금지청구> 영업비밀 침해에 대한 구제방법 중 하나인 금지청구 【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】
<영업비밀 침해에 대한 구제방법 중 금지청구>
● 영업비밀 침해에 대한 구제방법 중 금지청구
1. 영업비밀 침해에 대한 구제
부정경쟁방지법은 영업비밀 침해행위에 대하여 민사적 구제수단으로 침해행위 금지․예방청구권(법 제10조), 손해배상청구권(법 제11조), 신용회복조치 청구권(법 제13조) 등을 인정하고 있으며, 나아가 형사적 구제수단으로 기업체 임직원 등의 비밀누설에 대한 처벌규정을 두고 있다.(법 제18조, 제19조)
2. 영업비밀의 특정
영업비밀침해금지를 명하기 위해서는 우선 청구권자의 영업비밀이 특정되어야 할 것인데, 법원이 영업비밀 특정을 지나치게 요구할 경우 이로 인하여 청구권자의 영업비밀이 비밀성을 상실할 우려가 있으므로 유의하여야 한다.
따라서 집행상 의문을 남기지 아니하는 범위 내에서 개괄적으로 특정하는 것은 불가피하다.
물론 영업비밀의 비공지성 및 경제성을 다투는 상대방의 주장과 입증의 정도에 따라서는 청구권자가 보다 구체적으로 영업비밀의 내용을 특정할 것을 요구받게 될 것이다.
영업비밀이 제대로 특정되지 못한 경우는 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 신청을 기각하여야 한다.
상당한 정도의 기술력과 노하우를 가지고 경쟁사로 전직하여 종전의 업무와 동일․유사한 업무에 종사하는 근로자를 상대로 영업비밀침해금지를 구하는 경우 사용자가 주장하는 영업비밀이 영업비밀로서의 요건을 갖추었는지의 여부 및 영업비밀로서 특정이 되었는지 등을 판단함에 있어서는, 사용자가 주장하는 영업비밀 자체의 내용뿐만 아니라 근로자의 근무기간, 담당업무, 직책, 영업비밀에의 접근 가능성, 전직한 회사에서 담당하는 업무의 내용과 성격, 사용자와 근로자가 전직한 회사와의 관계 등 여러 사정을 고려하여야 한다(대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380 결정).
통상 근로자가 청구권자 회사의 특정 업무에 종사하면서 지득한 것으로 제한하여‘…를 만드는 기술, …의 배합비율, …를 조절하는 기술’정도면 특정되었다고 보고 예컨대 A성분 50%, B성분 25% 등의 구체적인 배합비율, 조절방법 등의 특정까지는 요구하지 않는다.
3. 금지청구 등
가. 의의
영업비밀의 보유자는 영업비밀 침해행위를 하거나 하고자 하는 자에 대하여 그 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 때에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며(법 제10조 제1항), 침해행위를 조성한 물건의 폐기나 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 아울러 청구할 수 있다(법 제10조 제2항).
부정경쟁행위에 대한 금지청구권과 똑같은 형식으로서, 현재 진행 중인 침해행위의 금지청구, 장래 발생할 우려가 있는 침해 행위의 금지를 구하는 예방청구, 침해행위의 조성물 등의 폐기, 제공 설비의 제거 등 부대청구가 있다.
부정취득행위, 부정사용행위, 부정공개행위 등에 대한 금지청구는 이들 행위의 금지를 구하는 즉 부작위채무 이행청구이다.
부정사용행위는 일반적으로 영업비밀의 사용이 계속되고 있는 경우가 많을 것이므로, 계속적인 사용으로 그 비밀성이 해제되어 영업비밀이 소멸되어 버리기 전에, 이를 금지시키는 것이야말로 유효한 구제수단이 된다.
그러나 부정취득행위 및 부정공개행위는 대체로 1회로 끝나 버리고 반복되는 경우가 많지 않을 것이므로 금지청구가 실효를 보는 경우는 드물 것이다.
나. 청구권자
금지청구를 할 수 있는 자는 영업비밀에 관한 부정행위로 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 영업비밀의 정당한 보유자 또는 그 영업비밀에 관하여 고유한 이익이 있는 자이다.
영업비밀의 최초 개발자, 정당한 양수인, 허락을 받은 사용자 등은 고유한 이익을 가지고 있는 자이다.
영업의 의미는 부정경쟁행위에 대한 금지청구권에서 설명한 바와 같다.
다만 영업비밀의 경우에는 침해행위가 있거나 또는 침해행위를 할 우려가 있다고 인정되면 영업상 이익의 침해 내지 그 우려가 있는 것으로 보아야 한다.
침해행위를 할 우려가 있는 경우란 단지 침해의 개연성이 있는 정도만으로는 부족하고 그 개연성이 상당히 높은 경우를 말한다.
다. 상대방
금지청구의 상대방은 영업비밀을 침해하는 자 또는 침해하고자 하는 자로서, 침해행위를 현재 진행 중인자 또는 착수하였거나 착수할 개연성이 상당히 높은 자이다.
일단 침해행위가 1회성으로 종료하였다면 금지청구가 실효성이 없다는 점은 앞서 본 바와 같으나, 반복 실시될 가능성이 있는 정보로서 그 비밀성이 소멸되지 않았다면 다시 침해할 개연성이 높은 경우에 속할 것이다.
법인의 대표자, 이사 또는 종업원 등의 피용자가 그 법인 또는 사용자를 위하여 침해행위를 한 경우에, 그 책임이 귀속되는 법인 또는 사용자만 피고 적격이 있다는 주장도 있으나, 금지청구를 실효성 있게 하려면 그 법인, 사용자뿐 아니라 실제 행위자를 상대방으로 인정하여야 할 것이다.
다. 금지청구의 요건
(1). 영업비밀 침해행위 또는 침해 우려행위
영업비밀 보유자의 “영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려”가 있을 것을 요건으로 한다. 영업비밀의 경우 침해행위 또는 침해우려행위가 있으면 통상은 영업상의 이익의 침해 내지 그 우려가 있다고 하겠다.
다만 영업비밀 침해행위 또는 침해우려행위가 있다 하더라도 그 영업비밀이 어떠한 사유로든지 공연히 알려지게 된 경우에는 영업비밀로서의 성격을 상실하므로 기존 침해행위에 의한 손해배상의 청구는 별론으로 하고 금지청구는 허용되지 않는다.
(2). 침해행위의 위법성
침해행위가 객관적으로 위법일 것을 요한다. 그러나 영업비밀 침해 목적이라는 주관적 요건은 필요하지 않고, 고의·과실도 필요하지 않다.
라. 금지청구의 범위
(1). 협의의 금지청구
영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해 행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 '유리한 출발(headstart)' 내지 '시간절약(lead time)'이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있다.
따라서 영업비밀 침해행위의 금지는 이러한 목적을 달성함에 필요한 시간적 범위 내에서 기술의 급속한 발달상황 및 변론에 나타난 침해행위자의 인적․물적 시설 등을 고려하여 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 영업비밀을 취득하는 데 필요한 시간에 상당한 기간 동안으로 제한하여야 한다.
영구적인 금지는 제재적인 성격을 가지게 될 뿐만 아니라 자유로운 경쟁을 조장하고 종업원들이 그들의 지식과 능력을 발휘할 수 있게 하려는 공공의 이익과 상치되어 허용될 수 없다(대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결).
협의의 금지청구권의 대상이 되는 침해자의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 3호에 열거되어 있는 영업비밀 침해행위, 즉 영업비밀의 부정취득행위, 부정사용행위(판결주문에서는 “피고는 …부터 …까지 …를 사용해서는 아니된다.”라고 표시한다) 및 부정공개행위(판결주문에서는 “피고는 …부터 …까지 …를 제3자에게 공개하여서는 아니된다.”라고 표시한다)이다.
침해행위의 금지청구는 이들 침해행위의 금지를 청구하는 것이며 법률적으로 부작위명령을 청구하는 것이 된다.
부작위를 명함에 있어서는 일정한 시간적, 장소적 제한을 둘 수 있다.
시간적 제한을 둔 판례로는, 피고가 당해 기술을 독자적으로 개발하는데 소요되는 기간동안 영업비밀을 사용하지 못하도록 한 것이 있다[대법원 1996. 12. 23 선고 96다16605 판결은, “이 사건 기술정보의 사용 및 공개의 금지기간은 이 판결 확정일로부터 원칙적으로 3년으로 정하고, 다만 원고가 자체 개발하는 데 위 기간 미만의 기간인 2년이 걸렸다고 주장하고 있는 일부 기술정보에 관하여서는 원고 주장의 기간인 2년 동안으로 정하였는바, …”라고 판시하였다].
그리고 부작위의 명령을 위반하는 경우에는 간접강제의 방법이 인정된다(민사집행법 261조, 261조).
영업비밀의 침해행위의 각 유형 중 영업비밀의 부정취득행위와 부정공개행위는 계속적 행위가 아니고 1회적 행위이므로 금지청구를 하기에 적합하지 아니한 경우가 많다.
따라서 금지청구는 부정사용행위에 대하여 효과적인 제재수단이라고 할 것이다.
다만 영업비밀 침해의 금지청구소송을 제기하는 경우에 재판이 끝날 때까지 많은 시간이 소요되어 판결이 선고될 쯤에는 재판이 의미가 없게 될 수 있다.
따라서 법원에 영업비밀 침해중지의 가처분을 통한 침해행위의 금지의 필요성이 있게 된다.
(2). 예방청구
좁은 의미의 금지청구 외에 침해행위의 예방청구 범위를 정하는 데에는 위와 같은 고려가 더욱 필요하다.
예방청구는 장래 발생할 우려가 있는 행위의 금지를 청구하는 것으로, 이미 부정 취득당한 영업비밀이 사용․공개되기 전에 이를 사용․공개하지 못하도록 청구하는 경우가 많을 것이다.
현실적으로 침해행위가 발생하고 있지 않은 상황에서 이와 같은 예방청구를 받아들이려면, 적어도 장래 침해행위가 발생할 가능성이 상당히 있다고 인정되는 객관적 상황이 있어야 하고, 나아가 침해행위를 실행하려고 결의하였다는 등의 주관적 의지가 인정되어야 한다.
예방청구를 하는 자가 위와 같은 객관적, 주관적 사정을 입증하여야 할 책임을 부담한다.
다만 부정공개행위의 경우에는 금지됨으로 인한 불이익에 비해서 공개로 인한 피해가 극히 크다는 점에 비추어 그 입증의 정도를 완화하여야 한다.
(3). 폐기․제거 등 청구
침해 행위를 조성한 물건이나 침해에 제공된 설비가 존속하는 한 언제든 다시 영업비밀을 침해할 우려가 높다고 할 수 있으므로, 영업비밀 보유자의 이익 보호를 위하여 위와 같은 금지 및 예방청구에 부수하여 물건의 폐기(판결주문에서는 “피고는 …를 폐기한다.”라고 표시한다), 설비의 제거 청구를 인정하고 있다(제10조 2항).
영업비밀을 침해한 자 등의 수중에 침해행위를 조성한 물건이나 침해행위에 제공한 설비를 그대로 두면, 재차 침해행위의 금지를 명하는 것만으로는 영업비밀보유자의 이익의 보호에 불충분하다고 보아 금지 및 예방청구와 더불어 폐기, 제거청구를 인정한 것이다.
금지 청구권 행사 없이 독립하여 폐기 제거 청구만 할 수는 없다.
침해 행위 조성 물건이라 함은 영업비밀이 무엇이냐에 따라 다른 형태로 나타난다. 비밀 정보가 기재된 설계도, 사양서, 설명서, 또는 메모 노트(서울지방법원 1995. 2. 22, 선고 94가합3033 판결) 등이나 부정취득한 기술 정보로 만든 시제품 등을 예로 들 수 있다.
침해 행위에 제공된 설비에는 도청 장비나 부정 사용행위에 쓰이는 금형, 제조기계 등을 들 수 있다.
그러나 이와 같은 물건이나 설비에 대하여 폐기․제거 청구를 하기 위해서는 그것이 현존하는 사실에 대하여 입증하여야 할 뿐 아니라 상대방이 그 물건․설비에 대하여 소유권 등의 처분권한을 가지고 있음을 입증하여야 한다(대법원 1996. 12. 23 선고 96다16605 판결).
다만 침해 조성 물건 중 극히 일부분에만 영업비밀이 화체되어 있는 경우나, 침해 제공 설비가 그 침해 행위 외에도 일반적으로 다른 용도로 쓰이고 있는 경우라면 폐기․제거를 구하는 것이 과잉청구라고 볼 수 있다.
신의칙 또는 법익교량의 원칙에 비추어 권리남용이라고 판단되면 폐기 제거를 인정해서는 아니 될 것이고, 손해배상이나 부당이득의 법리로 이해를 조정할 수밖에 없을 것이다.
(4) 영업비밀침해금지청구의 범위
법원이 영업비밀침해금지청구를 인용하여 침해행위의 금지를 명함에 있어서 존속기간이 정하여져 있는 특허권, 실용신안권 등에 비하여, 상대방의 영업을 부당하게 제한하지 아니하는가 하는 점, 영업비밀의 성격 등에 비추어 그 금지기간을 제한할 필요성이 있는가 하는 문제가 있다.
침해행위의 영구적 금지를 명하는 것은 피고에 대한 제재적 성격을 갖고 자유로운 경쟁을 조장하며 종업원들이 그들의 지식과 능력을 발휘할 수 있게 하려는 공공의 이익과 상치될 수 있고, 영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 유리한 출발 내지 시간절약이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있으므로, 영업비밀 침해행위의 금지는 공정하고 자유로운 경쟁의 보장 및 인적 신뢰관계의 보호 등의 목적을 달성함에 필요한 시간적 범위 내로 제한되어야 하고, 그 범위를 정함에 있어서는 영업비밀인 기술정보의 내용과 난이도, 영업비밀 보유자의 기술정보 취득에 소요된 기간과 비용, 영업비밀의 유지에 기울인 노력과 방법, 침해자들이나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간, 침해자가 종업원(퇴직한 경우 포함)인 경우에는 사용자와의 관계에서 그에 종속하여 근무하였던 기간, 담당 업무나 직책, 영업비밀에의 접근 정도, 영업비밀보호에 관한 내규나 약정, 종업원이었던 자의 생계 활동 및 직업선택의 자유와 영업활동의 자유, 지적재산권의 일종으로서 존속기간이 정해져 있는 특허권 등의 보호기간과의 비교, 기타 변론에 나타난 당사자의 인적․물적 시설 등을 고려하여 합리적으로 결정하여야 한다(대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결; 1998. 2. 13. 선고 97다24528 판결).
바. 시효
영업비밀 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리는 영업비밀의 침해가 계속되는 경우에 영업비밀 보유자가 그 침해행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 사실 및 침해행위자를 안 날부터 3년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.
그 침해행위가 시작된 날부터 10년을 경과한 때에도 또한 같다(법 제14조).
불법행위에 대한 손해배상 청구권의 소멸시효를 규정한 민법 제766조 제2항과 같은 구조이다.
위와 같은 기간은 모두 消滅時效 기간으로, 어느 기간이 지나든 금지청구권은 소멸한다.
민법 제166조 제2항의 규정에 의하면 부작위를 목적으로 하는 채권의 소멸시효는 위반행위를 한 때로부터 진행한다는 점 및 부정경쟁방지법 제14조의 규정 내용 등에 비추어 보면, 부정경쟁방지법 제10조 제1항이 정한 영업비밀 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리의 경우, 그 소멸시효가 진행하기 위하여는 일단 침해행위가 개시되어야 하고, 나아가 영업비밀 보유자가 그 침해행위에 의하여 자기의 영업상의 이익이 침해되거나 또는 침해될 우려가 있는 사실 및 침해행위자를 알아야 한다.
따라서 채무자가 채권자의 영업비밀을 이용하여 제품을 생산․판매하려고 회사를 설립하였고 채권자가 그 사실을 알고 있었다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로는 채무자 회사를 설립한 시점에 바로 침해행위가 개시되었다고 단정할 수 없으므로 피신청인 회사가 설립된 때부터 바로 소멸시효가 진행된 것으로 볼 수는 없다고 한다(대법원 1996. 2. 13.자 95마594 결정).
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