【(지식재산권법전문변호사)<부정경쟁방지법> 부정경쟁방지법위반 금지청구의 요건과 효과】<부정행위 금지가처분 / 금지청구의 요건과 효과> 타인의 상표 및 용기와 유사한 것을 사용함으로써 신용 및 고객흡인력을 실추 또는 희석화시켜 타인에게 영업상의 손실을 가져오게 하는 경우도 금지청구의 대상이 될까? 상대방에게 ‘부정한 목적’이나 부정경쟁자의 고의․과실이 있어야만 금지청구권을 행사할 수 있는 걸까? 예방청구는 장래 반복의 위험이 있는 행위를 대상으로 할 수 있을 뿐, 그와 유사한 일체의 행위까지 대상으로 할 수는 없는 것일까? 실제 금지청구권을 행사할 때 본안 소송보다 이를 피보전 권리로 하는 부정경쟁행위 금지청구가처분을 하는 이유는 뭘까?【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】
<타인의 상표 및 용기와 유사한 것을 사용함으로써 신용 및 고객흡인력을 실추 또는 희석화시켜 타인에게 영업상의 손실을 가져오게 하는 경우도 금지청구의 대상이 될까? 상대방에게 ‘부정한 목적’이나 부정경쟁자의 고의․과실이 있어야만 금지청구권을 행사할 수 있는 걸까? 예방청구는 장래 반복의 위험이 있는 행위를 대상으로 할 수 있을 뿐, 그와 유사한 일체의 행위까지 대상으로 할 수는 없는 것일까? 실제 금지청구권을 행사할 때 본안 소송보다 이를 피보전 권리로 하는 부정경쟁행위 금지청구가처분을 하는 이유는 뭘까?>
● 부정경쟁방지법위반 금지청구의 요건과 효과
1. 부정경쟁행위 금지청구의 요건
금지 및 예방청구권은 부정경쟁행위로 인하여 영업상의 이익을 받았거나 침해될 우려가 있는 경우에 행사할 수 있다.
즉, ① 부정경쟁행위가 있을 것 ② 영업상의 이익이 침해되었거나 또는 침해될 우려가 있을 것
영업상 이익이란 영업상 신용(good will)을 뜻하며 부정경쟁방지법이 보호하려는 ‘영업’이나 ‘이익’의 개념은 넓게 해석할 수 있다.
개정 전 부정경쟁방지법은 ‘부정한 수단에 의한 상업상의 경쟁을 방지하여 건전한 商去來의 질서를 유지함을 목적으로 한다.’고 규정하여 한때 고유한 의미의 영리사업 즉 상법상의 상인, 상행위의 개념에 포착되는 영업에만 한정하는 이론이 있었다. 그러나 ‘건전한 거래 질서’ 유지를 목적으로 하는 현행법의 규정에 비추어, 영업은 상업 이외의 농업, 광업 등 산업 전반을 포함하여 계속적인 경제활동을 하는 주체이면 충분하다고 해석하여야 한다.
또 병원, 유치원의 경영, 학술․기술 등의 진흥․발전 등 사회복지, 문화활동의 사업 내지 공익사업, 변호사, 변리사, 세무사, 의사, 약사, 작가, 화가의 활동도 경제활동 주체인 이상 모두 포함된다.
다만, 도박, 마약, 매춘과 같은 公序良俗에 반하는 영업상 이익은 보호될 수 없다.
공서양속에 반하지는 않더라도 법률상 영업행위의 금지 또는 제한이 있는 경우, 그 영업에 관한 이익이 침해되었음을 이유로 중지청구를 소구할 수 없다(대법원 1976. 2. 24. 선고 73다1238 판결).
실제로 이익침해가 있을 것임을 필요로 하지 않고, 혼동행위에 의하여 장래 금지청구권자의 이익이 침해될 상당 정도의 가능성이 있는 것으로 충분하다(서울고법 1996. 7. 5. 선고 96나7382 판결).
혼동의 사실이 인정되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 영업상의 이익이 침해될 우려가 있다고 본다.
혼동의 위험, 거래선의 상실, 매상의 감소, 영업상 신용이나 명성의 훼손 등이 있으면 이익침해가 있는 것으로 해석되고 있다.
판례는, 영업상의 이익을 침해할 우려가 있다 함은 타인의 상표 및 용기와 유사한 것을 사용함으로써 신용 및 고객흡인력을 실추 또는 희석화시켜 타인에게 영업상의 손실을 가져오게 하는 경우를 포함한다고 하여 이를 넓게 인정하고 있다(대법원 1980. 12. 9. 선고 80다829 판결).
부정 경쟁을 할 생각으로 혼동적 상표를 등록 출원하거나(서울고법 1996. 8. 14. 선고 95나42555 판결. 대법원 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결) 상호를 등기한 경우에는, 이를 실제로 사용치 아니하였더라도 영업 이익을 침해할 우려가 있다고 본다.
그러나 일시적 휴업의 경우와 달리 폐업하여 영업의사가 없는 것으로 인정되는 경우까지 침해의 우려가 있다고 보기 어려울 것이다.
물론 상법상의 상호권의 침해에서와 같은 ‘부정한 목적’이나 부정경쟁자의 고의․과실은 금지청구권의 요건이 아니다(대법원 1995. 9. 29. 선고 94다31365, 31372 판결).
이러한 주관적 요건과 관계 없이 부정경쟁행위를 즉시 금지시킴으로써 간접적으로 소비자를 보호하는 효과도 있다.
2. 부정경쟁행위 금지청구의 효과
부정경쟁행위에 대하여 청구권자는 금지 등 청구권의 행사로서 상대방에 대한 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고, 침해금지 또는 예방을 청구하는 경우 부정경쟁행위 또는 영업비밀침해행위를 조성한 물건의 폐기 또는 이에 제공된 설비의 제거 기타 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.
금지청구는 ① 현재 계속중인 침해행위 즉 혼동야기행위 일체의 금지, ② 장래 침해행위의 예방, ③ 침해행위 조성물의 제거, 폐기, 부정경쟁행위의 대상이 된 도메인이름의 등록말소 등이 모두 포함된다.
예방청구는 장래 반복의 위험이 있는 행위를 대상으로 할 수 있을 뿐, 그와 유사한 일체의 행위까지 대상으로 할 수는 없다.
금지 및 예방 대상 행위는 구체적으로 특정되어야 하고 폐기, 제거와 같은 위법상태의 제거청구는 위와 같은 부정경쟁행위 금지 및 예방에 필요한 최소한도에 그쳐야 한다(대법원 1988. 4. 12. 선고 87다카90 판결).
즉 단순한 금지청구만으로는 피해자의 이익을 보호하는 데 부족한 경우에 계속되는 위법상태의 원천으로 인정되는 최초 위법행위의 결과를 제거할 것을 구하는 것이다.
이 위법상태 제거는 독립하여 청구할 수 없고 위와 같은 금지청구권 행사시에만 행사할 수 있다.
혼동 초래행위 금지의 예로는 간판, 표찰, 용기, 레테르, 선전용품, 포장지, 작업복, 장부, 건물 정문 등에 있는 혼동적 문자의 말소, 혼동적 문자가 쓰여진 메모지, 포장, 계산서, 영수증, 청구서, 간판 등의 사용 금지, 전화부 광고전단 등에서의 말소, 인쇄원판의 폐기 등이다.
오인적 표시의 사용금지 예컨대 위법 표지가 간판에 사용되는 경우에 그 표지의 말소 청구면 충분하고, 그 간판 자체의 철거 폐기 등 청구는 과잉청구로 허용되지 않는다[구체적인 집행은 간접강제(“채무자는 본 결정 송달일로부터 5일내에 … 표장을 말소하라. 채무자가 … 말소하지 아니할 때에는 채무자는 채권자에 대하여 위 기간만료일 다음날부터 말소할 때까지 1일 금 10만원의 비율에 의한 금원을 지급하라”), 또는 대체집행(“채무자는 … 간판 …을 본 결정송달일부터 5일 이내에 철거하여야 한다. 채무자가 위 기간내에 위 간판 …을 철거하지 아니할 때에는 채권자가 위임하는 서울지방법원 집행관은 채무자의 비용으로 이를 철거할 수 있다”)의 방법에 의한다].
설비의 제거 청구도 부정경쟁행위에 직접․전용적으로 제공된 것에 한하고 다른 용도에도 사용가능한 설비에 대해서는 제거를 구할 수 없다.
주지영업표시와 혼동적인 상호를 등록한 자에 대하여 금지청구권의 일환으로 등기상호의 말소를 구할 수 있는지에 대하여는 견해가 갈린다.
상호의 등기는 결국 침해의 조성물이라든지 등기는 당연히 공시를 수반하기 때문에 금지를 실효 있게 하기 위해서는 등기 자체를 말소시켜야 한다는 적극설이 다수설이다[피고의 특정한 상호의 사용이 부정경쟁행위에 해당한다 하여 피고의 상업등기 중 등기상호 부분의 말소를 구하는 경우에 이를 허용할 것인지에 관하여, 부정경쟁행위 금지청구에 등기상호의 말소청구가 포함된다는 것이 일본에서는 통설, 판례이다][서울고법 1992. 1. 14. 선고 91나11461 판결은 금지청구권의 일환으로 상호등기의 말소를 명한 예로서 ‘주식회사 세모와 주식회사 동진세모 사이에 법인등기부상의 상호는 영업주체의 공시적 기능이 있는 점, 법인등기부상의 상호가 말소됨으로써 상호사용금지의 실효성이 확보될 수 있는 점 및 그 말소집행이 용이한 점 등에 비추어 부정경쟁방지법 제4조 소정의 행위중지청구권의 일종으로서 상호말소청구권을 인정함이 상당하다고 보여진다.’고 판시하였다][서울지법 1999. 10. 8. 선고 99가합41812 판결은 주지 저명 상표인 chanel 표시를 홈페이지에 사용하고 chanel.co.kr로 도메인 네임을 등록한 사안에서 동종의 상품 판매에 한정하지 않고 영업주체 혼동의 부정경쟁행위로 인정하여 chanel 표시의 홈페이지 사용을 금지하고 도메인 네임의 등록말소 절차 이행을 명하였다].
부정경쟁행위의 금지를 실효성 있게 하기 위하여는 등기상호 자체를 말소시키는 것이 효과적이고 상호등기는 그대로 두고 등기상호의 사용만을 금지시킨다는 것은 상업등기의 공시기능 등에 비추어 원고의 금지청구권 행사를 무의미하게 하므로, 피고의 특정한 상호의 사용이 부정경쟁행위에 해당하는 경우 원고가 피고의 상업등기 중 등기상호 부분의 말소를 구하는 것이 허용되어야 한다(서울고등법원 2002. 5. 1. 선고 2001나14377 판결).
그러나 회사의 경우 상호는 상호 본래의 역할과 더불어 자연인의 성명과 같은 역할을 하고 정관의 필요적 기재사항으로 반드시 등기해야 하는 특수성이 있어 상호 말소를 인정할 수 없다는 설도 있다.
이 설에서는 회사 상호의 말소 청구를 인정하지 않는 대신 회사 상호의 변경절차 이행청구를 허용해야 한다고 한다.
조성 물건의 폐기, 제공 설비의 제거 외에 부정경쟁행위의 금지 및 예방을 위하여 ‘필요한 조치’에는 승소판결의 광고(신용회복 청구에 주로 쓰인다), 거래처에 대한 통지 등을 생각할 수 있다.
요컨대, 부정경쟁행위의 금지, 예방 및 위법상태 제거는 필요하고도 충분한 한도 내에서 그쳐야 하는 것이고 특히 그것을 결정함에 있어서 고려해야 할 여러 가지 사정 가운데 금지 등에 의하여 의무자가 입게 되는 불이익까지 아울러 충분하게 고려하여야 한다(대법원 1988. 4. 12. 선고 87다카90 판결).
3. 부정경쟁행위 금지청구가처분
실제 금지청구권은 본안 소송보다는 이를 피보전 권리로 하는 가처분 소송을 통하여 많이 행사된다.
이 같은 가처분은 상대방 채무자에게 부작위의무를 명하는 만족적 가처분이며 민사집행법 제300조 제2항의 임시의 지위를 정하는 가처분에 해당한다.
임시의 지위를 정하기 위한 가처분의 경우는 원칙적으로 변론기일 또는 채무자가 참석할 수 있는 심문기일을 열어야 하는 것으로 되어 있다(민사집행법 304조).
따라서 일반적 가처분 사건에서 요구되는 密行性의 원칙을 그대로 적용하기 어렵다.
그러나 종국 판결에 의한 의무 확정이 아닌 만큼, 가처분 단계에서 사용 중지나 금지 청구를 받아들여, 침해행위 조성물에 대한 채무자의 점유를 풀고 집행관의 점유 아래 놓는 경우는 있지만 나아가 제거․폐기까지 인정하는 경우는 거의 없다.
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● 민사집행법전문변호사 (대한변호사협회 등록 제2015-82)
● 지식재산권법 전문변호사 (대한변호사협회 등록 제2015-83)
