【(지식재산권법전문변호사) <부정경쟁방지법>】부정경쟁행위 등 금지 등의 청구권【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】
● 부정경쟁행위 등 금지 등의 청구권
1. 부정경쟁행위 금지 등 청구권자의 확정
부정경쟁행위의 금지 등 청구권자는 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자이다.
즉 부정경쟁행위자인 피고와 영업상 경쟁관계에 있는 자만이 금지 등 청구권을 행사할 수 있고, 일반 소비자, 소비자단체, 피고가 속한 사업자단체 등에는 청구권이 없다. 원산지 허위표시행위, 출처지(생산지, 제조지, 가공지를 말한다) 오인야기행위, 질량 오인야기행위에 대하여는 원산지, 출처지, 질량표시 등의 사용에 대하여 고유하고 정당한 이익을 가지는 자만이 금지 등 청구를 할 수 있다 할 것이므로, 원산지 등에서 영업활동을 하는 영업자 또는 그 수입판매자 등 허위표시의 사용자와 경쟁관계에 있는 사업자에 해당하면 금지청구권을 행사할 수 있다 할 것이다.
부정경쟁행위의 금지 등을 청구할 수 있는 자에는 표지의 소유자 뿐만 아니라 독점적 실시권자, 그룹 명칭의 경우 계열사 중 1개의 회사, 프랜차이즈에 있어서 본부와 그 가맹점 등 그 표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자도 포함된다 할 것이고(대법원 1997. 2. 5. 선고 96마364 결정), 영업과 함께 표지를 양수한 양수인은 그 금지청구권도 승계한다(대법원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결).
영업비밀에 대한 침해행위의 금지청구의 경우는 청구권자가 영업비밀의 보유자이므로, 영업비밀의 최초 개발자, 정당한 양수인, 사용허락을 받은 사용자 등이 이에 해당한다.
2. 부정경쟁행위와 영업비밀침해행위의 확정
가. 부정경쟁행위의 확정
부정경쟁방지및영업비밀보호등에관한법률은 제2조 제1호에서 부정경쟁행위를 열거하고 있다.
피고의 행위가 부정경쟁행위에 해당하는지 여부를 심리함에 있어서 우선 문제가 되는 것은 부정경쟁방지및영업비밀보호등에관한법률 제2조 제1호 가목 상품주체혼동행위, 나목 영업주체혼동행위, 다목 식별력 또는 명성의 손상행위, 아목 부정목적 도메인이름 등록행위에서 규정하고 있는 ‘국내에서 널리 인식된’이란 부분의 해석 및 그 인정 여부이다.
우선 위 가, 나목에서 규정하고 있는 ‘국내에서 널리 인식된’의 의미는 주지성을 의미하는 것으로 이와 같은 주지성이 인정되기 위하여는 상품표지 또는 영업표지가 국내 전역에 걸쳐 모든 사람에게 인식되어 있는 정도까지 필요한 것은 아니고 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 널리 알려진 정도로서 충분하며, 널리 알려진 상표 등인지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 일응의 기준이 되고(대법원 1997. 2. 5.자 96마364 결정, 대법원 1995. 7. 14. 선고 94도399, 대법원 1996. 10. 15. 선고 96다24637판결), 외국기업의 상품이나 영업표지 또한 보호대상에 해당하지만, 외국에서 널리 인식된 상품이나 영업이라 하여 주지성을 인정할 수는 없으며, 국내에 널리 인식되어야 비로소 주지성을 인정할 수 있다(대법원 1981. 2. 24. 선고 80다1216 판결).
아목에서 규정하고 있는 ‘국내에서 널리 인식된’의 의미도 위 가, 나목에서와 같이 주지의 정도로 충분하고 저명의 정도에 이를 것을 요하지 아니한다(서울중앙지방법원 2004. 8. 19. 선고 2003가합88245 판결).
그러나 위 다목에서 규정하고 있는 ‘국내에서 널리 인식된’의 의미는 위 규정의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때 ‘주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것’으로 해석하여야 할 것이다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결).
한편, 위와 같은 주지, 저명성의 획득 여부에 대한 판단시점은 사실심 변론종결시이다(대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결, 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결).
피고가 국내에 널리 알려진 원고의 상품형태와 동일한 상품형태를 사용하는 경우에, 종래 “상품의 형태는 디자인권이나 특허권 등에 의하여 보호되지 않는 한 원칙적으로 이를 모방하여 제작하는 것이 허용되며, 다만 예외적으로 어떤 상품의 형태가 장기간의 계속적․독점적․배타적 사용이나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 경우에만 부차적으로 자타상품의 식별력을 가지게 되고 이러한 경우 비로소 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 가목 소정의 '기타 타인의 상품임을 표시한 표지'에 해당되어 같은 법에 의한 보호를 받을 수 있다”고 판시한 대법원 판결이 있는데(대법원 2001. 10. 12. 선고 2001다44925 판결 등 다수), 신설된 부정경쟁방지및영업비밀보호등에관한법률 제2조 제1호 자목에서는 상품형태의 주지성, 자타상품의 식별력을 요건으로 하지 않고, 원칙적으로 타인이 제작한 상품의 형태(형상․모양․색채․광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다)를 모방한 상품을 양도하는 행위 등을 새로운 유형의 부정경쟁행위로 규정하면서 일정한 경우에만 부정경쟁행위에서 제외함으로써, 새로운 상품형태 개발자를 두텁게 보호하고 있다.
한편, 피고가 유명 캐릭터를 자신의 상품 또는 영업의 표지로 사용하는 경우의 부정경쟁행위 해당 여부의 심리에 관하여는, 만화, 텔레비전, 영화, 신문, 잡지 등 대중이 접하는 매체를 통하여 등장하는 가공적인 또는 실재하는 인물, 동물들의 형상과 명칭을 뜻하는 이른바 캐릭터는 그것이 가지는 고객흡인력 때문에 이를 상품에 이용하는 상품화가 이루어지게 되는 것이고, 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 그 본질적인 기능으로 하는 것이 아니어서, 캐릭터 자체가 널리 알려져 있다고 하더라도 그것이 상품화된 경우에 곧바로 타인의 상품의 표지로 되거나 그러한 표지로서도 널리 알려진 상태에 이르게 되는 것은 아니라고 할 것이므로, 캐릭터가 상품화되어 부정경쟁방지및영업비밀보호등에관한법률 제2조 제1호 가목에 규정된 국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지가 되기 위하여는 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려져 있는 것만으로는 부족하고, 그 캐릭터에 대한 상품화사업이 이루어지고 이에 대한 지속적인 선전, 광고 및 품질관리 등으로 그 캐릭터가 이를 상품화될 수 있는 권리를 가진 자의 상품표지이거나 위 상품화권자와 그로부터 상품화계약에 따라 캐릭터 사용허락을 받은 사용권자 및 재사용권자 등 그 캐릭터에 관한 상품화사업을 영위하는 집단의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식되어 있을 것을 요한다 하여, 그 캐릭터가 상품표지로서의 주지성이 있을 것을 요구하므로(대법원 1996. 9. 6. 선고 96도139 판결, 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결), 법원은 캐릭터 자체의 주지성이 아닌 캐릭터의 특정 상품표지로서의 주지성을 심리하여야 한다.
또한, 인터넷 도메인이름에 관한 분쟁에서 피고가 원고의 주지상표를 도메인이름으로 정하여 웹사이트를 개설한 경우, 피고의 이러한 행위가 부정경쟁행위에 해당하는지 문제가 되는바, 먼저, 피고가 위와 같은 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착, 사용하고 있는 경우를 보면, 비록 부정경쟁방지법에서의 사용의 개념은 상표법과는 달리 보다 탄력적이고 유연하며 넓게 해석되어 질 수 있다고는 하나, 이러한 경우에 특단의 사정이 없는 한 도메인이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수 없어 부정경쟁방지및영업비밀보호등에관한법률 제2조 제1호 가목 상품주체혼동행위에 해당한다고 할 수 없다.
그러나 원고의 저명한 상품상표가 영업주체를 표시하는 힘을 가지는 경우와 같이(이른바 ‘상표의 상호화 현상’) 상품표지가 영업 자체를 표시하는 기능까지 가지는 경우 이러한 주지 상표를 도메인이름으로 정하여 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 한다면 위 도메인이름을 영업표지로 사용한 것으로 볼 수 있어 구체적, 실질적 혼동가능성 인정 여부에 따라 부정경쟁방지및영업비밀보호등에관한법률 제2조 제1호 나목 영업주체혼동행위에 해당될 수 있고, 또한, 원고의 저명상표를 영업표지로 사용함에 의하여 상표의 상품표지로서의 출처표시기능을 손상한 것으로 인정될 경우에는 부정경쟁방지및영업비밀보호등에관한법률 제2조 제1호 다목의 식별력 손상행위에도 해당될 수 있다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결).
다음으로, 피고가 원고의 저명상표를 도메인이름으로 정하여 웹사이트를 개설하였으나 웹사이트의 내용이 상품이나 서비스의 제공과는 관계없이 개인적인 목적으로 사용하면서, 다만 피고가 원고에게 도메인이름의 양도에 대한 대가로 금원 등을 요구한 경우 부정경쟁행위에 해당하는지에 관하여 보면, 부정경쟁방지및영업비밀보호등에관한법률 제2조 제1호 다목의 식별력 손상행위에 해당하는 표지의 사용은 ‘상업적 사용’을 의미하는 것으로 해석하여야 할 것인데, 위와 같이 금원을 요구하는 행위를 도메인이름을 상품 또는 영업을 표시하는 표지로 사용한 것이라고는 할 수 없으므로 위 다목 소정의 식별력 또는 명성의 손상행위에 해당하지 아니하나(대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결), 한편 신설된 부정경쟁방지및영업비밀보호등에관한법률 제2조 제1호 아목에서는 ‘상표 등 표지에 대하여 정당한 권원이 있는 자 또는 제3자에게 판매하거나 대여할 목적으로 도메인이름을 등록, 보유, 이전 또는 사용하는 행위’를 부정경쟁행위로 규정하고 있으므로, 사회상규에 부합하는 대가, 예컨대, 도메인이름 등록․유지비용에 그 이자 상당액을 더한 금액을 초과하여 도메인이름 등록인이 상표권자에게 양도의 대가를 요구한 경우에는 위 아목의 부정경쟁행위에 해당할 수 있다(서울중앙지방법원 2004. 8. 19. 선고 2003가합88245 판결).
나. 영업비밀행위의 확정
피고의 행위가 영업비밀침해행위에 해당하는 점을 확정하기 위하여는 피고가 취득하거나 공개하는 것이 ‘공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보’라는 영업비밀에 해당하여야 하고 피고의 영업비밀을 대상으로 한 행위가 부정경쟁방지및영업비밀보호등에관한법률 제2조 제3호 가목 내지 바목에 규정된 행위 중의 하나에 해당하여야 하므로, 법원은 원고의 주장, 입증에 따라 피고의 행위의 대상이 원고의 영업비밀에 해당하는지 여부와 피고의 행위가 부정경쟁방지및영업비밀보호등에관한법률 제2조 제3호 가목 내지 바목에 규정된 행위 중의 어느 행위에 해당하는지 여부를 심리, 확정하여야 한다.
2. 부정경쟁행위 금지 등 청구권의 행사
피고의 부정경쟁행위 또는 영업비밀침해행위에 대하여 원고는 금지 등 청구권의 행사로서 피고에 대한 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고, 침해금지 또는 예방을 청구하는 경우 부정경쟁행위 또는 영업비밀침해행위를 조성한 물건의 폐기 또는 이에 제공된 설비의 제거 기타 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.
이 때 피고의 특정한 상호의 사용이 부정경쟁행위에 해당한다 하여 피고의 상업등기 중 등기상호 부분의 말소를 구하는 경우에 이를 허용할 것인지 여부가 문제되는데, 부정경쟁행위 금지청구에 등기상호의 말소청구가 포함된다는 것이 일본에서는 통설, 판례이다. 부정경쟁행위의 금지를 실효성 있게 하기 위하여는 등기상호 자체를 말소시키는 것이 효과적이고 상호등기는 그대로 두고 등기상호의 사용만을 금지시킨다는 것은 상업등기의 공시기능 등에 비추어 원고의 금지청구권 행사를 무의미하게 하므로, 피고의 특정한 상호의 사용이 부정경쟁행위에 해당하는 경우 원고가 피고의 상업등기 중 등기상호 부분의 말소를 구하는 것이 허용되어야 할 것이다(서울고등법원 2002. 5. 1. 선고 2001나14377 판결).
원고의 주지성 있는 상품표지를 피고가 먼저 상표로서 등록하여 이를 사용하는 경우가 많은데, 이 때 피고는 원고의 부정경쟁행위 금지청구로서의 상표사용행위의 금지청구에 대하여 등록된 상표의 사용이므로 원고의 청구에 응할 수 없다고 주장하는 경우가 많다. 이러한 피고의 주장에 대하여는, 상표의 등록이나 상표권의 양수가 자기의 상품을 타업자 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고, 국내에 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표가 상표등록이 되어 있지 아니함을 알고, 그와 동일 또는 유사한 상표나 상호, 표지 등을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 상표의 등록출원이나 상표권의 양수 차제가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로(대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결, 대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결), 피고의 등록된 상표의 사용이 위에 해당하는지 여부를 심리하여 그에 따라 판단하여야 한다.
3. 영업비밀침해금지청구의 범위
법원이 영업비밀침해금지청구를 인용하여 침해행위의 금지를 명함에 있어서 존속기간이 정하여져 있는 특허권, 실용신안권 등에 비하여, 상대방의 영업을 부당하게 제한하지 아니하는가 하는 점, 영업비밀의 성격 등에 비추어 그 금지기간을 제한할 필요성이 있는가 하는 문제가 있다.
침해행위의 영구적 금지를 명하는 것은 피고에 대한 제재적 성격을 갖고 자유로운 경쟁을 조장하며 종업원들이 그들의 지식과 능력을 발휘할 수 있게 하려는 공공의 이익과 상치될 수 있고, 영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 유리한 출발 내지 시간절약이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있으므로, 영업비밀 침해행위의 금지는 공정하고 자유로운 경쟁의 보장 및 인적 신뢰관계의 보호 등의 목적을 달성함에 필요한 시간적 범위 내로 제한되어야 하고, 그 범위를 정함에 있어서는 영업비밀인 기술정보의 내용과 난이도, 영업비밀 보유자의 기술정보 취득에 소요된 기간과 비용, 영업비밀의 유지에 기울인 노력과 방법, 침해자들이나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간, 침해자가 종업원(퇴직한 경우 포함)인 경우에는 사용자와의 관계에서 그에 종속하여 근무하였던 기간, 담당 업무나 직책, 영업비밀에의 접근 정도, 영업비밀보호에 관한 내규나 약정, 종업원이었던 자의 생계 활동 및 직업선택의 자유와 영업활동의 자유, 지식재산권의 일종으로서 존속기간이 정해져 있는 특허권 등의 보호기간과의 비교, 기타 변론에 나타난 당사자의 인적․물적 시설 등을 고려하여 합리적으로 결정하여야 한다(대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결, 대법원 1998. 2. 13. 선고 97다24528 판결).
4. 영업비밀침해금지청구소송의 비공개 문제
영업비밀의 침해행위의 금지 등을 소송상 구하기 위하여는 그 대상이 되는 영업비밀을 구체적으로 주장, 입증하여야 한다.
그러나 재판의 심리와 판결은 공개되어야 한다는 공개재판주의에 입각한 소송구조 때문에 소송이 진행중인 영업비밀이 당사자는 물론 일반인에게까지 공개될 위험이 있다. 이 때 그 영업비밀이 공개되면 영업비밀로 더 이상 존속할 수가 없게 되므로, 영업비밀 보유자로서는 침해자에 대한 침해행위의 금지 등 청구소송의 제기를 기피할 수 있어 영업비밀의 보호에 미흡하게 될 수 있다.
이 때 영업비밀이 소송과정에서 추가로 침해되는 것을 방지하기 위하여 법원이 취할 수 있는 조치가 문제된다.
우리나라에서 국가의 안전보장, 안녕질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 경우에는 그 심리를 공개하지 않을 수 있으나(법원조직법 제57조), 영업비밀침해금지청구소송에 위 규정을 적용하기에는 무리이다.
따라서 소송절차를 통하여 영업비밀이 추가로 공개되는 것을 방지하기 위하여는 위에서 본 바와 같이 청구취지 및 판결 주문에 영업비밀을 그 특정 및 집행에 지장이 없을 정도로 개괄적으로 기재하는 것을 허용하고, 제3자에게 영업비밀이 공개되는 것을 최소화하도록, 영업비밀에 관한 증거조사를 되도록 원고의 영업비밀이 소재한 사무소 등지에서 현장검증에 의하도록 하거나, 기일진행의 순서를 마지막으로 정하여 공개 법정 내의 제일 방청객이 적은 상황에서 변론이 진행되도록 배려를 하여야 할 것이다.
한편, 민사소송법 제163조에서는 영업비밀 등의 보호를 위하여 소송기록의 열람 등의 제한규정을 신설하였고, 위 규정에 따라 소송기록중 비밀이 적혀 있는 부분(이하 “비밀 기재부분”이라 한다)의 열람․복사, 정본․등본․초본의 교부(이하 “열람 등”이라 한다)의 제한 또는 제한결정의 취소에 관하여 필요한 사항을 규정하기 위하여 ‘비밀보호를 위한 열람 등의 제한 예규’(재일 2004-2)를 신설하였다(2004. 9. 1. 시행).
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