【(지식재산권법전문변호사)<부정경쟁방지법> 주지성의 취득시기 및 입증책임 / 주지성의 악의 취득 / 주지성의 승계】<주지성> 주지성을 악의로 취득한 경우, 예컨대 타인이 사용하고 있는 미등록 상표인 정을 알면서 동종 유사한 상표를 사용하여 선전 광고 등의 집중 투자로 주지성을 취득한 경우라면 이도 보호의 대상이 될 수 있을까? 주지성, 즉 주지의 지역적 범위와 주지의 강도에 관한 사실의 입증책임은 누가 부담할까?【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】
<주지성을 악의로 취득한 경우, 예컨대 타인이 사용하고 있는 미등록 상표인 정을 알면서 동종 유사한 상표를 사용하여 선전 광고 등의 집중 투자로 주지성을 취득한 경우라면 이도 보호의 대상이 될 수 있을까? 주지성, 즉 주지의 지역적 범위와 주지의 강도에 관한 사실의 입증책임은 누가 부담할까?>
● 부정경쟁방지법의 개념 및 다른 법률과의 관계
1. 주지성의 취득시기 및 입증책임
부정경쟁행위로 손해배상이나 신용회복을 구하는 청구에서는 상대방이 혼동초래 또는 오인유발행위를 하였을 당시에 청구인측의 표지가 주지성을 갖추고 있어야 함은 당연하다.
문제는 금지청구권을 행사하는 경우에, 그 주지성을 사실심 辯論終結時까지 취득하면 좋은지(사실심변론종결시설)[사실심 변론종결시설: 주지의 상품표지로서 보호하기에 족한 사실상태가 형성되어 있는 이상, 그 시점에서 주지된 상품표시와 유사한 상품표시를 사용하여 혼동을 일어나게 하는 행위를 방지하는 것이 부정경쟁방지법의 입법 취지에 부합한다는 입장이다. 민사소송법상 일반적으로 당사자는 사실심의 구두변론종결시까지 사실자료를 제출하고, 법원이 판결의 기초로 하는 사실관계는 당사자가 사실심의 구두변론종결시까지 제출한 것에 한해서 그 시점까지 상품표시의 주지성이 구비되어 있다면, 소송제기시에는 구비되어 있지 않았더라도 금지청구가 인용된다고 한다(예들 들어 1심 변론종결시에 주지성을 구비하지 않았더라도 항소심에서 선전광고나 판매활동을 강력하게 추진한 결과, 항소심의 구두변론종결시에 주지성을 취득하면 항소심에서는 금지청구가 인용된다)],
아니면 부정경쟁행위 즉 侵害 당시에 이미 취득하고 있어야 하는지(상대방표시사용시설)[상대방표지사용시설: 주지성의 존재는 늦어도 나중의 영업주체가 유사한 상품표지 또는 영업표지를 사용한 시점에서 인정되어야 한다는 설이다. 따라서 이 설에 의할 경우에는 상대방이 상표를 사용하기 시작한 때에 주지성이 갖추어져 있지 않으면 사실심 변론종결시에 주지성을 취득하였다고 하더라도 패소하게 될 것이다]
양론이 있다.
양자의 결론에 있어 차이가 나는 경우는, 피고의 선사용 항변권이 인정되지 않는 경우이다.
일본의 경우는 부정경쟁방지법에 주지 전에 사용한 피고를 보호하기 위한 선사용 항변 규정이 있다.
주지성의 인정시기를 사실심 변론종결시로 하면 중지청구가 인용될 여지가 넓어지게 된다.
즉 甲이 사실심 변론종결시에 주지성을 구비하였더라도, 甲의 주지성의 구비가 乙의 표지의 사용개시 후인 이상, 상대방표지사용시설에 의할 경우에는 甲의 청구는 인용되지 않으나, 변론종결시설을 취할 경우에는 이 경우에도 원고의 청구는 인용될 것이다.
한편, 사실심 변론종결시설에 의하게 되면, 원․피고 양 표지의 주지성의 구비가 상대적이고 시기에 의해서 달라질 수 있는 사례가 있을 수 있고, 제1심에서 패소 후 항소를 제기한 원고가 선전광고에 주력한 결과 2심의 구두변론종결시에 주지성을 취득하면 오히려 승소판결을 얻을 수 있게 되는 등 양자의 승패가 유동적이며 예측이 불가능한 단점이 있으나, 과연 현실적으로 위 견해가 지적하는 바와 같은 사태 즉, 1심 종결시에는 주지성이 인정되지 않았다가 2심에서 비로소 주지성이 인정되는 경우라던가, 원․피고의 양 표지의 주지성의 정도가 서로 변동될 경우가 얼마나 발생할지도 의문이거니와, 설사 그러한 경우가 발생한다고 하더라도 위 판결도 적절히 판시하고 있는 바와 같이 부정경쟁방지법의 보호를 받을 만한 일정한 사실상태가 형성되어 있는 이상, 그 시점부터 이에 대하여 동법의 보호를 부여하는 것은 극히 당연한 일이며, 소송경제에도 부합한다고 할 것이다.
따라서 동법상의 권리를 보다 넓게 보호할 수 있는 사실심 변론종결시설이 타당한 것으로 생각되고, 우리나라의 다수설(이상경, 지적재산권소송법, 법문사, 577-579면; 崔聖坤, “不正競爭防止法에 있어서의 周知性”, 人權과 正義 191號(92.07); 황의창,「부정경쟁방지법」, 세창출판사, 29-31면; 高圭貞, “判例에 나타난 不正競爭行爲에 있어서의 周知性의 意味와 判斷 基準”, 判例硏究 11집(2000. 01), 부산판례연구회; 黃秉一,, “不正競爭防止法上의 主體混同行爲”, 辯護士: 法律實務硏究 24輯 (94.01), 서울지방변호사회) 및 판례의 입장이다(대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결, 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결. 일본 최고재판소는 1988. 7. 19.자 판결에서 “상품표지 사안에 대해 금지청구에 대하여는 현재(사실심의 구두변론종결시), 손해배상청구에 대하여는 피고가 손해배상청구의 대상이 되는 유사 상품표지를 사용한 각 시점에서 주지성이 있어야 한다"고 판시하여, 같은 견해를 취하고 있다).
주지성, 즉 주지의 지역적 범위와 주지의 강도에 관한 사실의 입증책임은 부정경쟁행위의 중지 등을 청구하는 측이 부담한다.
2. 주지성의 惡意 취득 문제
주지성을 악의로 취득한 경우, 예컨대 타인이 사용하고 있는 미등록 상표인 정을 알면서 동종 유사한 상표를 사용하여 선전 광고 등의 집중 투자로 주지성을 취득한 경우라면 이도 보호의 대상이 될 수 있을까 의문이다.
소비자의 입장만 생각한다면 주지 상표의 출처에 대한 혼동상태를 배제하기 위하여 善意․惡意를 묻지 않아야 일관성이 있다는 견해도 있을 수 있다.
그러나 경업 질서의 반윤리성을 배제하고자 하는 부정경쟁방지법의 입법취지에 비추어 공정한 경쟁 질서의 유지가 우선이므로, 주지 상태는 반드시 선의로 형성된 것이어야 한다.
다만 악의는 단순히 당해 표시의 선사용 사실을 알고 있었다는 것만으로는 부족하고 공정한 경업질서를 어지럽히는 등 부정경쟁의 목적을 가졌다는 정도에 이르러야 한다고 본다.
주지성 취득을 다투는 측에서 이와 같은 악의의 사정을 주장 입증해야 한다.
3. 주지성의 승계
부정경쟁방지법이 주지표지를 보호하려는 것은 기업이 비용과 시간을 들여 쌓아 올린 신용의 표상이기 때문이다.
계속적으로 표지가 사용되는 동안에 표지 주체의 변경이 생기는 경우, 그 주지성이 승계되는지 문제된다.
부정경쟁방지법이 주지표지를 보호하는 것은 기업주체가 스스로 노력하여 이루어 놓은 신용이 제3자에 의하여 침해되는 것을 방지하려는 데 그 실질이 있다.
따라서 실질적으로 기업주체의 변동이 없는 경우, 즉 상속에 의한 개인기업의 승계, 개인기업의 법인으로의 전환, 기존회사의 조직변경, 흡수합병 등의 경우 주지표지의 승계로 주지성도 승계된다.
그러나 영업활동 자체의 이전을 수반하지 않는 주지표지의 이전으로는 주지성이 승계되지 않는다(최성곤, “부정경쟁방지법에 있어서의 주지성”, 인권과 정의 191호, 125, 126면 참조).
영업양도에 수반하여 주지표지가 양도되는 경우 주지성의 승계 여부에 관하여 견해의 대립이 있으나, 일본의 통설은 표지의 주지성은 양수인을 기준으로 하여 생각하여야 하고, 다만 당해 표지가 양수인의 표지로서 주지되어 있는지 여부에 관하여 양도인 하에서 그 표지가 주지되었던 사실을 고려할 수 있다는 견해를 취하고 있다(최성곤, 위 논문, 126면; 小野昌延, 注解 不正競爭防止法, 靑林書院, 平成 2년, 169-172면 참조).
경제적 동일 기업의 발전적 승계이든지 아니더라도 적법한 거래로 표지의 사용상태를 승계한 경우라면, 그 표지에 화체되어 있는 신용(good will; 기업자가 경제활동에 의하여 얻어진 인간관계, 물품공급처, 고객, 영업상의 비결, 판매기회 등)도 그 기초 사업과 함께 승계된 것으로 보아야 한다. 상표권이나 특허권과는 달리 실질적 사실상태의 이전에 따른 주지성의 승계를 인정해야 할 것이다.
이와는 달리 영업을 이전하지 않고 표지만 이전하는 경우에는 주지성 승계를 인정하기 곤란하다.
영업과 분리하여 상표권만을 이전할 수 있는 상표법과는 달리 보아야 한다.
판례도 “영업양도 등 상품주체의 인격이 변경되는 경우에 있어서 주지상품표지의 이전과 함께 거기에 관계된 영업의 일체 등이 함께 이전되는 경우 원칙적으로 상품표지의 주지성이 신영업주에게 승계되고, 주지표시라고 말할 수 있기 위해서는 타인에게 특정인의 상품을 표시하고 있는 것이라고 알려져 있는 것을 요하지만 그 특정인이 누구인가까지가 명확히 알려져 있는 것을 요하지는 않는다.”고 한다(대법원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결).
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● 민사집행법전문변호사 (대한변호사협회 등록 제2015-82)
● 지식재산권법 전문변호사 (대한변호사협회 등록 제2015-83)
