【(지식재산권법전문변호사)<부정경쟁방지법> 상품주체 혼동행위의 의미】<혼동행위 상품주체혼동> 주지․저명성을 획득한 상품표지와 동일 또는 유사한 상품표지를 사용하여 상품을 생산․판매하는 경우 그 지정상품이 주지․저명성을 획득한 상품표지와 전혀 다른 이종의 상품이라도 부정경쟁행위에 해당할까?【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】
<주지․저명성을 획득한 상품표지와 동일 또는 유사한 상품표지를 사용하여 상품을 생산․판매하는 경우 그 지정상품이 주지․저명성을 획득한 상품표지와 전혀 다른 이종의 상품이라도 부정경쟁행위에 해당할까?>
● 상품주체 혼동행위
1. 혼동의 의미
혼동은 다른 것을 같은 것이라고 착각하는 것이다.
혼동에는 상품표시와 상품표시 사이의 혼동과 상품출처와 상품출처 사이의 혼동이 있다.
또 출처의 혼동에는 표지의 주체와 모용자 사이의 현실적인 경쟁관계를 전제로 관련 거래권의 일반적 관찰자가 일반적 주의력으로 사용된 표지로부터 상품 출처를 동일한 것으로 오인하는 것을 의미하는 狹義의 混同과 사용된 표지의 동일 유사성으로부터 두 영업자 사이에 영업상, 조직상, 재정상 또는 계약상 특수한 관계, 또는 특수한 인적관계 등이 있지 않은가 하고 오신시키는 廣義의 混同으로 나누어지는바, 부정경쟁방지법상의 混同은 출처의 혼동인 狹義의 混同뿐만 아니라 廣義의 混同도 포함한다.
2. 상품주체 혼동행위
“상품주체 혼동행위”에 있어서의 혼동은 상품과 상품 사이의 혼동뿐만 아니라 상품주체 간의 광의의 혼동까지 포함하는 넓은 개념으로 봄이 지배적 견해이다.
즉 출처의 혼동뿐만 아니라 주지표지 보유자와 이것과 동일․유사한 표지 사용자 사이에 어떤 관계가 존재하지 않을까라고 수요자나 거래자를 오신시키는 혼동도 포함한다.
타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는지 여부는 상품표지의 주지성과 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 사용 태양, 상품의 유사 및 고객층의 중복 등으로 인한 경업․경합관계의 존부, 그리고 모방자의 악의(사용 의도) 유무 등을 종합하여 판단한다(대법원 2001. 4. 10. 선고 98도2250 판결).
3. 인정한 판례
○ 대법원 2002. 10. 25. 선고 2001다59965 판결: ‘공기분사기’(공기를 분사하여 청소를 하는 기구로, 자동차정비소, 골프장, 공장 등에서 널리 사용)의 형태가 주지의 상품표지라고 보아 그것과 거의 동일한 형태의 공기분사기를 제조․판매하는 행위가 상품의 출처에 혼동을 일으키는 부정경쟁행위에 해당한다고 한 사례(상품의 구성 중 변형 가능성이 큰 부분이 특이한 형태를 이루고 있으며, 약 10년 동안 수십억 원 상당의 상품이 국내에 계속적으로 수입됨).
○ 대법원 2002. 2. 8. 선고 2000다67839 판결: “포모나” ‘도자기그릇 세트’에 새겨진 과일문양은 모양, 색채, 위치 및 배열에서 다른 업체의 문양과 차별성이 인정되고 관련 수요자와 거래자에게 널리 알려져 있어 그 도자기그릇 세트의 출처를 표시하는 표지에 해당한다고 하여, 이와 동일․유사한 도자기그릇 세트의 제조․판매행위가 상품주체의 혼동행위라고 한 사례(국내에서 약 10년간 100억 원 상당 판매됨).
4. 부정한 판례
○ 대법원 2002. 6. 14. 선고 2002다11410 판결: 원고들의 ‘야채절단기’가 전체적인 형태에 있어 다른 야채절단기와 구별되는 특징을 지니고 있지만, 야채절단기의 형태가 갖는 특징이 거래자나 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되었다고 인정할 만한 증거가 부족하다고 한 사례.
○ 대법원 2001. 10. 12. 선고 2001다44925 판결: ‘진공청소기’의 납작한 원통형 내지 밥통형 모양의 전체적인 형태와 그 본체에서 더스트 콘테이너(dust container)를 분리한 후의 고깔 형태의 속모양이 특정 회사의 상품임을 표시하는 표지로서 국내에 널리 인식되어 있다고 인정하기 어렵고, 다른 외국회사 제품들인 납작한 원통형 내지 밥통형 모양의 가정용 진공청소기가 국내에 수입․판매되는 실태에 비추어 보면 위 진공청소기의 형태에 자타 상품의 식별력 있는 차별적 특징이 있다고 보기도 어렵다고 한 사례.
○ 대법원 1997. 4. 24.자 96마675 결정: 주식회사 낫소가 ‘축구공’의 표면에 사용한 도안은 국내에 널리 인식된 상품표지에 해당되지 아니하며 신청인과 피신청인은 축구공에 각자 자신의 고유상표를 별도로 부착하고 있어 혼동할 우려도 없으므로 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받을 수 없다고 본 사례. 상품의 형태에 관한 판례이긴 하나 상품 자체에 고유상표가 부착되어 있다는 이유로 혼동가능성이 없다고 설시한 사례라 할 수 있다.
○ 대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정: 3년간 7,523개가 판매된 ‘토너 카트리지’(레이저 프린터의 구성부품 중 흑연가루인 토너를 담은 용기)의 형태가 수요자들에게 상품표지로서 주지성을 획득하였음을 인정할 수 없다고 한 사례.
○ 대법원 1996. 11. 26. 선고 96도2295 판결: 인쇄회로기판 제작에 사용되는 기계인 ‘전자부품 삽입기’와 ‘삽입 순서 제어기’의 형태가 국내 수요자들에게 상품의 출처표시로서 현저하게 개별화될 정도로 주지성을 취득하였다고 볼 수 없다고 한 사례(국내에서 5, 6년에 걸쳐 100대 가량 판매).
○ 대법원 1994. 12. 2. 선고 94도1947 판결: 이 사건 완구(“리틀타익스”의 ‘그네와 볼링세트’)의 판매기간(1988.～1993.), 판매수량(2만6천여 개), 선전광고의 방법(위 제품만 특정하여 광고한 것이 아니라 수십 종의 자사 제품들을 함께 광고) 등과 그 당시 이 사건 완구와 유사한 형태의 상품들이 경쟁적으로 판매되고 있었던 사정을 종합적으로 검토하여, 이 사건 완구의 형태가 수요자들에게 상품의 출처표시로서 개별화된 것으로 인식될 정도로 주지성을 획득하지 못하였다고 한 사례.
과거의 전통적 이론은 현실의 경쟁 관계 존재를 전제로 해서 동종의 상품 또는 영업의 범위 사이에만 출처의 혼동이 생기는 것이지 상품이나 영업이 전혀 다른 경우는 출처의 혼동이 생길 리가 없다고 보아 혼동개념을 좁게 해석하였다.
상품의 종류가 다른 경우에는 표지의 주지성이 미치지 않는 것이 보통이므로 협의의 혼동 위험은 없고, 동종 상품이라도 특정 상품표지가 일정 지역에서만 주지성이 있는 경우라면, 그 밖의 지역에서는 통상 혼동의 우려가 인정되지 않았었다.
그러나 식별력이 특히 강한 저명 상표나 저명 상호의 경우에는 관계가 없는 異種 商品이나 營業에 사용되어도 심리적인 聯想作用에 의해 양자는 일정한 관계에 있는 것은 아닌가라는 인상을 준다.
특히 재벌 그룹 위주의 경제 구조 아래서 계열 회사 등 기업 지원이 일반화되어 있다면, 예컨대 삼성의 표시는 삼성이 진출하지 아니한 업종에서도 삼성의 계열 회사 또는 그 후원을 받는 업체라는 연상을 하기 쉽고, 이러한 행위는 직접적 유형적인 매출 감소 등의 손해는 발생시키지 아니할지 모르나 많은 노력과 비용을 들여 획득한 타인상표 등의 저명성에 무단편승하여 부당히 이용하는 것(free ride)이다.
문제는 이러한 무단편승(무임승차)이 대체로 그 상표 등의 독특한 이미지를 손상시켜 그 이미지를 약화 내지 稀釋化(dilution)시킬 수 있다는 점에 있다(상법 제23조, 상표법 제7조 제1항 제10호 등도 이와 같은 경우를 예상하고 있다고 보는 견해도 있다).
경쟁관계의 존재를 전제로 하는 전통적인 혼동이론으로 해결하는 데는 무리가 있으므로[희석화(dilution) 위험이란, 예컨대 세계적으로 유명한 향수상표인 ‘4711’을 가죽제품에 사용하거나, 사진기 상표인 ‘Kodak’을 자전차에 사용하는 등 전혀 다른 상품 또는 업종에서 저명한 표지와 동일한 표지를 사용함으로써 그 표지가 가진 우월한 선전력을 해치는 것을 뜻하며, 이는 특히 저명표지 보호의 문제로 제2차대전 후 국제적으로 거론된 것이다. 이 희석화 이론은 업종이나 상품의 현격한 상이성으로 말미암아 혼동의 가능성이 실질적으로 배제되는 경우에도 저명한 표지의 귀속주체에게 자신의 표지가 범람하고 그와 더불어 그 표지가 가진 고객흡수력의 희석화의 방지에 대한 정당한 이익을 인정하고자 하는 것이다. 그러나 소위 희석화의 사례에 있어서는 법 제2조가 적용되기 위해 필요한 수요자의 혼동위험이 존재치 아니한다는 점에 문제가 있다. 미국은 1996. 1. 6. 연방상표법을 개정하여 제43조(C)를 신설하여 dilution 소송에서의 연방법상 근거를 마련하였다. 이로써 저명상표의 소유자는 혼동 가능성이나 경쟁관계 유무의 입증을 할 필요가 없게 되었다], 부정경쟁방지법에서의 경쟁개념 및 혼동개념의 확대에 의해 이 같은 문제를 규제할 수밖에 없다[서울고법 1995. 3. 8. 선고 94카737 판결. 서울고법 1996. 7. 5. 선고 96나7382 판결 ‘부정경쟁방지법상의 영업주체의 혼동행위는 반드시 쌍방의 영업이 동종이라는 등 경쟁관계에 있을 것을 요하지 아니하고 그것이 동종이 아니라도 일반수요자에게 기술적 제휴관계가 있는 것처럼 보이는 등 거래상 어떤 특수한 관계가 있는 것으로 오인될 수 있는 상황에 있다면 족하다.’].
著名 상표의 경우에는 광의의 혼동 개념을 원용해야 한다는 점에 학설은 일치하고 있다.
어느 상표가 저명 상표와 동일 또는 유사한 상표에 해당하는 경우라면 비록 그 지정상품이 異種의 것이라 하더라도 그 상표 사용은 한 기업이 여러 가지 이질적인 산업 분야에 걸쳐 여러 이종상품을 생산, 판매하는 현대의 산업구조에 비추어 저명 상표권자 또는 그와 특수관계에 있는 사람에 의하여 그 사용상품이 생산, 판매되는 것으로 인식되어 수요자로 하여금 상품출처나 영업의 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 것이므로 상표등록이 거절되어야 할 것이고 이에 위반하여서 된 상표의 등록은 무효로 된다(대법원 1985. 8. 20. 선고 82후27 판결, 1986. 6. 10. 선고 83후41 판결, 1987. 3. 10. 선고 86후156 판결, 1995. 9. 15. 선고 95후81 판결)는 점은 확고한 판례이다.
광의의 혼동 우려는, 상품의 성질, 영업의 형태 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는 영업이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있는지 일단의 기준이 된다[대법원 1991. 2. 12. 선고 90후1376 판결 (피심판청구인의 등록서비스표가 저명서비스표라고 하더라도, 피심판청구인이 은행법이 규정하는 은행업을 하는 금융기관으로서 은행업무는 이 사건 표장의 지정상품인 수산물의 생산 또는 판매와 전혀 관련이 없을 뿐 아니라, 은행이 수산물의 생산 또는 판매업을 영위한다는 것은 극히 이례에 속하는 일로서 기록상 피심판청구인이 그러한 업무를 영위해왔다고 볼 자료가 없다면, 위 표장의 지정상품이 저명상표인 이 사건 서비스표의 저명도와 명성에 편승하여 수요자를 유인할 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있다고 할 수 없으므로 위 표장을 그 지정상품인 미역, 다시마, 해태 등에 사용하더라도 수요자로 하여금 피심판청구인의 영업과 오인, 혼동을 일으킬 우려는 없다고 할 것이다.)].
위와 같은 상표법 판례의 태도는 본법에서도 광의의 혼동 개념과 그 판단기준으로 적용할 수 있다.
대법원 판례도 “주지․저명성을 획득한 상품표지와 동일 또는 유사한 상품표지를 사용하여 상품을 생산․판매하는 경우 비록 그 상품이 주지․저명성을 획득한 상품표지의 상품과 다른 상품이라 하더라도, 한 기업이 여러 가지 이질적인 산업분야에 걸쳐 여러 가지 다른 상품을 생산․판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조에 비추어 일반 수요자들로서는 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 당해 상품표지의 소유자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산․판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처에 혼동을 일으킬 수가 있으므로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 소정의 부정경쟁행위에 해당한다.”(대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결, 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결)고 판시하는 한편, “상품의 성질, 영업의 형태 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 등이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계(類緣關係)가 있다고 보기 어려운 경우에는 상품의 출처에 대한 혼동을 일으킬 우려가 없다는 점에서 부정경쟁행위가 성립하기가 어렵다.”(대법원 1998. 5. 22. 선고 97다36262 판결)고 판시한 바 있다.
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