【(지식재산권법전문변호사)<부정경쟁방지법> ‘동일 또는 유사한 표지’의 의미】<동일 또는 유사한 표지의 사용> 상업표지나 영업표지의 유사 여부 판단은 어떻게 하는 걸까?【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】
<상품표지나 영업표지의 유사 여부 판단은 어떻게 하는 걸까?>
● ‘동일 또는 유사한 표지’의 의미
1. 동일 또는 유사한 표지의 사용
부정경쟁방지법은 타인의 주지상품표지와 동일․유사한 표지를 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위(가목) 및 타인의 주지영업표지와 동일, 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 및 활동과 혼동을 일으키는 행위(나목)을 규제한다.
2. 동일 또는 유사한 표지
① 표지가 ‘同一하다’함은 사회관념상 차이가 없다고 생각되는 경우를 말함은 물론이고, 문제는 ‘類似’ 여부이다.
원칙적으로 상표와 마찬가지로 호칭, 외관, 관념 중 어느 하나 또는 그 이상이 유사하여 거래상 상품 출처의 오인이나 영업의 혼동의 우려가 있는 표지는 유사한 것으로 보아야 할 것이다.
② 이와 같은 유사여부를 판단하기 위한 관찰방법은 전체적․객관적․離隔的 관찰을 원칙으로 하되, 표지의 구성 중 인상적인 부분, 즉 요부에 대하여 비교하여야 한다. 그러나 전체적으로 현격한 차이가 있어 거래상 상품이나 영업의 출처에 오인 혼동을 일으킬 염려가 없으면 유사한 표지라고 할 수 없다.
유사여부의 판단 기준 역시 그 표지가 사용될 상품이나 영업의 주된 수요계층과 기타 상품이나 영업의 거래실정을 참작하여 수요자의 평균 수준의 주의력을 기준으로 판단하여야 한다.
요컨대, 상품의 표지의 유사 판단은 離隔的 觀察{離隔的 觀察: 일반적으로 소비자가 상품을 구입하면서 비교 상품들을 한 자리에 나란히 놓고 그것을 꼼꼼히 분석 비교하여 따져 본(이를 ‘對比的 觀察’이라 한다) 다음 구입하는 것이 아니고, 과거에 다른 곳에서 구입하면서 보았거나 광고 등으로 알고 있는 기억 또는 이미지 등에 의존하여 구매하는 것이 보통이므로, 표지의 유사여부의 판단은 수요자가 문제의 표지를 때와 장소를 달리하여 한정된 시간 내에 통상 기억에 의하여 관찰하는 것(이를 ‘離隔的 觀察’이라 한다)을 기준으로 유사 판단을 하여야 한다}, 全體觀察{全體的 觀察: 상품 표지가 문자, 도형, 기호 색깔, 문양 등 여러 요소로 이루어진 경우에도 이는 상품을 식별시키는 표지로서 전체적 일체성을 가지는 것이므로, 표지의 유사여부를 판단함에 있어서는 대상을 자의적으로 나누어 그 일부에만 초점을 두고 비교할 것이 아니라 상품의 출소를 표시함에 기여하고 있는 일체의 자료를 일체로서 비교하는 이른바 全體的 觀察이 필요하다. 즉, 표지의 구성요소의 각 부분만을 적출비교하는 것만으로는 부족하고, 그 표지가 거래자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 종합적으로 관찰하여야 한다. 다시 말해서 표지의 유사판단은 문제가 된 상품 표지 즉, 보호를 구하는 표지가 아니라도 상품의 출처를 표시함에 기여하고 있는 일체의 자료를 고려하여야 하며, 예를들어 보호를 구하는 상품표지가 용기 또는 포장이라 하더라도 그 상품이나 용기, 포장 등에 표시된 상표, 상호, 상품명, 기타 문자 등을 고려하여 유사여부를 판단하여야 한다는 것이다(윤병각, “부정경쟁행위의 유형과 구제방법”, 재판자료 57집 566쪽 참조)}과 分離觀察{分離觀察: 물론 상품 표지가 의미 또는 시각상으로 그 구성요소가 나누어지고 각 구성요소 사이에 비중의 차이가 인정되는 경우라면, 수요자의 주의를 끄는 주요부분을 분리하여 이 부분을 기준으로 유사여부를 판단하는 分離觀察 내지 要部觀察도 전체관찰의 보완적 수단으로 이루어져야 한다} 내지 要部觀察을 전제로 표지의 외관(형태와 색채 등), 호칭, 관념(의미내용)을 고려하여 그 어느 하나가 형식적으로 유사하면 유사하다고 판단할 수 있으나, 이러한 형식적 대비에 그치는 것이 아니므로, 외관, 호칭, 관념의 어느 하나가 형식적으로 유사하더라도 거래사정을 감안하여 혼동의 염려가 없다면 표지의 유사성은 부정된다 하겠다.
표지의 동일성 또는 유사성은 혼동을 인정하기 위한 수단으로, 대부분의 사안에서는 혼동위험의 인정과 표지의 동일성 또는 유사성의 인정은 기본적으로 동일한 연장선 위에 놓여 있는 것으로 이해할 수 있다.
‘동일 또는 유사한 표지를 사용할 것’이라는 혼동초래 수단에 관한 요건은 실질적으로 불필요하다고 보는 견해도 있으나(日本의 경우에는 우리와 같은 규정을 두고 있으나 독일의 경우에는 혼동초래의 수단에 관한 제한 규정이 없다), 표지가 유사하더라도 상품 또는 영업주체 인식에 혼동이 생기지 아니하는 경우나 혼동이 생기더라도 그 혼동이 표지의 유사성 때문이 아닌 경우도 있을 수 있고, 동일 또는 유사성을 부정경쟁행위의 요건으로 명문상 규정하고 있는 이상, 법리상 별개의 법률 요건으로 파악하는 것이 옳다.
다만 표지의 유사 여부 판단에는 표지 그 자체의 형식적인 대비는 물론 그 이외에 출처 혼동을 초래하는 데 기여하는 일체의 사정이 제한 없이 고려되어야 한다. 표지의 저명성, 표지의 주변상황, 즉 주변에 비슷한 표지가 존재하는지의 여부, 그리고 핵심적 표지와 부가되어 사용되는 문자, 표지의 전체적 인상 등을 총체적으로 고려하여 유사 여부를 개별적, 구체적으로 판단하여야 한다. 따라서 비록 문자나 마크 등의 개별적인 요소에 있어서는 다르다 하더라도 상품 전체의 인상과 도형 및 표장의 배열이나 색채 등 전체적인 유사성이 강하여 소비자들로 하여금 혼동을 일으키게 함으로써, 영업상의 이익이 침해될 우려가 있는 경우에는 부정경쟁행위에 해당된다[서울지법 남부지원 1986. 12. 31. 선고 86가합1806 판결 (빅타표 묵지와 사자표 묵지의 전체적 유사성을 인정해 부정경쟁행위 금지를 명한 사례)][미국 연방상표법에서는 ‘Trade Dress’라는 독특한 개념으로 이를 보호한다. 원래 Trade Dress는 물건의 포장, 용기 레테르 등을 가리키는 말이었으나 그것이 확대되어 지금은 물건의 형태, 물건의 외형적 느낌(분위기), 심지어 장난감 가게의 판매방법까지도 포괄하는 것으로 발전하였다].
③ 상표법에서는 상표의 유사 여부가 침해 여부를 판단하는 기술적 기준인 데 대해, 부정경쟁방지법에서는 상표 등 표지의 유사가 혼동 초래 여부를 판단하는 유력한 징표가 된다.
부정경쟁방지법상의 표지의 유사 개념은 구체적인 사안에서 상품에 관한 혼동을 초래하는가 즉, 표지의 동일 또는 유사성은 혼동가능성의 판단을 위한 보조적, 자료적 사실로서의 의미를 가진다.
혼동 초래 여부를 판단하기 위하여는, 상표법의 유사 여부 판단시에는 참작될 수 없는 ‘영업주체의 지리적 위치, 종전의 관계, 표지를 선택한 동기, 표지에 나타난 악의, 영업주체의 대비’ 등 전체적 사정이 고려되지만{대법원 1976. 2. 24. 선고 73다1238 판결}, 특별히 표지의 유사성은 혼동 초래에 직결되는 강력한 판단 근거가 되는 것이다.
표지의 유사는 출처의 혼동과 완전히 동일한 것은 아니나 표지가 유사하면 혼동의 개연성이 커진다.
④ 다만, 표지의 유사성을 구체적으로 판단함에 있어서는 기본적으로는 상표의 유사성에 관하여 학설과 판례가 확립한 기준을 그대로 적용할 수 있다.
구체적으로 離隔的 觀察, 全體的 觀察과 分離觀察, 그리고 外觀․稱號․觀念에 의한 觀察이 행하여진다.
즉 구체적인 거래 실정에 따라 거래자․수요자가 양 표지의 외관, 호칭, 관념에 기하여 인상, 기억, 연상 등으로부터 양자를 전체적으로 유사한 것으로 받아들일 위험이 있는가를 기준으로 판단하여야 한다.
판례도, 상품표지의 유사 여부 판단은 상품의 출처를 표시하는데 기여하는 일체의 요소들을 참작하여 그 상품표지의 외관, 호칭, 관념을 거래자 또는 일반 수요자의 입장에서 전체적․객관적․이격적으로 관찰하여 비교하여야 한다고 판시하고 있다(대법원 2001. 4. 10. 선고 98도2250 판결).
3. 사용행위
상품표지의 사용행위 등은 타인의 주지상품표지와 동일, 유사한 표지를 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하는 것을 말한다.
부정경쟁방지법은 상표법과는 달리 ‘사용되어 널리 알려진’ 상품표지와의 혼동야기를 방지하는 데 목적이 있으므로, 상품표지를 媒體로 해서 상품의 출처에 대해 혼동을 일으키는 사용행위는 그 방법 형태 등을 묻지 않고 모두 이에 포함된다.
상품 자체에 표지를 붙이는 것은 물론, 포장지, 광고, 거래서류에 표지를 붙이거나 전시하는 행위 등이 그 예이다.
하지만, 사용된 표지가 출처식별표지로서의 기능을 하지 않을 때에는 위 법 소정의 사용행위에 해당한다고 할 수 없다[小野昌延,「新 注解 不正競爭防止法」, 239-240쪽; 靑山紘一,「不正競爭防止法(事例․判例)」, 60-61쪽].
상표법에서는 동일 유사 표장이 상품에 사용되더라도 출처표시 기능을 가지는 형태 즉 상표적 사용에 해당하지 않는 경우에는 상표권 침해가 되지 않는데, 부정경쟁방지법에서는 상표주체의 오인 혼동이 생기는 모든 사용행위가 다 대상이 되고, 상표적 사용과 같은 기능 목적을 가진 사용에만 한정하지 아니한다.
그러나 실제로는 출처표시 기능이 없는 형태로 표장을 사용한다면 그 상품 주체의 혼동도 생기지 않는 경우가 대부분일 것이다.
또 타인의 주지상품 표지를 사용한 상품을 販賣, 頒布, 輸入, 輸出하는 행위 즉 국내, 국외를 불문하고 유통과정에 두는 일체의 행위를 규제한다.
판매는 영업활동으로서의 유상 양도를 뜻하지만, 반포는 그 밖의 일체 유통행위 또는 그에 기여하는 행위를 뜻하는 포괄적 개념이다.
속지주의 원칙인 특허법 등의 ‘실시’ 개념에 없는 ‘수출’이 포함되어 있다.
법무법인 더리드(The Lead)
대표변호사 윤경 (yk@theleadlaw.com)
서울시 강남구 테헤란로 439, 7층(삼성동, 연당빌딩)
직통전화 : 02-2135-1662, 팩스 : 070-4324-4340
공식사이트 : http://yklawyer.tistory.com/
홈페이지 : http://www.theleadlaw.com/
● 민사집행법전문변호사 (대한변호사협회 등록 제2015-82)
● 지식재산권법 전문변호사 (대한변호사협회 등록 제2015-83)
