【판례해설<특허>】《실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건의 제작을 의뢰한 다음 이를 공급받아 방법의 발명을 실시하는 경우, 제3자의 위 물건 생산ㆍ양도 등의 행위가 특허권의 간접침해에 해당하는지 여부(소극)(대법원 2019. 2. 28 선고 2017다290095 판결)》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕
1. 사안의 요지 : [특허권 간접침해 사건]
피고가 방법발명인 이 사건 특허발명의 통상실시권자로부터 의뢰를 받아 그 통상실시권자에게 이 사건 특허발명의 전용품인 마찰교반용접기를 제작․납품하였다.
피고가 방법발명인 이 사건 특허발명의 통상실시권자로부터 의뢰를 받아 그 통상실시권자에게 이 사건 특허발명의 전용품인 마찰교반용접기를 제작·납품한 행위가 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 간접침해하는 것으로 볼 수 없다고 판단한 원심을 수긍한 사례이다.
2. 판시사항
방법의 발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건의 제작을 의뢰한 다음 이를 공급받아 방법의 발명을 실시하는 경우, 제3자의 위 물건 생산ㆍ양도 등의 행위가 특허권의 간접침해에 해당하는지 여부(소극)
3. 판결요지
특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다.
이러한 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다.
방법의 발명(이하 '방법발명'이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하 '전용품'이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산ㆍ양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다.
또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다.
따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산ㆍ양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.
4. 판례 해설 : 직접침해 대상행위자가 실시권자인 경우 그 실시권자에게 전용품을 제작ㆍ납품한 행위가 간접침해를 구성할 수 있는지 여부(= 소극)
특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산․양도․대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다(특허법 제127조 제2호).
이러한 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다.
실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산․양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래하며, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어려우므로, 위와 같은 경우는 특허권의 간접침해에 해당하지 않는다.
