【판례해설<특허>】《특허권자로부터 특허권을 실시할 수 있는 권리를 허락받은 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부(대법원 2019. 2. 21 선고 2017후2819 전원합의체 판결)》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕
1. 사안의 요지
가. 원고는 이 사건 특허발명을 한 특허권자로서 동영상 관련 표준특허풀의 라이선스 프로그램에 이 사건 특허권을 등재한 라이선서이고, 피고는 위 특허풀 목록에 있는 특허발명을 실시할 권리를 가진 라이선시이자 이 사건 특허발명과 같은 종류의 기술을 사용한 영상관련 물품을 제조 판매하고 있다.
이 판결이 확정되는 경우에는 라이선스 계약에 따라 원고의 표준특허풀 관련 계약이 실효되고, 이 사건 특허발명이 라이선스 프로그램에서 제외되어 피고로서는 아무런 제약 없이 이 사건 특허발명을 실시할 수 있게 된다.
피고는 이 사건 특허발명 중 일부 청구항에 대해 특허무효심판을 청구하였고 그 청구가 인용되었다.
원고는 위 심결에 대하여 취소소송을 제기하면서 피고가 이 사건 특허의 실시권자이므로 이 사건 특허발명에 대한 특허무효심판을 청구할 직접적이고 현실적인 이해관계가 없다고 주장하였다.
나. 특허발명의 실시권자인 피고가 특허권자인 원고를 상대로 특허발명에 대한 무효심판을 청구한 사건에서, 피고가 특허발명에 대한 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 보아 이와 다른 취지로 판시한 76후7, 82후58 판결 등을 변경하고, 특허발명은 구 특허법 제29조 제3항 본문의 확대된 선출원의 규정에 위배되어 등록된 것으로 그 특허가 무효로 되어야 한다고 판단한 사례이다.
2. 판시사항
[1] 구 특허법 제133조 제1항 전문에서 정한 '이해관계인'의 의미 및 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조ㆍ판매하거나 제조ㆍ판매할 사람도 이에 포함되는지 여부(적극) / 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 있는지 여부(원칙적 소극)
[2] 법원이 당사자의 변론재개신청을 받아들일지 여부를 재량으로 결정할 수 있는지 여부(원칙적 적극) 및 법원이 당사자의 변론재개신청을 받아들여 변론을 재개할 의무가 있는 예외적인 경우
[3] 확대된 선출원에 관한 구 특허법 제29조 제3항 에서 규정하는 '발명의 동일성'을 판단하는 기준
3. 판결요지
[1] (가) 구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것) 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다.
여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조ㆍ판매하거나 제조ㆍ판매할 사람도 포함된다.
이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.
(나) 그 이유는 다음과 같다.
특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.
그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.
[2] 당사자가 변론종결 후 주장ㆍ증명을 제출하기 위하여 변론재개신청을 한 경우 당사자의 변론재개신청을 받아들일지 여부는 원칙적으로 법원의 재량에 속한다.
그러나 변론재개신청을 한 당사자가 변론종결 전에 그에게 책임을 지우기 어려운 사정으로 주장ㆍ증명을 제출할 기회를 제대로 갖지 못하였고, 그 주장ㆍ증명의 대상이 판결의 결과를 좌우할 수 있는 주요한 요증사실에 해당하는 경우 등과 같이, 당사자에게 변론을 재개하여 그 주장ㆍ증명을 제출할 기회를 주지 않은 채 패소의 판결을 하는 것이 행정소송법 제8조 제2항에서 준용하도록 규정하고 있는 민사소송법이 추구하는 절차적 정의에 반하는 경우에는 법원은 변론을 재개하고 심리를 속행할 의무가 있다.
따라서 법원이 변론을 재개할 의무가 있는지 여부는 위와 같은 예외적인 요건 등을 갖추고 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다.
[3] 확대된 선출원에 관한 구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지ㆍ관용기술의 부가ㆍ삭제ㆍ변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다.
4. 판례 해설 : 특허권자로부터 특허권을 실시할 수 있는 권리를 허락받은 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부(적극)
이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다(구 특허법 제133조 제1항 전문).
기존 대법원 판례는 실시권자의 경우에는 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다고 보고 있었다.
대상판결은, 위 조항의 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함되므로, 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다고 판시하였다.
