【(가압류·가처분) 민사집행법전문변호사 윤경 <지식재산권침해금지가처분의 청구권자와 상대방>】 통상실시권자가 채권자대위권을 행사하여 침해금지청구를 할 수 있을까? 변리사도 침해소송이나 침해금지가처분소송에서는 소송대리인이 될 수 있을까?【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】
<통상실시권자가 채권자대위권을 행사하여 침해금지청구를 할 수 있을까? 변리사도 침해소송이나 침해금지가처분소송에서는 소송대리인이 될 수 있을까?>
● 지식재산권침해금지가처분의 청구권자와 상대방
1. 지식재산권에 대한 처분금지가처분의 의의
지식재산권침해금지가처분이란 특허권 등 지식재산권에 기한 금지청구권을 피보전권리로 하여 채무자의 침해행위의 금지를 구하는 가처분이다.
특허권 등 침해금지가처분은 특허권 등을 침해하거나 침해할 우려가 있는 자에게 금지청구권에 기한 본안판결에서 명하게 될 침해금지의 부작위의무를 미리 부과하는 점에서 임시의 지위를 정하는 가처분에 속하며, 가처분에서 명하는 부작위의무가 본안소송에서 명할 부작위의무와 내용상 일치하는 이른바 만족적 가처분에 속한다.
2. 관할
지식재산권 침해금지 가처분소송의 피보전권리인 특허권 등의 침해금지청구권은 소가를 산출할 수 없는 재산권상의 소에 해당하므로 사물관할은 합의관할이다.
토지관할은 본안법원 또는 다툼의 대상이 있는 곳을 관할하는 지방법원이다.
민사소송법 24조는 지식재산권 등에 관한 특별재판적에 관하여 ‘지식재산권과 국제거래에 관한 소를 제기하는 경우에는 2조 내지 23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있다’라는 규정을 신설하였다.
본안의 관할법원과 관련하여, 침해행위가 실제로 행하여지는 공장 등의 소재지에 불법행위지의 특별재판적을 인정할 수 있는지 여부가 다투어지는바, 긍정설은 불법행위지의 특별재판적 규정상 “불법행위에 관한 소”의 의미를 넓게 해석하여 토지관할을 인정할 수 있다고 하고, 부정설은 특허권침해는 침해자의 고의․과실을 요하지 않는 등 불법행위와 그 성질을 달리하므로 불법행위지의 특별재판적 규정을 적용할 수 없다고 한다. 불법행위를 원인으로 한 손해배상청구는 지식재산권 침해금지가처분의 본안에 해당하지 않는다고 보는 것이 일반적이므로 이를 전제로 불법행위지에 본안의 관할법원이 인정된다는 긍정설의 논거는 받아들이기 어렵다고 보는 것이 다수의 실무이다.
특허권침해금지청구권에 따른 부작위의무는 의무의 이행이 특정의 장소와 결부될 성질이 아닌 일반적인 부작위의무이므로, 예컨대 침해품의 판매 금지를 청구하는 경우에 판매가 이루어지는 모든 장소의 법원에 의무이행지의 관할권을 인정할 수는 없고, 채무자의 주소나 거소 등 보통재판적을 의무이행지로 보아야 할 것이다.
또한 가처분소송의 피보전권리와 본안소송의 소송물은 청구의 기초에 동일성이 있어야 하고, 본안소송이 계속되어 현실적으로 관련재판적이 생기기 전에 장차 본안소송에서 객관적 병합에 의한 관할이 인정될 여지가 있다는 불확실한 사정만으로는 가처분에 관련재판적을 인정할 수 없으므로 지식재산권침해를 원인으로 하는 손해배상청구의 소가 제기되어 있는 경우에도 침해금지의 본안소송이 제기되어 있지 않는 한 본안계속에 의한 가처분의 관할을 인정하지 않는 것이 다수의 실무이다.
3. 당사자
지식재산권침해금지가처분 사건에서는 지식재산권에 기한 금지청구권을 가진 사람에게 채권자적격이 있고, 지식재산권을 침해하거나 침해할 우려가 있는 사람에게도 채무자적격이 있다.
특허권침해금지가처분 사건의 당사자적격 문제는 다른 지식재산권침해금지가처분에도 원용될 수 있으므로 이곳에서는 특허권침해가처분 사건을 중심으로 보기로 한다.
4. 가처분채권자
특허법 126조 1항은 특허권자 및 전용실시권자에 대하여 침해금지청구권을 인정하고 있다.
가. 특허권자
특허권은 특허등록원부상의 설정등록에 의하여 비로소 발생하므로 실질적인 특허권자라 하더라도 등록명의인이 아닌 이상 침해금지가처분 신청을 제기할 수 없다. 특허출원인은 출원공고를 하였다 하더라도 침해금지청구권을 갖지 못한다.
특허권이 공유일 경우 그 본안소송은 필수적 공동소송이지만 침해금지가처분소송은 특허권의 현상을 유지하고 그 훼손을 방지하는 보존행위에 해당하므로 공유자중 1인이 단독으로 할 수 있다.
특허권의 양수인, 전용실시권자, 통상실시권자 등이 침해금지가처분 사건에 보조참가할 수 있는지 여부가 문제된다.
판례 중에는 매각허가결정 등 대립하는 당사자 구조를 갖고 있지 않는 결정절차에서 보조참가를 부정한 예가 있으나(대결 1994.1.20. 93마1701 등), 보전소송은 신청에 대한 재판절차와 그 집행절차로 구성되는데 전자는 그 실질이 소송절차에 대응하는 것이므로 변론을 열지 않는 경우에도 보조참가 등이 가능하다고 보아야 할 것이다.
특허권자가 특허발명의 전부에 관한 전용실시권을 설정한 경우에도 침해금지청구권을 그대로 보유하는지 여부에 대하여는 견해가 대립하나, 특허권자가 전용실시권을 설정한 결과 현재 발명을 실시할 수 없다 하더라도 특허권에는 절대성․탄력성이 있어 일정한 기간이 경과하면 그 본연의 독점적 실시권을 회복한다는 점을 고려하여 이를 긍정하는 것이 통설이다.
나. 전용실시권자
전용실시권은 특허발명을 독점적․배타적으로 실시하는 물권 유사의 권리이므로 그 보유자는 특허권침해금지청구권을 갖는다.
전용실시권은 특허등록원부상의 설정등록에 의하여 비로소 발생하므로 등록명의인이 아닌 자는 특허권침해금지청구권을 행사할 수 없다.
다. 통상실시권자
통상실시권자에 대하여 침해금지청구권을 인정할 수 있는지 여부가 문제되나,
통설은 통상실시권의 성질을 채권적인 것으로 보아 독점적 통상실시권자이든 아니든 통상실시권자는 직접 침해금지청구를 할 수 없다고 보고 있다.
통상실시권자가 채권자대위권을 행사하여 침해금지청구를 할 수 있는가?
이에 대하여는 특허발명의 실시는 물건을 사용수익하는 경우와는 달리 수인이 각기 별개로 사용수익할 수 있는 것이므로 특정채권의 보전을 위한 채권자대위권의 요건을 충족시키지 못하여 허용되지 않는다는 것이 통설이다.
독점적 통상실시권자인 경우에도 독점의 특약이 부가되었다 하더라도 통상실시권 본래의 성질이 변하는 것은 아니라고 하여 이를 부정하는 견해도 있으나, 독점적 사용권자는 특허권자 등에게 특허 등의 독점적인 실시를 보장하여 줄 것을 요구할 수 있는 권리가 있는데 특허권자 등이 무단사용자에 대하여 아무런 조치를 취하지 아니할 경우 지식재산권의 독점적인 이용 자체를 보호할 수단이 없고, 손해배상청구권의 행사만으로는 독점적 사용권자의 보호에 불충분하거나 그 집행이 용이하지 아니한 당사자도 많으므로 독점적 사용권자의 대위권은 인정되어야 한다는 견해가 다수이다.
저작권의 경우 독점적 이용권자의 대위에 의한 침해금지청구를 인용한 서울고법 2001나58919 판결이 상고기각(2002다31001)으로 확정된 예도 있다.
5. 가처분채무자
침해금지가처분의 상대방은 특허권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자이다(특허법 126조 1항).
따라서 정당한 권원 없이 업으로서 타인의 특허권에 속하는 물건 또는 방법의 발명을 실시하거나 실시할 염려가 있는 사람이 채무자로 될 것이다.
특허발명 실시제품의 생산자, 판매자 및 사용자가 서로 다른 경우에는 각기 별개의 특허권침해를 구성한다.
특허발명 실시제품을 선의취득한 자라 하더라도 특허법 127조 또는 129조 소정의 특허권침해에 해당하는 모습으로 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권침해를 구성한다.
침해설비의 소유자도 채무자적격이 있는가?
침해금지청구권에는 침해설비 등 제거청구권이 포함되므로(특허법 126조 2항), 채권자가 침해금지가처분을 신청할 때에는 침해설비 등에 대한 집행관 보관형 가처분도 아울러 구할 수 있다.
이 경우 침해설비 등의 소유권이 침해자가 아닌 제3자에게 있는 경우에는 이 부분 가처분은 처분권이 없는 자를 상대로 한 것으로서 기각되어야 할 것이나, 채권자로서는 그 제3자를 상대로 아울러 침해금지가처분 신청을 제기한 다음 침해행위에 대한 가담 내지 역할분담을 소명함으로써 구제받을 수 있을 것이다.
6. 소송대리인
특허권침해금지가처분소송에 관하여 변리사에게도 소송대리권이 인정되는지 여부에 대하여는 논란이 있다.
변리사법 8조가 “변리사는 특허, 실용신안, 의장 또는 상표에 관한 사항에 관하여 소송대리인이 될 수 있다”고 다소 애매하게 규정하고 있기 때문이다.
현재의 실무는 특허권침해금지가처분소송은 본질적으로 민사소송 고유의 영역에 속하는 것이고 외국의 입법례에서도 인정하지 않고 있음을 이유로, 변리사는 심결취소소송에 한하여 소송대리인이 될 수 있고, 침해소송이나 침해금지가처분소송에서는 소송대리인이 될 수 없다고 보고 있다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2010다108104 판결).
국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니한 재외자의 특허관리인도 침해금지가처분소송의 소송대리인이 될 수는 없다.
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● 민사집행법전문변호사 (대한변호사협회 등록 제2015-82)
● 지식재산권법 전문변호사 (대한변호사협회 등록 제2015-83)
