【(지식재산권법전문변호사) <특허발명의 보호범위>】<특허권에 기한 침해행위의 금지 등의 청구> 특허발명의 보호범위는 어디까지 일까?【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】
<특허발명의 보호범위는 어디까지 일까?>
● 특허발명의 보호범위의 확정
1. 의의
특허발명의 보호범위(또는 기술적 범위)는 특허권자의 측면에서는 특허권 설정등록에 의하여 독점적․배타적 실시권이 부여된 기술의 객관적 범위를 의미하고, 제3자의 측면에서는 제3자가 정당한 권원 없이는 실시할 수 없는 기술의 객관적 범위를 의미한다. 특허발명의 보호범위를 확정하기 위해서는 특허출원, 출원공개 및 설정등록 등의 제반절차가 진행되는 과정에서 출원인에 의하여 공개된 기술사상의 내용 및 독점권 부여의 대상을 신중하게 검토할 필요가 있는바, 기본적으로는 특허청구범위의 해석으로부터 출발하여야 한다.
2. 기본적인 판단자료
특허권은 설정등록에 의하여 비로소 발생하고, 이 경우 특허청장은 특허공보를 발행하여야 한다(특허법 제87조 제1항, 제221조).
특허공보에는 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 및 요약서가 게재되어 있으므로 일반공중에 대한 특허발명의 공개는 특허공보의 발행으로 이루어지는 셈이다(특허법시행령 제19조 제3항 제5호).
이러한 이유로 특허공보상 명세서의 기재내용이 특허발명의 보호범위를 확정하기 위한 기본적인 판단자료가 된다.
① “발명의 명칭”란에는 발명의 내용을 간명하게 표시할 수 있는 국문 명칭을 기재해야 한다.
이 경우 특허청구범위나 발명의 상세한 설명의 내용을 초과하는 포괄적인 명칭을 기재하거나(예컨대, “내연기관의 점화전”이라고 해야 할 것을 “내연기관”이라고 하는 것), 발명과 직접 관련이 없는 문자를 기재하는 것(예컨대, “최신식”)은 허용되지 아니하며 특허심사 당시 보정명령의 사유가 된다.
② “도면의 간단한 설명”란에는 특허공보의 별지에 첨부한 각각의 도면에 대하여 그 각 도면이 무엇을 표시하는 것인지(예컨대, “도 1”은 전체를 조립한 평면도, “도 2”는 어느 부분을 보인 정면도) 간단히 기재하여야 한다.
③ “발명의 상세한 설명”란은 “발명의 목적”, “발명의 구성”, “발명의 효과”란으로 구분되어 있는바, 그 각 내용은 해당 발명의 기술분야에 대한 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 발명자가 의도한 것을 실시할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야 한다.
④ “발명의 목적”란에는 “발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술”과 “발명이 이루고자 하는 기술적 과제”란으로 구분하여 그 각 해당내용을 나누어 기재해야 하는데, 종래의 기술에 관한 문헌을 인용할 경우에는 그 문헌의 명칭 및 상세한 내용을 아울러 기재하여야 한다.
⑤ “발명의 구성”란에는 위 ④항의 과제를 해결하기 위하여 강구한 수단과 구성을 함께 기재하여야 한다.
해당발명의 기술분야에 대한 통상의 지식을 가진 자의 실시를 위하여 필요한 경우에는 그 발명의 구성이 실제상 어떻게 구체화되는지를 나타내는 실시례를 기재해야 하고, 그 실시례는 특허출원인이 가장 좋은 결과를 얻는 것이라고 생각되는 것을 가급적 여러 종류를 기재하며 필요에 따라 구체적 숫자에 기인한 사실을 기재하여야 한다.
⑥ “발명의 효과”란에는 당해 발명에 의하여 발생한 특유의 효과를 구체적으로 기재하여야 한다.
⑦ “특허청구범위”란에는 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 청구항으로 기재하되, ⅰ) 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것, ⅱ) 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것, ⅲ) 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것이 필요하고(특허법 제42조 제4항), 만약 그 기재가 위와 같은 요건에 위배되는 경우에는 특허심사 단계에서 거절사유가 되고(특허법 제62조 제4호), 특허 후의 단계에서 이의 및 무효사유가 된다(특허법 제69조 제1항 제4호, 제133조 제1항 제1호 등). 청구항 중에는 그 자체로서 특허발명의 보호범위로서 기능 하는 독립항 및 이것을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속항이 있는바, 종속항은 독립항의 다음에 위치하며 “전항에 있어서 ... ”라는 표현방식으로 기재하는 것이 통례이다.
3. 해석기준
가. 특허청구범위 문언 중심의 원칙
특허법 제97조는 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다.”라고 규정하고 있는바, 특허청구범위는 특허출원자로 하여금 특허권으로써 보호를 요구하는 범위를 명확히 하게 하고, 일반공중의 입장에서는 당해 특허권의 효력이 미치는 한계 영역을 설정하여 주는 등 발명의 기술적 범위를 결정하는 것으로서 장래 권리의 행사에 있어 극히 중대한 영향을 주는 사항이므로, 특허발명의 보호범위는 특허청구범위의 기재에 기초하여 정하여지고, 그 기재를 떠나서는 이를 확정할 수 없다. 판례도 “특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 여러 기재 내용 중 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 지는 것이 원칙이다.”라고 하면서, 특허청구범위가 가장 중요한 해석기준임을 분명히 하고 있다(대법원 1973. 7. 10. 선고 72후42 판결, 1992. 6. 23. 선고 91후1809 판결, 2002. 4. 12. 선고 99후2150 판결 등).
나. 발명의 상세한 설명의 참작
특허발명의 보호범위는 특허청구범위의 기재에 의하여 정하여지므로, 특허청구범위에 기재된 내용은 일단 문언 그 자체로서 파악하여야 하나, 보다 정확한 의미를 이해하기 위해서는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재 부분을 참작하여야 한다. 그런데 특허청구범위 자체의 해석이 명확한 경우에는 발명의 상세한 설명을 참작하면 안 되므로, 이러한 참작은 신중하게 이루어져야 한다.
첫째, 특허청구범위에 기재된 사항이라고 하더라도 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있지 않다면 특허발명의 보호범위에 속할 수 없다.(대법원 1998. 5. 22. 선고 96후1088 판결)
둘째, 발명의 상세한 설명에만 기재되어 있고, 특허청구범위에는 기재되어 있지 않은 사항은 원칙적으로 특허발명의 보호범위에는 포함되지 않으나, 특허청구범위의 기재가 一義的으로 명백하지 않거나 명백한 오기가 있을 때에는 특히 제3자의 이익을 해할 염려가 있지 않는 한 발명의 상세한 설명의 기재를 참작하여 특허청구범위의 기재의 불명료성을 제거하고 보완적으로 해석하여 특허발명의 실체를 보호해 주어야 하고 형식적인 문구에 구애되지 않아야 한다.
다만, 이 경우에도 명세서의 다른 기재내용에 의하여 특허청구범위를 확장 내지 축소해석 또는 실질적 변경을 하는 것은 허용될 수 없다.
셋째, 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 양자에 모두 명료하게 기재되어 있으나, 사용된 학술언어 또는 보통의 언어만으로는 특허발명이 나타내는 기술적 의미가 분명히 파악되지 않는 경우가 많기 때문에 기술적인 의미를 파악하기 위한 용어사전으로서의 기능을 수행하기 위하여 발명의 상세한 설명이 참작되어야 한다.
넷째, 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 특허청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 특허청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다.(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결)
다. 기능적․포괄적 청구항의 한정해석
특허청구범위의 청구항이 구체적 기술수단에 의하여 기재된 것이 아니라 일정한 작용, 기능, 성질 또는 특성에 의하여 표현된 경우(기능적 청구항)와 청구항의 문언이 실시례상의 구성요소보다 상위개념인 용어로 되어 있는 경우에 특허발명의 보호범위를 어디까지 인정하여야 할 지 문제된다.
기능적․포괄적 청구항의 보호범위를 그 사전적인 의미에까지 확장하는 경우에는 실제로 공개된 기술사상의 범위보다 특허권자에게 더 넓은 독점권을 부여하는 셈이 되어 불합리하다. 따라서 기능적․포괄적 청구항의 보호범위를 확정할 때에는 이에 대한 종속적 청구항, 발명의 상세한 설명 및 출원 당시의 기술수준 등을 검토하여 기능적․포괄적 청구항이 의미하는 기술적 구성요소가 무엇인지, 그와 같은 기술적 구성요소에 관한 공개가 충분히 이루어졌는지 여부를 종합적으로 살펴본 다음 특허발명의 보호범위를 한정적으로 해석해야 할 필요가 있다.
성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정한 청구항에 있어서 그 발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상, 이를 발명의 구성에 포함시켜 보호범위를 정해야 한다는 판례가 있다.(대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결; 위 사건의 특허청구범위는 “거의 투명한 연속상의 산화물 피복층 내에 본질적으로 완전히 봉입되고 습도-가속된 감쇠에 민감한 전기 발광성 인광체 입자를 포함하며, 상기 봉입된 인광체 입자는 피복되지 않은 인광체 입자의 초기 전기발광 명도와 같거나 그 명도의 약 50% 이상인 초기 전기발광 명도를 가지며, 상대습도 95% 이상의 환경에서 100시간 작동시킨 후 보유되는 발광명도의 백분율이, 작동온도, 전압 및 진동수가 거의 같은 상태에서 100시간 작동시킨 후 보유되는 고유한 명도의 약 70% 이상인 것을 특징으로 하는 봉입된 전기발광성 인광체 입자.”로 되어 있는데 이러한 청구항을 ‘파라미터 한정 발명’이라고 부르기도 한다).
만약 실시례보다 상위개념적 요소에 대한 기술공개가 불충분하다면 특허발명의 보호범위는 실시례상의 기재 내용(명세서에 기재된 구체적 수단) 및 그 균등물에 국한하여 인정되어야 한다는 견해가 유력하다(미국 특허법 제112조 6항은 이를 명시적으로 규정하고 있다).
라. 출원경과의 참작
특허청구범위의 해석은 특허청구범위의 기재가 나타내고 있는 객관적 의미를 명확히 하는 것이고, 출원인의 내심의 의사를 탐구하는 것은 아니므로, 발명자가 인식한 것이라 하더라도 그 인식한 내용을 특허출원 명세서에 적절하게 표현하지 못하였다면 이 부분은 특허발명의 보호범위에서 제외된다.
그러나 명세서의 기재만으로는 해석상 애매한 점이 남게 되므로 보정서 등 출원절차상의 제반서류를 보충, 참작하여 출원인의 객관적 의사가 무엇인지 판단할 필요가 있다. 형식적으로 특허청구범위에 속하는 것이라고 하더라도, 출원인이 보정절차를 통하여 의식적으로 제외한 것은 특허발명의 보호범위에 포함되지 아니한다.
출원의 경과는 일반인이 열람 및 복사를 청구할 수 있는 출원서류 또는 包袋, 즉 최초의 명세서, 도면, 거절이유통지서, 보정서, 이의신청서, 답변서, 거절사정불복의 심판청구서, 정정심판청구서 등에 의하여 알 수 있다.
거절이유를 받고 또는 특허권자 스스로 특허청구범위의 문언을 보정하거나 정정한 경우 그 보정이나 정정의 이유를 살펴봄으로써, 특허청구범위의 문언의 의미를 이해할 수 있다.
예컨대 특허권자가 출원 중에 심사관의 거절이유 또는 특허이의신청 이유에 대응하여 발명의 요지를 한정하거나 발명의 특징을 명료하게 하기 위해 특허청구범위나 발명의 상세한 설명의 기재에 대해 보정 또는 석명을 했을 때는 보정이나 석명 前의 명세서에 의해 해석될 가능성이 있는 기술적 범위는 특허발명의 보호범위에서 제외되어야 한다.
또한, 출원인 스스로 의식적으로 용어의 의미를 한정하였거나 공지의 기술로 전제한 경우에는 이에 반하는 해석이나 주장을 하는 것은 허용하지 아니한다.
출원경과 참작의 원칙의 적용(한계)과 관련하여, 상세한 설명 참작원칙 및 공지사실 참작원칙에 의하더라도 특허청구범위의 의미가 명확하게 이해되지 않는 경우에 한해서 적용되어야 한다는 설도 있으나, 이 설에 의하면 출원경과 참작 원칙의 의미가 너무 좁게 되므로 부당하다.
특허청구범위 해석에서의 출원경과 참작의 원칙은 문언침해의 판단에서 문제가 되는 것인 점에서 균등론에 있어서의 출원경과 금반언과 차이가 있다.
즉, 문언침해의 판단에서는 출원과정에서 제출된 의견서의 진술 내용 등에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하여 구성의 동일 여부 여부를 따지게 되지만(청구범위의 감축 여부가 문제로 되지 않는다), 구성이 동일하지 않음을 전제로 하는 균등침해의 판단에서는 침해물건 등이 감축된 청구범위에 속하는지 여부를 따지게 된다.
마. 공지기술의 참작 및 제외
특허발명의 보호범위를 확정할 때에는 출원 당시의 기술수준을 참작하여야 한다. 특허청구범위의 기재 내용에 공지기술이 포함되어 있는 경우에는 이 부분에 대하여 발명적 업적이 없는 특허권자에게 독점적 권리보호를 인정해 줄 수 없음이 원칙이다(공지기술의 참작 및 제외의 원칙).
(1) 특허발명의 일부가 공지기술인 경우
이에 대하여 판례는 “실용신안권 등록고안범위의 일부에 공지기술인 사유가 있는 경우 그 공지기술 부분이 신규의 고안과 유기적으로 결합되어 있는 때에는 그 공지기술 부분에까지 권리의 보호범위가 미치고, 신규의 고안에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지기술 부분에 대하여까지 그 권리범위를 확장할 수 없다.”(1964. 10. 22. 선고 63후45 전원합의체 판결)로 판시하는 한편, “복수의 구성요소로 이루어진 특허발명에 있어서 그 중 일부구성이 공지된 경우, 각 구성요소가 독립하여 별개의 발명이 되는 것이 아니라 그 구성요소들이 결합된 전체로서 하나의 발명이 되는 것이고, 또한 여기에서 이들 구성요소를 분리하게 되면 그 발명의 목적달성은 불가능하게 되고, 이러한 공지의 구성요소가 나머지 신규의 구성요소들과 유기적 결합관계를 이루고 있다고 하지 않을 수 없으므로, 침해물건 등이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 데에도 공지된 부분을 제외하여서는 아니된다”(대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617 판결)고 판시하면서, 위 전원합의체 판결의 의미를 명확하게 한 바 있다.
예를 들어, 어떤 기술분야에서 발명자가 현존하는 A+B로 구성된 Y1이라는 기술의 문제점을 개선하기 위하여 공지기술인 C를 도입하여 Y2라는 발명을 한 경우에, 위 C라는 구성이 나머지 구성들과 유기적으로 결합관계를 이루고 있는 한, 이를 발명의 보호범위에서 제외하면 안 된다는 것인바, 여러 구성요소가 결합한 발명의 경우에 그 구성들이 유기적 결합관계를 이루고 있지 않은 경우는 극히 예외적이기 때문에 일부 구성이 공지된 기술이라고 하더라도, 대부분의 경우에는 그 기술을 발명의 보호범위에서 제외할 수는 없다.
즉 위 사례에서 Y2라는 발명은 A+B+C가 결합된 전체가 보호범위로서 인정되는 것이다.
만일 이와 같이 보지 않고, C가 공지기술이라는 이유로 이를 권리범위에서 제외한다면, Y2라는 발명의 권리범위는 A+B를 포함하는 모든 구성에 미치게 될 것이고, 이는 Y2라는 발명의 권리를 부당하게 확장하는 결과가 된다(예를 들면 C와 다른 구성요소인 D를 포함한 A+B+D는 A+B+C와 다른 기술임에도 A+B를 포함한다는 이유로 Y2의 발명을 침해한다는 것이 되기 때문이다).
이와 다른 또 다른 경우로는 A, B, C가 모두 공지된 구성인 경우에 있어서, 이를 모두 결합한(A+B+C) 발명이 있고, 그와 같은 결합에 대하여 특허가 부여되었을 때, 각 개별 구성이 공지되었다고 하여 이를 권리범위에서 제외한다면, 위 발명의 권리범위는 하나도 없게 되는 이상한 결과를 가져오는바, 이는 위 판례들이 말하고 있는 일부 공지된 구성의 권리범위 제외를 제대로 해석한 것이라고 할 수 없다.
이 때에도 위 Y2의 경우와 마찬가지로 위 세 구성이 모두 결합된 전체로서의 보호범위를 인정하여야 한다.
(2) 특허발명의 전부가 공지기술인 경우
특허발명의 전부가 공지기술인 경우에 대하여 대법원은 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결로, “등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우, 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 그 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지, 공용의 것이었다면 그러한 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다는 것은 논리상 당연한 이치라고 보지 않을 수 없고, 이를 구별하여 그 일부에 공지사유가 있는 경우에는 권리범위가 미치지 아니하고, 전부가 공지사유에 해당하는 경우에는 그 권리범위에 속한다고 해석해야 할 근거도 찾아볼 수 없으며, 특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것이고 그 권리를 정함에 있어서는 출원 당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 한다.”라고 판시하여 공지기술 참작 및 제외의 원칙을 분명히 하였다.
그런데 이 때 특허발명의 전부가 공지․공용이라는 것은, 그 특허발명 전체가 출원 전에 공지되었거나, 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 발명과 동일하여 그 신규성을 인정할 수 없다는 것을 의미한다.
즉, A+B+C로 된 발명에 있어서, 위와 동일한 구성 전체가 하나의 문헌에 그대로 나타나 있거나, 그 전체로서 출원 전에 실시되었을 경우 등을 의미하고, 개별 구성들이 여러 문헌에 나뉘어 공지된 경우를 뜻하는 것이 아니다. 예를 들어 A라는 구성은 a라는 문헌에, B라는 구성은 b라는 문헌에, C라는 구성은 c라는 문헌에 각각 흩어져서 공지되어 있을 때에는 A+B+C로 된 구성 전부가 공지기술인 경우에 해당하지 아니한다는 것이다. 즉, 이때에는 그 발명의 권리범위를 부인할 수 없다.
(3) 주장 및 소명
특허발명의 일부 또는 전부가 공지기술에 해당된다는 주장은 채무자의 항변사유에 속한다.
따라서 채무자가 주장 및 입증책임을 부담하는데, 위 주장은 기본적으로 특허발명이 신규성이 없다는 주장과 마찬가지이므로 그 해석에 있어서는 특허법의 신규성에 관한 규정을 참고로 함이 상당하다.
ⓐ 공지․공용발명
특허법 제29조 제1항 제1호는 “특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명”을 신규성이 없는 것으로 규정하고 있다.
“공지”란 비밀이 아닌 상태에서 일반 제3자에게 발명이 공개된 것을 말하므로, 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있어야 한다.
“비밀이 아닌 상태”일 것을 요구하므로 다수의 사람이 알고 있더라도 그들에 대하여 비밀유지의무가 부여된 상태, 예컨대 회사의 연구발명 관여자들에게 알려진 경우에는 공지라고 할 수 없다.
“제3자에게 공개”의 의미는 해당 발명이 비밀이 아닌 상태로 제3자에게 객관적으로 인식 가능한 상태에 있으면 충분하고, 제3자가 그것을 현실적으로 인식하였는지 여부는 문제되지 아니한다.
“공개”의 정도는 해당 발명의 기술분야에 대한 통상의 지식을 가진 자라면 별도의 노력 없이 해당 발명을 실시할 수 있을 정도로 명백하게 이루어져야 한다.
“공연히 실시(공용)”란 비밀이 아닌 일반 제3자가 알 수 있는 상태에서 발명이 실시(‘실시’의 정의에 관하여는 특허법 제2조 제3호 참조)된 것을 말한다.
“일반 제3자가 알 수 있는 상태”일 것을 요구하므로 발명자가 일반공중이 보는 가운데 발명품을 시운전하였다고 하더라도 이로써 일반공중이 발명의 기술적 사상을 알 수 없는 경우에는 이를 가리켜 공연히 실시된 것이라고 할 수 없다.
그러나 발명품을 판매한 경우에는 구매자가 이를 분해, 역설계하여 발명의 기술적 사상을 알아 낼 수 있으므로 이는 공용에 해당한다.
ⓑ 간행물 게재 등의 발명
특허법 제29조 제1항 제2호는 “특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명” 또는 “대통령령(특허법 시행령 제1조의 2)이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명(2001. 7. 1.부터 시행)”을 신규성이 없는 것으로 규정하고 있다.
“반포된 간행물”이라 함은, 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 있는, 인쇄 기타의 기계적, 화학적 또는 전자기적 방법에 의하여 공개의 목적으로 복제된 문서, 도화, 사진 등의 정보전달매체를 말한다.
“간행물”에는 특허명세서, 제품 카탈로그, 학술지, 고문서 등 인쇄물 뿐 아니라 마이크로필름, CD롬, 광디스크 등 비인쇄물도 포함된다.
비밀문서, 소송기록 등은 인쇄된 복제물이라도 공개를 목적으로 한 것이 아니기 때문에 간행물에 해당되지 아니한다.
“반포”라 함은 일반공중이 언제라도 열람할 수 있는 상태에 놓여져 있는 것을 의미한다.
제품의 카탈로그(대법원 1992. 2. 14. 선고 91후1510 판결), 세미나에서 발표하는 연구논문(대법원 1996. 11. 26. 선고 95후1517 판결) 등은 그 형식과 내용 등에 비추어 볼 때 즉시 일반공중에게 반포할 것을 전제로 제작되는 것이므로 채무자가 구체적인 반포 사실을 소명하지 못하였다고 하더라도 이를 쉽게 배척할 것이 아니라 경험칙에 기하여 반포 사실을 인정할 수 있다.
그러나 예약 구독자만을 위한 간행물이 특허발명의 출원 전에 발행되었지만 예약구독자에게 배포된 것은 출원 후이었다면 그 간행물은 출원 전에 반포된 것이라고 할 수 없고, 대학원 학위논문의 경우에는 대학원 당국에의 제출시 또는 논문심사위원회의 인준시에 바로 반포된 상태로 놓이는 것이 아니라, 논문심사에서 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나 주위의 일반공중에게 배포됨으로써 비로소 반포된 상태에 놓이는 것이고(대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결), 도서관에 입고(서가에 진열) 이전인 등록시에 학위논문이 곧바로 반포된 상태에 놓이거나 그 기재내용이 공지로 되는 것이 아니다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후1689 판결).
4. 특허청구범위가 여러 개인 경우의 보호범위
특허발명의 보호범위 확정의 근거가 되는 특허청구범위는 특허법이 하나의 특허발명에 대하여 여러 항의 청구항을 기재할 수 있는 다항제를 채택하고 있으므로, 특허청구범위의 각 청구항마다 특허의 실체적 요건이 구비되어야 하고, 권리자도 각 청구항마다 권리를 행사할 수 있다.
따라서 특허발명의 보호범위를 확정함에 있어서는 원고가 특허청구범위의 여러 청구항 중 어느 청구항을 주장하여 그 청구항에 대한 특허권 침해를 주장하는지 확정하여 그 청구항에 기하여 특허발명의 보호범위를 확정하여야 한다.
특허권 침해금지 등 청구소송에서 원고가 소장 또는 준비서면에서 청구항을 명확히 한정하지 아니하는 경우가 많은데 이 때에는 원고가 특허발명에 관한 명세서 전체를 서증으로 제출하는 경우가 많으므로, 원고가 특허청구범위의 모든 청구항에 대하여 특허권침해를 주장하는 취지로 보아야 한다.
한편, 다항제로 된 특허청구범위에 있어서는 권리범위가 넓은 독립항이 신규성이 없더라도, 이를 부가, 한정하는 종속항은 신규성이 있는 등, 그 특허성에서 차이가 있는 경우가 있으므로 침해 여부를 판단함에 있어서 이를 충분히 고려하여야 한다.
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