【(지식재산권법전문변호사) <지식재산권 관련 민사본안소송의 청구취지 및 청구원인 기재방식>】지식재산권 관련소송의 청구취지 및 청구원인은 어떻게 기재하여야할까?【윤경 변호사 법무법인 더리드(The Lead)】
<지식재산권관련소송의 청구취지 및 청구원인은 어떻게 기재하여야할까?>
● 지식재산권 관련 민사본안소송의 청구취지 및 청구원인 기재방식
1. 침해금지 등 청구의 소의 경우
(1) 지식재산권침해행위의 금지 등을 구하는 소에서는 청구취지에서 원고가 금지 및 예방을 구하는 피고의 침해행위를 구체적으로 특정하여야 하는데, 특허법의 경우에는 원고의 특허발명의 실시, 실용신안법의 경우에는 원고 고안의 실시, 의장법의 경우에는 원고의 의장의 실시, 상표법의 경우에는 원고의 상표의 사용, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률의 경우에는 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위, 저작권법(컴퓨터프로그램보호법, 온라인디지털콘텐츠산업발전법)의 경우에는 원고의 저작물(컴퓨터프로그램저작물, 디지털콘텐츠)의 복제 등, 반도체집적회로의배치설계에관한법률에서는 원고의 반도체집적회로 배치설계의 이용 등이 피고의 침해행위에 속하는 구체적 행위에 해당하므로, 특허법 제2조 제3호의 ‘실시’에 관한 정의규정 등 위 각 법률에 있는 실시, 사용 등에 관한 정의규정에 규정되어 있는 정도로 피고의 침해행위를 특정하면 된다.
당사자들이 “피고는 원고의 제○○○호 특허와 동일 또는 유사한 제품을 생산, 판매하여서는 아니 된다”, 또는 “피고는 원고의 제○○○호 상표와 동일 또는 유사한 표장을 사용하여서는 아니 된다”와 같이 원고의 권리를 중심으로, 추상적으로 청구취지를 작성해오는 경우가 적지 않다.
그러나 침해금지청구는 피고가 현실적으로 행하는 침해행위 또는 행할 우려가 있는 침해행위의 금지를 청구하는 것이고, 판결 주문은 집행이 가능할 정도로 구체적이어야 하므로, 위와 같은 청구취지는 부적절하다. 따라서 피고가 실시하고 있는 발명{실무상 ‘㈎호 발명’이라 한다} 또는 표장{실무상 ‘㈎호 표장’이라 한다}을 별지 도면 또는 설명서 등을 이용하여 구체적으로 특정하도록 한 후(청구취지로 작성하면 너무 길어지고, 도면이나 표장 등을 사용하기도 곤란한 점이 있어 대부분 별지로 특정한다), 특허침해사건에서 물(物)에 관한 발명인 경우에는 “피고는 별지 도면 기재 물건을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여를 위하여 청약 또는 전시를 하여서는 아니 된다", 방법에 관한 발명인 경우에는 “피고는 별지 설명서 기재 방법을 사용하여 ○○○을 하여서는 아니 된다"(방법에 관한 발명이라도 특허법 제129조의 적용을 받는 경우에는 물에 관한 발명과 같이 청구취지를 작성하는 것도 허용된다. 아래 라.항 참조.), 상표권 침해사건에서는 "피고는 별지 목록 기재 표장을 ○○○ 상품 또는 그 포장에 표시하거나, ○○○ 상품 또는 그 포장에 별지 목록 기재 표장을 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하거나, ○○○ 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 별지 목록 기재 표장을 표시하고 전시 또는 배포하는 행위를 하여서는 아니 된다.”와 같이 청구취지를 정정하도록 하는 것이 바람직하다.
(2) 침해물의 폐기청구의 경우에는 폐기청구권의 성립요건으로서 침해물이 피고의 소유에 속하는 것이 당연한 전제이기 때문에 청구취지나 주문에 따로 “피고가 소유하는”이란 문언을 기재할 필요가 없다.
흔히 청구취지에서 폐기 대상물의 소재지를 지정하면서 “공장, 사무실, 영업소, 창고 … 그 밖의 장소에 보관 중인”이라는 표현을 사용하는 경우가 많은데, “그 밖의 장소”라는 표현은 특정되지 않은 개념이어서 사용하지 않는 것이 바람직하지만, 채무자의 의도적인 집행 회피를 막기 위하여 불가피한 측면이 있고 채무자에게 불측의 손해를 입힐 가능성은 거의 없어서 실무상 위와 같은 표현을 허용하고 있다.
상표권침해사건에서 침해 표장이 표시된 간판, 광고물 외에 상품의 폐기를 청구하는 경우가 종종 있는데, 특별한 사정이 없는 한 상품의 폐기까지 청구하는 것은 과도한 청구라 할 것이므로 상품에 표시된 침해표장을 제거하라는 청구로 변경하도록 함이 바람직하다.
(3) 특허권, 실용신안권, 의장권 등에 관한 소는 청구취지를 명확히 하기 위하여 별지로서 도면 등을 많이 사용하는데, 원고가 제출한 도면이 인쇄상태가 희미하거나 그 도면만으로는 청구취지상의 대상물건 등이 명확히 특정되지 아니하는 경우가 있다.
이러한 경우에는 청구취지를 명확히 하고 원고의 청구가 인용되어 주문에서 별지 도면을 원용할 때 도면이 희미하거나 대상물건 등이 명확히 특정되지 아니하여 집행이 곤란해지는 것 등을 방지하기 위하여, 소장에 대한 보정을 명하는 등의 방법으로, 원고에게 보다 선명하게 인쇄되어 있고 대상물건 등이 명확히 특정된 도면을 다시 제출하도록 하여야 할 것이다.
특히 의장권 등에 관한 사건에서 원고가 별지로서 사진을 제출하는 경우가 있는데, 정면, 측면 등 여러 각도에서 대상물건을 촬영하였기 때문에 대상물건을 특정하는데 부족함이 없는 경우에는 청구취지가 명확하다 할 수 있으므로 원고에게 판결서의 별지에 첨부할 사진을 추가로 제출받거나 스캐너와 컬러프린터, 컬러복사기 등을 이용하여 원고가 제출한 사진을 그대로 복사하는 방법으로 판결서의 별지에 첨부하여 주문에서 이를 인용하면 되나, 그 밖의 경우에는 소장에 대한 보정을 명하는 등의 방법으로 원고에게 대상물건을 특정할 수 있는 사진을 제출토록 하거나 사진 대신 대상물건을 명확히 묘사한 도면을 제출토록 하여야 할 것이다.
의장권이나 상표권의 경우 색채도 구성요소가 될 수 있으므로 색채가 의장이나 상표의 구성요소가 되는 경우 청구취지나 주문에서 색채도 특정하여야 한다(별지로 특정해야 할 도면, 표장 등이 특허청에 출원되어 공고된 경우에는 한국특허정보원에서 운영하는 웹사이트(www.kipris.or.kr)에서 해당 도면, 표장의 파일 등을 다운로드 받아서 사용하면 편리하다. 참고로 위 사이트에서는 특허, 실용신안, 의장, 상표, 서비스표의 출원경과, 심판경과 등을 알아 볼 수 있고, 등록원부, 공보, 심결문 등도 찾아 볼 수 있다).
2. 신용회복에 필요한 조치를 청구하는 경우
가. 해명광고
원고가 지식재산권 침해로 인한 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 신용회복을 위하여 필요한 조치로서 신문 등 정기간행물에의 해명광고 등을 구하는 경우에는 청구취지에서 광고문의 전체적 크기와 글자의 크기가 구체적으로 특정되어야 할 것이다.
나. 사죄광고
헌법재판소는 사죄광고를 명하는 것은 양심의 자유를 침해하는 동시에 인격권을 침해한다는 이유로 허용되지 아니한다고 하였으므로, 원고가 사죄광고를 명하는 내용의 청구취지를 제출한 경우에는 그 청구취지에서 사죄를 명하는 부분을 삭제하도록 하거나, 사죄의 의미가 없도록 청구취지의 보정을 명하여야 할 것이다.
3. 간접강제를 청구하는 경우
원고가 구하는 청구취지에 저작권침해행위의 금지 등을 구하면서 피고가 침해행위의 금지의무에 위반할 경우 위반시마다 원고에게 일정한 금원을 지급하거나 위반행위의 중지시까지 정기적으로 일정한 금원을 지급할 것을 구하는 간접강제조항을 포함하는 경우가 있다.
이와 유사한 사안에 관하여 “부작위채무를 명하는 판결의 실효성 있는 집행을 보장하기 위하여는, 부작위채무에 관한 소송절차의 변론종결 당시에서 보아 채무명의가 성립하더라도 채무자가 이를 단기간 내에 위반할 개연성이 있고, 또한 그 판결절차에서 구 민사소송법 제693조(민사집행법 제261조)에 의하여 명할 적정한 배상액을 산정할 수 있는 경우에는, 위의 부작위채무에 관한 판결절차에서도 구 민사소송법 제693조(민사집행법 제261조)에 의하여 장차 채무자가 그 채무를 불이행할 경우에 일정한 배상을 할 것을 명할 수 있다”는 취지의 대법원판결(대법원 1996. 4. 12. 선고 93다40614 판결, 강용현, “비방광고를 한 자에 대하여 사전에 광고금지를 명하는 판결 및 그 판결절차에서 명하는 간접강제”, 대법원판례해설 제25호)이 있기는 하나, 위 판결은 인격권침해의 구제에 관한 판결로서 주로 재산권침해에 관한 구제의 문제인 지식재산권 관련사건에 그대로 적용된다고는 할 수 없고, 판결절차와 집행절차를 엄격히 구분하고 있는 우리 민사소송법의 원칙에 반하여 이를 인정한다면 집행절차에 관한 체계에 혼란을 야기할 수 있으므로 실무에서는 특별한 사정이 없는 한 주문에 간접강제조항을 포함시키지 아니하고 있으며, 원고가 간접강제 부분을 포함한 청구취지를 제출하는 경우 이를 취하할 것을 권유하고 있다.
4. 특허법상 생산방법의 추정규정의 경우
특허권에 관한 소 중 방법의 발명에 관한 특허의 경우 침해행위금지청구의 청구취지 특정문제는 원고가 피고에게 어떠한 방법을 실시하는 것의 금지를 구하는 가를 명확히 하는 것에 있다. 즉 청구취지가 명확하게 되기 위하여는 피고가 실시하는 방법이 명확하게 특정되어야 할 것이다.
그런데 특허법 제129조는 “물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지된 물건이 아닌 때에는 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다.”는 규정을 두어 ‘신규’물질의 생산방법에 관한 특허에 대하여는 침해금지소송에서 특허권자의 입증곤란을 구제하고자 하고 있다.
이 때 신규물질의 생산방법에 관한 특허권자인 원고가 특허권을 침해하고 있는 피고에 대하여 침해금지를 구하는 경우 그 청구취지가 어떻게 기재되었을 때 청구취지가 특정되었다고 볼 수 있는가의 문제가 있다.
① 피고가 실제로 실시하는 신규물질의 생산방법을 구체적으로 기재함으로써 특정하여야 한다는 견해, ② 원고의 특허권의 특허청구범위에 속하는 신규물질의 생산방법이 피고가 실시하는 신규물질의 생산방법으로 기재되어 있으면 충분하다는 견해, ③ 피고가 실시하는 신규물질의 생산방법이 구체적으로 특정될 필요까지는 없고 피고로 하여금 신규물질의 생산을 금지하는 내용만으로 충분하다는 견해가 있을 수 있다.
소송절차에서 피고가 실제로 신규물질을 생산하는데 사용하는 방법이 원고의 특허권을 침해하는지 여부를 심리(피고는 위 규정의 추정을 복멸하기 위하여 자신이 실시하는 방법을 명확히 한 다음 그 방법이 특허발명의 방법과 동일하지 아니하다는 것을 증명하려 할 것인데, 이 증명이 성공하면 원고의 청구는 기각되고, 반대로 위 증명에 실패하면 원고의 청구는 인용된다)한 후에 피고로 하여금 그 신규물질의 생산을 금하는 것이고, 피고가 변론종결 후 원고의 특허권을 침해하지 아니하는 새로운 방법으로 그 신규물질을 생산하게 될 경우 피고는 원고에 대한 청구이의의 소에 의하여 그 구제를 받을 수 있으며, 신규물질의 경우 생산방법이 다양하지 아니하여 피고가 같은 신규물질을 생산하는 경우 원고의 생산방법에 관한 특허권을 침해할 가능성이 많고, 원고가 피고의 신규물질 생산방법을 구체적으로 입증하는데 있어 존재하는 곤란을 덜기 위하여 위 특허법 제129조와 같은 생산방법의 추정규정이 제정된 입법취지에 부합하는 점에서, ③ 견해가 보다 설득력이 있다고 할 수 있다(이상경, 지식재산권소송법, 육법사)
실무상으로도 원고가 피고에 대하여 신규물질의 생산방법에 관한 특허권침해행위의 금지를 구하는 경우 피고에게 생산방법을 한정하지 아니한 채 그 신규물질의 생산, 판매 등의 금지를 구하는 것만으로 청구취지가 특정되었다고 판단하고 있고, 원고 청구를 전부 인용하는 판결의 주문에서도 생산방법을 한정하지 아니한 채 피고로 하여금 신규물질의 생산 등을 금지시키고 있다.
그러나 위와 같은 경우 원고가 피고에게 생산방법을 한정하지 아니한 채 그 신규물질의 생산, 판매 등의 금지를 구하는 청구취지가 제출되어 그 청구취지가 특정되었다고 판단하였다 하더라도, 소송의 진행에 따라 피고가 실제로 실시하는 생산방법이 구체적으로 판명된 경우에는 원고에게 구체적으로 판명된 피고의 생산방법으로 피고의 신규물질 생산방법을 한정하여 청구취지를 변경하도록 유도하여 피고에게 생산방법을 특정하지 아니한 채 어떠한 물질의 생산을 금지하여 피고의 생산 및 영업활동의 자유를 과도하게 침해하는 주문이 선고되지 아니하도록 해야 할 것이다.
5. 영업비밀 보호의 문제
영업비밀의 침해행위의 금지 등 청구소송에서는 피고가 침해하는 영업비밀을 청구취지에서 명확히 기재하여야 하는데, 그 과정에서 원고의 영업비밀이 공개될 위험이 있다.
그러나 판결주문은 기판력의 물적 범위와 집행력의 범위를 정하는 근거가 되기 때문에 주문 그 자체로서 내용이 특정되도록 기재하여야 한다.
따라서 불가피하게 영업비밀이 청구취지에서 구체적으로 특정되어야 하지만, 집행상 의문이 없는 한 영업비밀이 이유와 주문에서 개괄적으로 특정되도록 기재하는 것을 허용하여야 할 것이다(서울고법 1996. 2. 29. 선고 95나14420 판결).
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