<판례평석-상표법> 도메인 이름의 양도 대가로 금원 등을 요구하는 행위가 부정경쟁행위에 해당하는지 여부【대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결】(윤경변호사 / 지적재산권법변호사 / 상표법변호사)
【대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결】
◎[요지]
[1] 도메인 이름의 요부가 저명한 등록상표와 동일하기는 하나, 상표법에서 규정하는 상표권 침해행위가 되기 위해서는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위가 있어야 하는데, 위 도메인 이름하에 운용되는 웹사이트에서 등록상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나, 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없다면 위 웹사이트를 통해 등록상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없고, 등록상표와 동일한 이름을 도메인 이름으로 사용한 것만으로는 상표법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어렵다고 한 사례.
[2] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목의 상품주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 '상품에 관련된 일체의 사용행위'를, 같은 호 (나)목의 영업주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 '영업에 관련된 일체의 사용행위'를, 비상업적 사용을 그 적용대상에서 제외하고 있는 같은 호 (다)목의 식별력이나 명성 손상행위에 해당하는 표지의 사용은 '상업적 사용'을, 각 의미하는 것으로 해석하여야 할 것이고, 도메인 이름의 양도에 대한 대가로 금원 등을 요구하는 행위는 도메인 이름을 상품 또는 영업임을 표시하는 표지로 사용한 것이라고는 할 수 없어서, 같은 법 제2조 제1호 (가)목, (나)목의 혼동행위나 같은 호 (다)목 소정의 식별력 또는 명성의 손상행위에 해당하지 아니한다.
제목 : 도메인 이름의 양도 대가로 금원 등을 요구하는 행위가 부정경쟁행위에 해당하는지 여부
1. 사실관계 및 쟁점
가. 사실관계
① 피고 등은 원고의 저명한 상표인 “rolls royce"와 동일한 명칭을 도메인이름으로 등록(rolls-royce.co.kr)하여 웹사이트를 운영하였는바, 그 웹사이트는 피고의 개인적인 프로필이나 관심사항에 대한 링크만 되어 있을 뿐, 상품을 판매, 광고하거나, 서비스를 영업적으로 제공한 바 없다.
② 원고가 1999. 7. 20. 피고 등에게 이 사건 도메인 이름의 양도요청을 하였던바, 피고 A는 1999. 8. 12. “피고 A가 7년 동안 영국에서 공부할 수 있는 경제적 사회적 기반의 제공, 한국에서 생활할 자신의 가족의 생활 보장”을 양도조건으로 제시하였고, 1999. 9. 6.에는 미화 4만 5천불을 양도 조건으로 제시하였다.
③ 이 사건 도메인 이름의 등록명의인으로 되어 있는 삼진정밀은 피고 A의 형인 피고 B가 사업자등록을 해 놓은 개인 사업체이다.
나. 쟁 점
이 사건의 쟁점은, ① 피고가 등록 보유하고 있는 rolls-royce.co.kr의 사용이 원고의 상표권 등을 침해한 것인지 여부, ② 도메인 이름의 양도 대가로 금원 등을 요구하는 행위가 부정경쟁행위에 해당하는지 여부이다.
2. 피고가 등록 보유한 rolls-royce.co.kr의 도메인 사용이 원고의 상표권 침해에 해당하는지 여부(= 제1 쟁점)
① 원고는, 피고들이 이 사건 도메인이름을 상표로 현실적으로 사용한 바 없다고 하더라도 장래에 상표권을 침해할 우려가 있으므로 원고의 금지청구가 받아들여져야 한다는 취지이다.
② 그러나 앞서 본 사실관계에 비추어 보면, 피고 등은 원고의 등록상표, 서비스표의 지정상품, 지정서비스업과 동일, 유사한 상품 또는 서비스업에 상표를 사용하였다고 할 수 없으므로 피고 등의 행위는 상표권 침해에 해당하지 아니한다.
③ 대상판결에서도, “상표법에서 규정하는 상표권 침해행위가 되기 위해서는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위가 있어야 하는데, 위 도메인 이름하에 운용되는 웹사이트에서 등록상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나, 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없다면 위 웹사이트를 통해 등록상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없고, 등록상표와 동일한 이름을 도메인 이름으로 사용한 것만으로는 상표법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어렵다”고 보았다.
3. 도메인 이름의 양도 대가로 금원 등을 요구하는 행위가 부정경쟁행위에 해당하는지 여부(= 제2 쟁점)
가. 대상판결의 경우(구법 하에서의 해석)
⑴ 사안의 분석
① 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목과 나목의 ‘혼동행위’, 다목의 ‘식별력, 명성 손상행위’에 해당하기 위해서는 피고 등의 도메인이름의 사용을 상품표지 또는 영업표지의 사용으로 볼 수 있어야 하는데, 피고 등의 웹사이트의 운영실태는 이에 해당하지 아니한다.
② 또한 피고 등의 사용행태를 도메인이름을 상호로 사용한 것으로 볼 수도 없고, 피고 등이 원고에게 도메인 이름 양도에 대한 대가를 요구하는 행위는, 상품표지, 영업표지 또는 상호로서의 사용이라고 할 수 없다.
⑵ 대상판결의 내용
대상판결도 같은 취지로 판시하고 있다.
① 원고는, 부정경쟁방지법 제2조 제1호의 부정경쟁행위가 되는 ‘사용’을 ‘영리 또는 상업적’인 사용으로 한정 해석하는 것을 위법하다는 취지로 주장하고 있다.
하지만, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호등에 관한 법률 제2조 제1호 다목 중 ‘대통령령이 정하는 정당한 사유’에 관하여 부정경쟁방지법 시행령 제1조의 2는 ‘비상업적 사용, 뉴스보도 및 뉴스논평에의 사용, 주지 전 사용, 기타 공정사용’을 정당한 사유로 열거하고 있다. 따라서 다목의 경우는 법조문에서 ‘비상업적 사용’을 다목의 부정경쟁행위에서 제외하고 있으므로, 다목의 부정경쟁행위를 ‘상업적’ 사용에 한정한 것은 정당하다.
② 가목은 '타인의 상품과 혼동을 하게 하는 행위‘를, 나목의 경우는 ‘타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위’를 규제하는 것으로서, 이처럼 상품과 혼동을 하거나 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위에 해당하려면, 부정경쟁행위를 한 자로 지목된 자의 표지가 상품이나 영업상의 시설 또는 활동에 관련지어 사용되어야만 한다.
③ 원고는, 피고 등이 원고에게 이 사건 도메인 이름의 매수를 제의하였으므로 이는 상업적 사용에 해당한다고 주장하나, 원고가 피고 등에게 이 사건 도메인 이름의 양도를 요구하자 피고 등이 상당한 대가의 지불을 요청한 사실이 인정되지만 이는 도메인 이름 자체를 영업표지나 상품표지로 사용한 것이 아니라, 거래의 대상으로 삼은 것에 불과하므로, 이러한 행위를 부정경쟁방지법의 출처혼동행위나 상표의 식별력 또는 명성의 손상행위에 해당한다고 보기 어렵다.
나. 현행법 하에서의 해석
2004년도 개정법은 정당한 권원이 없는 자가 상표등 표지에 대하여 정당한 권원이 있는 자 또는 제3자에게 판매하거나 대여할 목적, 정당한 권원이 있는 자의 도메인 이름의 등록 및 사용을 방해할 목적 또는 그밖의 상업적 이익을 얻을 목적으로 주지표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록․보유․이전 또는 사용하는 행위를 새로이 부정경쟁행위의 유형으로 규정하였다(법 제2조 제1호 아목),
신설된 부정경쟁방지 및 영업비밀보호 등에 관한 법률 제2조 제1호 아목에서는 ‘상표 등 표지에 대하여 정당한 권원이 있는 자 또는 제3자에게 판매하거나 대여할 목적으로 도메인이름을 등록, 보유, 이전 또는 사용하는 행위’를 부정경쟁행위로 규정하고 있으므로, 사회상규에 부합하는 대가, 예컨대, 도메인이름 등록․유지비용에 그 이자 상당액을 더한 금액을 초과하여 도메인이름 등록인이 상표권자에게 양도의 대가를 요구한 경우에는 위 아목의 부정경쟁행위에 해당할 수 있다(서울중앙지방법원 2004. 8. 19. 선고 2003가합88245 판결 등 참조).
