《특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권에 대한 집행》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕

《특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권에 대한 집행》

 

◈ 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권에 대한 집행

 

1. 개 설

 

특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권은 독립한 재산권으로 민사집행법 251조에서 정한 그 밖의 재산권에 대한 강제집행의 대상이 된다.

 

그런데, 특허권 등이 공유인 경우에는 다른 공유자의 동의 없이는 양도를 할 수 없다(특허법 99조 2항, 실용신안법 42조, 의장법 46조 2항, 상표법 54조 5항).

이 규정은 공유지분의 집행적격 자체를 부정하는 것은 아니므로 압류는 가능하나 공유자의 동의 없이는 현금화할 수 없다는 취지이다. 실무에서는 다른 공유자가 매수를 희망하지 않는 한 현실적으로 현금화가 불가능하므로 압류명령신청시에 그 동의서를 붙여서 제출하는 것을 요건으로 하고 있다.

 

특허권과 실용신안권 및 의장권에 대한 전용실시권과 통상실시권은 사업과 함께 하는 경우 및 특허권자 등의 동의가 있는 경우에 한하여 이전할 수 있는바(특허법 100조, 102조, 실용신안법 42조, 의장법 47조, 49조), 사업자체를 집행대상으로 할 수는 없으므로 결국 위 권리는 특허권자 등의 동의가 있는 경우에만 집행의 대상이 된다. 또한 상표권의 전용사용권과 통상사용권도 위와 마찬가지이다(상표법 55조, 57조).

 

특허 등을 받을 권리가 집행의 대상이 되는지에 대하여는 견해가 대립되나 압류의 공시방법이 없는 점과 발명의 공개 등의 문제가 있더라도 집행적격 자체를 부정할 것은 아니다. 이른바 노하우에 대하여도 긍정적으로 보아야 한다.

 

특허권 등이 설정등록에 의하여 발생하는 권리임에 대하여 저작권은 저작한 때부터 발생하며(저작권법 10조) 등록은 다만 처분이나 처분제한을 위한 대항요건에 불과하므로(저작권법 52조) 저작권이 등록되었느냐 여부는 집행에서 문제가 되지 아니한다.

 

특허권 등의 지적재산권에 대한 집행에는 채권집행과 달리 제3채무자가 없는 것이 특징이나, 그 공유지분에 대한 집행에서는 다른 공유자가, 전용실시권이나 통상실시권의 집행에서는 특허권자 등이 제3채무자가 된다.

 

 

2. 압 류

 

특허권 등과 같은 지적재산권에 대한 압류명령의 신청은 일반의 채권압류에 준하여 이루어지므로 특허권 등의 집행에서는 채무자의 보통재판적이 있는 곳을 관할하는 지방법원(민집 224조 1항)이 제1차적 관할 집행법원이다. 다만, 채무자의 보통재판적이 없는 때에는 압류할 채권이 있는 곳이라고 할 수 있는 그 등록 등을 하는 곳을 관할하는 지방법원도 제2차적 관할 집행법원이 된다(민집규 175조 2항, 민집 251조 1항, 224조 2항). 즉 권리의 이전에 등기 또는 등록을 요하는 그 밖의 재산권에 대한 집행의 관할은 등기․등록을 하는 곳을 관할하는 지방법원으로 한다는 규정(민집규 175조 2항)은 제2차적 관할에 관한 보충규정이므로 곧바로 등기, 등록을 하는 곳을 관할인정의 기준으로 하지 않도록 유의하여야 한다.

 

압류명령의 신청서에는 채권집행의 예에 따라 채권자․채무자와 그 대리인의 표시, 집행권원의 표시, 강제집행의 목적으로 하는 재산의 표시 및 구하는 강제집행의 방법을 적는다. 또한 특허권, 실용신안권, 의장권의 실시권, 상표권의 사용권 및 출판권 등과 같이 제3채무자가 있는 것에 대한 압류명령의 신청에는 제3채무자도 표시한다(민집규 159 1항).

강제집행의 목적으로 하는 재산의 표시는 특허권 등의 경우에는 등록번호 외에 출원인, 공고일, 등록일, 명칭(특허권․실용신안권의 경우에는 발명․고안에 관한 사항, 의장권․상표권의 경우에는 그 명칭, 실시권 또는 사용권에서는 나아가 그 범위), 권리자의 이름과 주소를 표시하는 등 등록원부의 등록사항란에 적혀 있는 사항을 가지고 특정하고, 저작권 등의 경우에는 명칭(제호, 그것이 없거나 불명한 때에는 그 취지), 저작권자 등의 이름 또는 명칭(사망한 때에는 그 취지 및 날짜), 창작날짜, 저작물의 처음 발행 또는 공연날짜, 저작물의 종류, 내용(거래대상으로서의 내용은 복제권, 2차적 저작물의 이용에 관한 권리로 되어 있다) 또는 형태, 등록되어 있는 때에는 등록번호 및 등록일 등으로 특정한다. 또한 특허권 등은 그 권리이전에 등록이 필요하므로 그 신청서에는 집행력 있는 정본 외에 권리에 관한 등록원부의 등본이나 초본을 붙여야 한다(민집규 175조 1항).

 

압류명령에는 권리의 압류와 동시에 채무자에 대하여 압류된 권리에 관한 이전 등의 일체의 처분을 금지한다. 특허권, 실용신안권 및 의장권의 실시권, 상표권의 사용권 및 출판권 등 제3채무자가 있는 것에 대한 압류명령에는 제3채무자에 대하여 채무자가 하는 권리처분에 대하여 승낙 그 밖의 협력을 금지한다.

 

즉 압류명령의 주문례는 다음과 같다.

“채무자가 가지는 별지 기재의 특허권을 압류한다.

채무자는 위 특허권에 관하여 매매, 양도 그 밖에 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.”

 

압류명령은 채무자(및 제3채무자 또는 이에 준하는 자가 있는 때에는 제3채무자)에게 송달하여야 한다(민집 251조, 227조 2항). 소관관청에 송달할 필요는 없다.

 

특허권 등의 처분제한은 특허청에 비치된 등록원부에 등록을 하여야 효력을 발생하므로(특허법 101조, 실용신안법 42조, 의장법 61조, 상표법 56조, 58조) 압류명령을 발령함과 동시에 법원사무관등은 직권으로 촉탁서에 재판의 등본을 첨부하여 당해 권리에 관한 등록 등의 사무를 취급하는 관서인 특허청장에게 압류등록을 촉탁하여야 한다(민집규 175조 5항, 민집 94조, 특허등록령 20조, 실용신안등록령 8조, 의장등록령 5조, 상표등록령 10조). 저작권의 경우에는 처분제한등록은 효력발생의 요건이 아니고 대항요건에 불과하므로(저작권법 52조) 문화관광부장관에 대한 압류등록의 촉탁은 법원사무관등이 직권에 의하여 할 필요는 없고 압류채권자의 신청이 있는 경우에 한하여 하면 될 것이다.

 

등록촉탁서의 문례는 다음과 같다.

○ ○ 지 방 법 원 등 록 촉 탁 서 특허청장 귀하 사　 건　　 20 타채 특허권압류 특허권의 표시 별지기재와 같다. 등록권리자 등록의무자 등록원인과 그 날짜 20 . . . 법원의 특허권압류명령 등록의 목적 압류기입등록 첨 부 1. 압류명령 정본(등본) 1통 위 등록을 촉탁합니다. 20 . . . 법원사무관 　　 　󰂙

 

 

등록권리자로는 압류채권자를, 등록의무자로는 채무자 즉 특허권자 등을 적는다. 저작권의 압류등록에는 등록세와 지방교육세를 납부하여야 하므로(지방세법 143조, 260조의2), 등록의 목적 다음에 등록세(23,000원)와 지방교육세액을 적고 압류채권자가 등록세등 영수필확인서와 통지서를 제출한 때에는 이를 촉탁서에 붙여야 한다.

 

특허청장 등은 압류기입등록을 한 후 그 등록원부 등본을 법원에 송부하여야 한다(민집규 175조 5항, 민집 95조). 특허권 등에 대하여 압류의 효력발생 전에 담보권 설정의 등록이 되어 있는 때에는 법원사무관등은 담보권자에게 압류사실을 통지하고 그 담보권의 피담보채권의 현존액을 신고할 것을 최고하여야 한다(민집규 175조 4항).

 

압류에 의하여 제한을 받는 것은 처분행위뿐이기 때문에 특허권 등이 압류된 후에도 채무자는 그 발명을 실시할 수 있다. 그러나 압류가 된 뒤에는 전용실시권이나 통상실시권을 타인에게 설정 또는 허락할 수는 없다.

 

특허권 등의 소멸 그 밖의 사정으로 권리의 이전이 불가능하게 된 때에는 법원은 집행절차를 취소하여야 한다(민집규 175조 5항, 민집 96조). 이 경우에 법원사무관등은 특허청장 등에게 압류기입등록의 말소를 촉탁하여야 한다(민집규 175조 5항, 민집 141조).

 

3. 현금화

 

특허권 등의 지적재산권은 부동산과 같은 유통성이 없으므로 현금화에 있어서 다양하고 유연한 방법이 인정되어야 하나, 채권집행의 경우와 달리 추심이나 전부와 같은 방법은 취할 수 없기에 채권자는 민사집행법 251조에 의한 특별현금화로서 매각하거나(매각명령) 또는 채권자에게 양도하거나(양도명령), 아니면 관리인을 선임하여 관리를 명하는 명령을 신청할 수 있다.

다만 관리명령의 경우에는 관리인의 선임이나 관리방법 등에 대하여 해결할 점이 많아 거의 이용되고 있지 않다. 또한 특허권 등의 공유지분을 양도함에는 다른 공유자의 동의가 필요하므로 그 권리의 양도를 전제로 하는 양도명령이나 매각명령을 신청하는 때에는 공유자의 동의서(인감증명서가 붙어 있어야 한다)를 제출하여야 한다.

 

출원전의 특허를 받을 권리는 그 내용이 공개되면 가치를 잃게 되므로 이에 대한 현금화방법은 양도명령에 국한된다.

 

저작재산권과 저작인접권은 그 전부 또는 일부를 양도하거나(저작권법 41조), 이용허락을 하는 등(저작권법 42조)의 현금화처분을 할 수 있다. 그러나 저작인격권은 저작자의 일신에 전속하는 것이므로(저작권법 14조) 집행의 대상이 되지 않는다.

 

양도명령 등에 의한 양도나 매각절차가 종료한 때에는 법원사무관등은 등록에 관한 사무를 취급하는 관서인 특허청장 등에 대하여 압류채권자 또는 매수인이 취득한 권리의 이전등록과 압류기입등록 및 소멸할 부담의 말소등록을 촉탁하여야 한다(민집규 175조 5항, 민집 144조).