【지식재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 및 저작권)에 대한 집행】《지식재산권의 공유지분, 전용실시권과 통상실시권, 특허출원권》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕

【지식재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 및 저작권)에 대한 집행】《지식재산권의 공유지분, 전용실시권과 통상실시권, 특허출원권》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕

 

1. 지식재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 및 저작권)에 대한 집행 [이하 법원실무제요 민사집행(IV) P.560-565 참조]

 

가. 총설

 

① 특허권, 디자인권, 실용신안권, 상표권 및 저작권 등 지식재산권은 독립한 재산권으로서 민사집행법 251조에서 정한 그 밖의 재산권에 대한 강제집행의 대상이 된다.

 

② 이 경우 채권집행과 달리 제3채무자가 없는 것이 특징이다.

 

③ 특허권 등이 설정등록에 의하여 발생하는 권리임에 대하여, 저작권은 저작물을 참작한 때부터 발생하고(저작권법 10조 2항), 등록은 양도 또는 처분제한을 위한 대항요건에 불과하므로(같은 법 54조), 저작권이 등록되었는지는 집행에서 문제되지 않는다.

 

나.  집행의 대상이 되는지 문제되는 경우

 

⑴ 지식재산권의 공유지분

 

① 특허권 등 지식재산권이 공유인 경우에는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다(특허 99조 2항, 실용신안법 28조, 디자인보호법 96조 2항, 상표법 93조 2항).

 

② 특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 않으면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.

 

③ 또한 특허법이 공유지분의 자유로운 양도 등을 금지하는 것은 다른 공유자의 이익을 보호하려는 데 그 목적이 있다.

따라서 각 공유자의 공유지분은 다른 공유자의 동의를 얻지 않는 한 압류의 대상이 될 수 없다(대결 2012. 4. 16. 2011마2412).

따라서 특허권에 대하여 압류를 신청하기 위해서는 공유자의 동의서를 합께 제출하여야 한다[인감증명서, 본인서명사실확인서 또는 전자서명발급증의 발급증이 첨부되어 있어야 한다(재일 2012-2 2조 참조)].

 

④ 다른 공유자의 동의를 얻지 못하여 공유지분에 대하여 집행을 할 수 없는 경우에는, 채권자는 채무자의 공유물분할청구권(대판 2014. 8. 20. 2013다41578)을 대위행사하여 경매분할 판결 등을 받은 다음 특허권 등 지식재산권 전부에 대하여 경매를 신청하고, 그 절차에서 채무자가 지급받을 금원에 대하여 강제집행을 할 수 있을 것이다.

 

⑤ 지식재산권의 공유지분에 대한 집행에서는 민법상 조합의 조합원 지분에 대한 압류의 경우에 준하여 다른 공유자가 제3채무자가 된다.

 

⑵ 전용실시권과 통상실시권

 

① 특허권과 실용신안권 및 디자인권에 대한 각 전용질시권과 통상실시권은, 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는, 특허권자 등의 동의를 받아야만 이를 이전할 수 있다(특허 100조 3항, 102조 5항, 실용신안법 28조, 디자인보호법 97조 3항, 99조 4항).

 

② 상표권의 전용사용권과 통상사용권의 경우 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자의 동의를 받지 않으면 이전할 수 없다(상표법 95조 5항, 97조 3항).

사업 자체를 집행 대상으로 할 수는 없으므로, 결국 위 권리는 특허권자 등의 동의가 있는 경우에만 집행의 대상이 된다.

 

③ 전용실시권이나 통상실시권의 집행에서는 특허권자 등이 제3채무자가 된다.

 

⑶ 특허 등을 받을 권리

 

① 특허 등을 받을 권리(특허법의 경우에는 ‘특허출원권’이라고도 한다)가 집행의 대상이 되는지에 대하여는 견해가 대립되나, 압류의 공시방법이 없는 점과 발명의 공개 등의 문제가 있더라도 집행적격 자체를 부정할 것은 아니다.

 

② 다만 특허 등을 받을 권리가 공유인 경우에는 각 공유자의 공유지분은 다른 공유자의 동의를 얻지 않는 한 압류의 대상이 될 수 없다(특허 37조 3항).

 

⑷ 이른바 노하우(know-how)

 

집행의 대상이 되는지 견해가 대립하나, 출원 전의 특허를 받을 수 있는 권리가 집행의 대상이 된다고 보는 이상, 노하우에 대해서도 긍정적으로 보아야 한다.

 

다. 압류

 

⑴ 관할

 

① 특허권 등과 같은 지식재산권에 대한 압류명령의 신청은 일반의 채권압류에 준하여 이루어지므로, 특허권 등의 집행에서는 채무자의 보통재판적이 있는 곳을 관할하는 지방법원(민집 224조 1항)이 제1차적 관할 집행법원이다.

다만 채무자의 보통재판적이 없는 때에는 보충적으로 압류할 채권이 있는 곳이라고 할 수 있는 그 등록 등을 하는 곳을 관할하는 지방법원도 제2차적 관할 집행법원이 된다(민집규 175조 2항, 민집 251조 1항, 224조 2항).

 

② 이처럼 권리의 이전에 등기 또는 등록을 요하는 그 밖의 재산권에 대한 집행의 관할은 등기·등록을 하는 곳을 관할하는 지방법원으로 한다는 규정(민집규 175조 2항)은 제2차적 관할에 관한 보충규정이므로, 곧바로 등기·등록을 하는 곳을 관할 인정의 기준으로 하지 않도록 유의하여야 한다.

 

⑵ 신청

 

① 압류명령의 신청서에는 채권집행의 예에 따라 채권자·채무자와 그 대리인의 표시, 집행권원의 표시, 강제집행의 목적으로 하는 재산의 표시 및 구하는 강제집행의 방법을 적는다.

 

② 또한 특허권, 실용신안권, 디자인권의 실시권, 상표권의 사용권 및 출판권 등과 같이 제3채무자가 있는 것에 대한 압류명령의 신청에는 제3채무자도 표시한다(민집규 159조 1항).

 

③ 또한 특허권 등은 권리이전에 등록이 필요하므로, 압류명령 신청서에는 집행력 있는 정본 외에 권리에 관한 등록원부의 등본이나 초본을 붙여야 한다(민집규 175조 1항).

 

⑶ 압류명령

 

① 압류명령에는 권리의 압류와 동시에 채무자에 대하여 압류된 권리에 관한 이전 등의 일체의 처분을 금지한다.

특허권, 실용신안권 및 디자인의 실시권, 상표권의 사용권 및 출판권 등 제3채무자가 있는 것에 대한 압류명령에는 제3채무자에 대하여 채무자가 하는 권리처분에 대하여 승낙 그 밖의 협력을 금지한다.

 

② 압류명령의 주문례는 다음과 같다.

『1. 채무자가 가지는 별지 기재의 특허권을 압류한다.

2 채무자는 위 특허권에 관하여 매매, 양도 그 밖에 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.』

 

③ 압류명령은 채무자 및 제3자 제3채무자 또는 이에 준하는 자가 있는 경우)에게 송달하여야 한다(민집 251조 1항, 227조 2항).

소관관청에 송달할 필요는 없다.

 

⑷ 등록촉탁

 

① 특허권 등의 처분제한은 특허청에 비치된 등록원부에 등록을 하여야 효력이 발생한다(특허 101조, 실용신안법 28조, 상표법 96조 1항, 디자인보호법 98조 1항).

따라서 압류명령을 발령함과 동시에 법원사무관 등은 직권으로 등록관청에 압류기입등록 촉탁을 한다(민집규 175조 5항, 민집 94조).

저작권의 경우에는 처분제한등록은 효력발생의 요건이 아니고 대항요건에 불과하므로(저작권법 54조), 압류등록의 촉탁은 법원사무관등이 직권으로 할 필요는 없고 압류채권자의 신청이 있는 경우에 한하여 하면 된다.

 

② 등록권리자로는 압류채권자를, 등록의무자로는 채무자, 즉 특허권자 등을 적는다.

저작권의 압류등록에는 등록면허세와 지방교육세를 납부하여야 하므로(지방세 28조 1항 10호, 150조 2호), 등록의 목적 다음에 등록면허세와 지방교육세액을 적고 압류채권자가 등록면허세 등 영수필확인서와 통지서를 제출한 때에는 이를 촉탁서에 붙여야 한다.

 

③ 특허청장 등은 압류기입등록을 한 후 그 등록원부 등본을 법원에 송부하여야 한다(민집규 175조 5항, 민집 95조).

특허권 등에 대하여 압류의 효력 발생 전에 담보권설정의 등록이 되어 있는 때에는 법원사무관등은 담보권자에게 압류사실을 통지하고 그 담보권의 피담보채권의 현존액을 신고할 것을 최고하여야 한다(민집규 175조 4항).

 

⑸ 압류의 효력 등

 

① 압류에 의하여 제한을 받는 것은 처분행위뿐이기 때문에 특허권 등이 압류된 후에도 채무자는 그 발명을 실시할 수 있다.

그러나 압류가 된 뒤에는 전용실시권이나 통상실시권을 타인에게 설정 또는 허락할 수 없다.

 

② 특허권 등의 소멸 그 밖의 사정으로 권리의 이전이 불가능하게 된 때에는 법원은 집행절차를 취소하여야 한다(민집규 175조 5항, 민집 96조).

이 경우에 법원사무관등은 특허청장 등에게 압류기업등록의 말소를 촉탁하여야 한다(민집규 175조 5항, 민집 141조).

 

라. 현금화

 

① 특허권 등의 지식재산권은 부동산과 같은 유통성이 없으므로, 현금화에는 다양하고 유연한 방법이 인정되어야 하나, 채권집행의 경우와 달리 추심이나 전부와 같은 방법은 취할 수 없기 때문에 채권자는 민사집행법 251조에 의한 특별현금화로서 매각명령, 양도명령(채권자에게 양도) 또는 관리명령을 신청할 수 있다.

다만 관리명령의 경우에는 관리인의 선임이나 관리방법 등에 대하여 해결되지 않은 문제가 많아 거의 이용되지 않고 있다.

 

② 특허 등을 받을 권리가 집행의 대상이 된다고 보는 경우에도, 출원 전의 권리는 그 내용이 공개되면 가치를 잃게 되므로 이에 대한 현금화방법은 양도명령에 국한된다.

 

③ 저작재산권과 저작인접권은 그 전부 또는 일부를 양도(저작권법 45조 1항, 88조)하거나, 이용허락(저작권법 46조, 88조)을 하는 등의 현금화처분을 할 수 있다.

그러나 저작인격권은 저작자의 일신에 전속하는 것이므로(저작권법 14조) 집행의 대상이 되지 않는다.

 

④ 양도명령 등에 의한 양도나 매각절차가 종료한 때에는 법원사무관등은 등록에 관한 사무를 취급하는 관서인 특허청장 등에 대하여 압류채권자 또는 매수인이 취득한 권리의 이전등록과 압류기입등록 및 소멸할 부담의 말소등록을 촉탁하여야 한다(민집규 175조 5항, 민집 144조).

 

2. 지식재산권에 대한 가압류 [이하 법원실무제요 민사집행(V) P.340-342 참조]

 

가 지식재산권 가압류

 

① 특허권, 디자인권, 실용신안권, 상표권 및 저작재산권 등 이른바 지식재산권은 독립한 재산권으로서 민사집행법 251 조에서 정한 그 밖의 재산권에 대한 가압류의 대상이 된다.

 

② 다만 특허권 등이 공유인 때에는 다른 공유자의 동의가 없으면 가압류는 가능하나 현금화를 하지 못하고(대결 2012. 4. 16. 2011마2412 참조), 특허권 등에 대한 전용실시권이나 통상실시권에 대하여는 그 특허권자 등의 동의가 있는 경우에만 가압류할 수 있다(특허 100조 3항, 102조 5항 등 참조).

저작인격권은 일신전속적인 권리로서 가압류의 대상이 되지 않는다.

 

③ 특허권 등에 대한 가압류는 채권가압류와 달리 제3채무자가 없다.

그러나 공유지분에 대한 가압류에서는 다른 공유자가, 전용실시권 등에 대한 가압류에서는 특허권자 등이 직접의 이해관계인으로서 제3채무자가 된다.

 

나. 가압류절차

 

⑴ 신청

 

특허권 등과 같이 권리 이전에 등기 또는 등록이 필요한 경우에는 신청서에 권리에 관한 등록원부의 등본이나 초본을 붙여야 한다(민집규 213조 2항, 175조 1항).

가압류될 특허권 등의 존재, 내용 등을 확인하기 위해서이다.

 

⑵ 관할

 

특허권 등과 같이 권리이전에 등기 또는 등록이 필요한 지식재산권에 대한 가압류는 일반 채권가압류의 경우와는 달리 본안의 관할법원 외에 그 등록을 하는 곳을 관할하는 지방법원이 관할법원이 된다(민집규 213조 1항).

 

⑶ 주문례

 

『1. 채무자가 가지는 별지 기재 특허권을 가압류한다.

2. 채무자는 위 특허권에 관하여 매매, 양도 그 밖의 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.

3. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.』

 

⑷ 기입등록과 송달

 

① 가압류명령은 채무자에게 송달하여야 하나 등록관청에는 송달할 필요가 없다.

특허권, 디자인권, 실용신안권, 상표권 등은 권리처분의 제한에 관하여 등록을 하지 아니하면 효력이 생기지 아니하므로(특허 101조 1항, 디자인보호법 98조 1항, 실용신안법 28조, 상표볍 96조) 가압류명령이 있으면 법원사무관등은 직권으로 등록관청에 가압류기입등록촉탁을 한다(민집규 213조 2항, 민집 94조).

가압류의 효력은 채무자에 대한 송달과는 관계 없이 언제나 가압류등록이 된 때에 생긴다(민집규 213조 2항, 175조 3항 단서).

특허권 등에 가압류, 가처분 등 처분제한의 등록을 촉탁할 때에는 채권자로부터 등록료납부영수증 대신 매건 84.000원 상당의 통상환을 제출받아 촉탁서와 함께 우송하여야 한다(특허료 등의 징수규칙 2조 2항 4호, 3조 2항 4호 등).

 

② 저작권은 저작한 때부터 발생하고 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 않는다(저작권법 10조 2항).

다만 저작재산권의 처분제한은 등록할 수 있으며, 등록하 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(저작권법 54조).

등록되지 아니한 저작재산권의 경우에는 법원의 촉탁으로 저작권등록을 한 후 가압류기입등록을 하여야 할 것이다(저작권법 53조, 저작권법 시행령 25조, 민집규 213조 2항, 민집 94조).

저작재산권에 대한 가압류등록은 이처럼 처분제한의 효력발생요건이 아니므로 채무자에 대한 송달과 가압류기입등록 증 먼저 된 시점에 가압류의 효력이 생긴다(민집규 2 13조 2항. 175조 3항 본문).

 

 

 

【지식재산권침해금지가처분】《관할, 당사자(가처분채권자, 가처분채무자), 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 피보전권리와 보전의 필요성(특허발명 보호범위의 확정, 채무자 물건 또는 방법의 특정, 특허발명의 대비, 지식재산권침해금지가처분의 주문례(특허권·실용신안권, 물건의 발명, 물건을 생산하는 방법의 발명, 디자인권, 상표권침해금지·부정경쟁행위금지가처분, 상품주체혼동행위, 영업주체혼동행위, 도메인이름 부정사용행위, 품질 등 오인야기행위, 상품형태모방행위, 저작권침해금지가처분, 영업비밀침해금지가처분, 근로자에 대한 영업비밀침해금지 내지 전직금지가처분), 심리와 재판(소명방법, 대상물의 특정) 》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕

 

1. 지식재산권의 침해금지가처분 [이하 법원실무제요 민사집행(V) P.433-462 참조]

 

가. 지식재산권처분금지가처분의 의의

 

① 지식재산권침해금지가처분은 특허권 등 지식재산권에 기한 금지청구권을 피보전권리로 하여 채무자의 침해행위의 금지를 구하는 가처분이다.

 

② 이 가처분은 특허권 등을 침해하거나 침해할 우려가 있는 자에게 본안판결에 서명하게 될 침해금지의 부작위의무를 미리 부과하는 점에서 임시의 지위를 정하기 위한 가처분에 속하며, 가처분에 서명하는 부작위의무가 본안소송에서 명할 부작위의무와 내용상 일치하는 이른바 만족적 가처분에 속한다.

 

나. 관할

 

① 지식재산권침해금지가처분의 본안소송인 특허권 등의 침해금지청구소송은 소송목적의 값을 산정할 수 없는 재산권상의 소에 해당하므로, 사물관할은 합의부 관할이다.

 

② 토지관할은 본안의 관할법원 또는 다툼의 대상이 있는 곳을 관할하는 지방법원이다.

민사소송법 24조는 특허권 등(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권)에 관한 소를 제기하는 경우에는 2조부터 23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할(서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원)로 하면서 (2항) 서울중앙지방법원에도 그 중복 관할을 인정하고(3항), 특허권 등을 제외한 지식재산권과 국제거래에 관한 소를 제기한 경우에도 2조 내지 23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있도록 규정하였다(1항).

이는 심리에 적합한 제계와 숙련된 경힘을 갖춘 전문재판부에 사건을 집중시키기 위한 것으로(대결 2019. 4. 10. 2017마6337), 본안의 관할이 인정되는 이상 침해금지가처분 역시 해당 법원에 제기할 수 있다.

다만 본안이 전속관할 사건에 해당하더라도 다툼의 대상이 있는 곳을 관할하는 지방법원이 별도로 있다면 후자에도 가처분신청을 할 수 있을 것이다.

 

③ 2015. 12. 1. 법률 제13522호로 개정된 법원조직법 28조의4 2호에 따라 특허법원이 특허권 등 침해사건의 항소사건을 심판하게 되었으나, 가처분결정에 대한 항고를 본안소송에 대한 항소와 동일하게 보기는 어려우므로 가처분사건의 항고심 관할은 일반 사건과 차이가 없다.

물론 특허 법원에 본안소송이 계속 중인 상횡에서 가처분신청을 하는 경우에는 특허 법원에도 관할이 인정될 수 있다.

 

④ 본안의 관할법원과 관련하여, 침해행위가 실제로 행하여지는 공장 등의 소재지, 침해물건의 판매지 등에 불법행위지의 특별재판적을 인정할 수 있는지가 다투어 지는데, 불법행위지의 특별재판적 규정상 ‘불법행위에 관한 소’의 의미를 넓게 해석하여 토지관할을 인정할 수 있다는 견해도 있으나, 특허권 등 침해금지청구권은 침해자의 고의·과실을 요하지 않는 등 불법행위와 그 성질을 달리 하는 점, 전국적으로 침해물품이 판매, 홍보되는 경우에는 채권자로 하여금 관할법원을 선택할 수 있게 하여 민사집행법상의 전속관할 규정을 잠탈하는 결과를 초래할 수 있는 점 등을 이유로 불법행위지의 특별재판적 규정을 적용할 수 없다는 견해가 실무상 유력하다.

또한 불법행위를 원인으로 한 손해배상청구의 소는 지식재산권침해금지가처분의 본안소송에 해당하지 않는다고 보는 것이 일반적이다.

 

⑤ 특허권침해금지청구권에 따른 부작위의무는 의무의 이행이 특정 장소와 결부될 성질이 아닌 일반적인 부작위의무이므로, 가령 침해품의 판매 금지를 청구하는 경우에 판매가 이루어지는 모든 장소의 법원에의무이행지의 관할권을 인정할 수는 없고, 채무자의 주소나 거소 등 보통재판적을의무이행지로 보아야 한다는 견해가 유력하다.

이에 대하여 일반적인 부작위의무가 아니라 특정한 장소에서의 부작위의무를 소송물로 삼는 경우라면 그 장소에의무이행지의 특별재판적 규정이 적용될 수 있다는 견해도 있다.

 

⑥ 다만 실무상으로는 채무자의 보통재판적이 아니더라도 침해행위가 발생하는 공장, 공사현장 등이 특정되어 있다면 이를 다툼의 대상이 있는 곳으로 보아 관할을 인정하고 있다.

 

다. 당사자

 

지식재산권침해금지가처분사건에서는 지식재산권에 기한 금지청구권을 가진 다고 주장하는 사람에게 채권자적격이 있고, 지식재산권을 침해하거나 침해할 우려가 있다고 주장되는 사항람에게 채무자적격이 있다.

특허권침해금지가처분사건의 당사자적격 문제는 다른 지식재산권침해금지가처분에도 원용될 수 있으므로 이곳에서는 특허권침해금지가처분사건을 중심으로 보기로 한다.

 

⑴ 가처분채권자

 

특허법 126조 1항은 특허권자 및 전용실시권자에 대하여 침해금지 및 예방청구권을 인정하고 있다.

 

㈎ 특허권자

 

① 특허권은 특허등록원부상의 설정등록에 의하여 비로소 발생하므로 실질적인 특허권자라 하더라도 등록명의인이 아닌 이상 침해금지가처분신청을 제기할 수 없다.

특허출원인은 출원공고를 하였다 하더라도 침해금지청구권을 갖지 못한다.

 

② 특허권이 공유인 경우 본안이 항상 필수적 공동소송인 것은 아닐 뿐 아니라(대판 2004. 12. 9. 2002후567), 본안이 필수적 공동소송인 경우에도 침해금지가처분은 특허권의 현상을 유지하고 그 훼손을 방지하는 보존행위에 해당하므로 공유자 중 1인이 이를 단독으로 신청할 수 있다.

 

③ 특허권의 양수인, 전용실시권자, 통상실시권자 등은 침해금지가처분사건에 보조참가할 수 있다.

 

④ 특허권자가 특허발명의 전부에 관한 전용실시권을 설정한 경우에도 침해금지청구권을 그대로 보유하는지 여부에 대하여는 견해가 대립하나, 특허권자가 전용실시권을 설정한 결과 현재 발명을 실시할 수 없다 하더라도 특허권에는 절대성·탄력성이 있어 일정한 기간이 경과하면 그 본연의 독점적 실시권을 회복한다는 점을 고려하여 이를 긍정하는 것이 통설이다.

 

㈏ 전용실시권자

 

전용실시권은 특허발명을 독점적·배타적으로 실시하는 물권 유사의 권리이므로 그 보유자는 침해금지청구권을 가진다(특허 126조 1항).

전용실시권은 특허등록원부상의 설정등록에 의하여 비로소 발생하므로 등록명의인이 아닌 자는 침해금지청구권을 행사할 수 없다.

 

㈐ 통상실시권자

 

① 통상실시권자에 대하여 침해금지청구권을 인정할 수 있는지 여부가 문제된다.

특허법 126조는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 지에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자로 특허권자 또는 전용실시권자만을 규정하고 있는데, 통설은 통상실시권의 성질을 채권적인 것으로 보아 독점적 통상실시권자이든 아니든 통상실시권자는 직접 침해금지청구를 할 수 없다고 보면서 위 규정의 특허권자 또는 전용실시권자를 한정적 열거로 보고 있다.

 

② 한편 통상실시권자가 채권자대위권을 행사하여 침해금지청구를 할 수 있는가에 관하여는, 독점적 통상실시권자인 경우에도 독점의 특약이 부가되었다 하여 통상실시권 본래의 성질이 변하는 것은 아니라는 이유로 이를 부정하는 견해도 있으나, 독점적 통상실시권자는 특허권자에게 특허발명의 독점적인 실시를 보장하여 줄 것을 요구할 수 있는 권리가 있는데 특허권자가 무단 실시자에 대하여 아무런 조치를 취하지 아니할 경우 특허발명의 독점적인 실시권 자체를 보호할 수단이 없고, 손해배상청구권의 행사만으로는 독점적 통상실시권자의 보호에 불충분하거나 그 집행이용이하지 아니한 경우도 많으므로 독점적 통성실시권자의 대위권은 인정되어야 한다는 견해가 다수이다.

 

③ 그런데 저작권의 경우, 판례는 저작권법은 특허법이 전용실시권제도를 둔 것과는 달리 침해정지청구권을 행사할 수 있는 이용권을 부여하는 제도를 마련하고 있지 아니하여 독점적 이용권자가 독자적으로 저작권법상의 침해정지청구권을 행사할 수는 없지만, 저작권자가 스스로 침해정지청구권을 행사하지 아니하는 때에는 자신의 권리를 보전하기 위하여 필요한 범위 내에서 권리자를 대위하여 저작권법 123조에 기한 침해 정지청구권을 행사할 수 있다고 한다(대판 2007. 1. 25. 2005다11626).

 

④ 한편 물건을 사용수익하는 경우외는 달리 특허발명은 수인이 각기 별개로 실시할 수 있으므로, 독점적 통상실시권자가 아닌 일반 통상실시권자의 경우에는 특정채권의 보전을 위한 채권자대위권의 요건을 충족시키지 못하여 허용되지 않는다는 것이 통설이다.

독점적 통상실시권자라면 독점권을 보장해 줄 것을 구할 수 있겠지만, 이와 달리 일반 통상실시권자는 특허권자에게 다른 사람의 사용까지 금해줄 것을 청구할 피보전권리가 없다는 점, 즉 특허권자가 다른 사람의 사용을 허락하거나 혹은 묵인한다면 어 쩔 수 없다는 점에서 대위권 행사의 요건을 갖추있다고 보기 어렵다.

 

⑵ 가처분채무자

 

① 침해금지가처분의 상대방은 특허권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자이다(특허 126조 1항).

따라서 정당한 권원 없이 업으로서 타인의 특허권에 속하는 물건 또는 방법의 발명을 실시하거나 실시할 염려가 있는 사람이 채무자로 될 것이다.

 

② 특허발명 실시 제품의 생산자, 판매자 및 사용자가 서로 다른 경우에는 각기 별개의 특허권 침해를 구성한다.

침해금지의 대상에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위도 포함되나(특허 126조 2항), 채무자의 권한 범위에 속하는 행위에 해당하여야 한다.

예를 들어 소유권 없이 단순히 침해설비를 점유하고 있는 자는 처분권한이 없으므로 그를 상대로 설비의 폐기를 구하는 것은 허용되기 어렵다(대판 1996. 12. 23. 96다16605 참조).

 

③ 다만 동산을 목적으로 하는 강제집행은 점유를 기초로 개시하게 되므로, 채무자가 점유하고 있고 채무자 아닌 제3자의 소유임이 소명 되지 아니한 이상 가처분을 발령할 수 있으며, 다만 제3자는 경우에 따라 제3자이의의 소로 다툴 수 있을 뿐이다.

 

④ 또한 현상을 변경하지 아니할 것을 조건으로 하여 채무자에게 그 사용을 허가하도록 하는 내용의 점유이전금지가처분은 그 목적물이 제3자의 소유임이 소명되더라도 발령할 수 있다(대판 2002. 3 . 29. 2000다33010 참조).

 

⑶ 소송대리인

 

특허권침해금지가처분에 관하여 변리사에게도 소송대리권이 인정되는지에 관하여는 논란이 있었으나, 판례는 “변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항의 소송대리인이 될 수 있다”고 정하는 변리사법 8조에 의하여 변리시에게 허용되는 소송대리의 범위 역시 특허심판원의 심결에 대한 심결취소소송으로 한정되고, 현행법상 특허 등의 침해를 청구원인으로 하는 침해금지청구 또는 손해배상청구 등과 같은 민사사건에서 변리사의 소송대리는 허용되지 않는다고 하였으므로(대판 2012. 10. 25. 2010다108104), 특허권침해금지가처분에서도 변리사의 소송대리권은 인정될 수 없다.

국내에 주소 또는 영업 소를 갖지 아니한 재외자의 특허관리인도 침해금지가처분의 소송대리인이 될 수 없다(특허 5조 1항).

 

라. 지식재산권처분금지가처분의 피보전권리와 보전의 필요성

 

⑴ 총설

 

① 만족적 가처분의 특성과 제한적 심리로 인해 본안소송에서 충분한 증거조사를 거쳤다면 금지청구나 손해배상청구가 인용될 수 있는 사안임에도 피보전권리나 보전의 필요성 에 관한 소명이 부족하다는 이유로 가처분신청이 기각되는 경우가 있다.

 

② 가처분채무자에 대하여 본안판결에 서명하는 것과 같은 내용의 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분에서 보전의 필요성을 인정하는 데에는 신중할 필요가 있고(대판 2006. 11. 23. 2006다29983 참조), 실무상 피보전권리에 관하여도 고도의 소명을 요구하고 있다.

다만 지식재산권의 침해로 인해 채권자가 입게 되는 손해에는 단순한 영업이익의 감소뿐만 아니라 시장점유율의 감소, 실시품 매출의 감소, 판매가격의 저하, 판매경비의 증가에 따른 재산적 손해와 침해행위로 인한 명예, 신용의 훼손 등 정신적 손해가 모두 포함되므로, 지식재산권의 침해로 인한 손해는 금전적인 전보가 가능하다는 단순한 전제에 서서 피보전권리와 보전의 필요성 유무를 다뤄서는 안 된다.

 

③ 또한 동일한 만족적 가처분이더라도, 예를 들어 아직 시판되지 않은 제품의 생산, 판매 등의 금지를 구하는 신청보다는 이미 시장에 판매 중인 제품의 생산, 판매 등의 금지를 구하는 신청의 경우 상대적으로 인용 여부를 더욱 신중하게 결정할 필요가 있을 것이다.

 

④ 특허권침해금지가처분의 피보전권리와 보전의 필요성은 다른 지식재산권침해금지가처분에도 그대로 원용될 수 있으므로 이 하에서는 특허권을 중심으로 살펴본다.

 

⑵ 피보전권리

 

특허권침해금지가처분의 피보전권리는 채권자의 특허권에 기한 금지청구권 및 채무자의 침해금지 부작위의무라는 권리의무 관계의 존재이고, 이와 같은 피보전권리의 존부는 결국 채무자의 행위가 특허권 침해행위를 구성하느냐에 달려 있다.

 

㈎ 특허권침해

 

① 특허권침해라 함은 제3자가 정당한 권원 없이 업으로서 타인의 특허권에 속하는 물건 또는 방법의 발명을 실시하는 것을 말한다.

 

② “업으로서”란 사업으로 실시하는 것을 의미하므로 단순히 개인적·가정적 범주에서 실시하는 것은 포함되지 않는다.

사업에는 영리사업뿐만 아니라 공공사업과 같은 비영리사업도 포함된다.

 

③ “물건의 발명실시”란 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 말한다(특허 2조 3호 가목).

채무자가 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 경우에는 특허권 침해로 간주한다(특허 127조 1호 : 간접 침해).

물건의 수출·소지 등은 발명의 실시에 해당되지 않는다.

 

④ “방법의 발명실시”란 그 방법을 사용하는 행위를 의미한다(특허 2조 3호 나목).

채무자가 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대 여의 청약을 하는 경우에는 특허권침해로 간주한다(특허 127조 2호 : 간접 침해).

 

⑤ “물건을 생산하는 방법의 발명 실시”란 그 방법을 사용하는 행위 및 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 의미한다(특허 2조 3호 다목).

물건을 생산하는 방법의 발명에 의한 물건과 동일한 물건을 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하나(특허 129조 : 생산방법의 추정), 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건이거나, 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 물건인 경우에는 그 추정 이 번복된다.

 

㈏ 특허권침해 판단기준

 

채무자가 실시하는 물건 또는 방법(이하 ‘채무자 물건 또는 방법’)이 특허권 침해를 구성하는지 여부는, i) 특허발명의 보호범위의 확정, ii) 채무자 물건 또는 방법의 특정, iii) 채무자 물건 또는 방법과 특허발명의 대비의 심리 과정에 의하여 판단하고, 나아가 iv) 채무자에게 항변사유가 있는지 여부를 심리, 판단한다.

 

① 특허발명 보호범위의 확정

 

특허발명의 보호범위라 함은 특허권자의 측면에서는 특허절차에 의하여 독점적 실시권이 부여된 기술사상의 범위를 의미하고, 제3자의 측면에서는 특허발명이 등록된 결과 제3자가 정당한 권원 없이 실시할 수 없는 기술사상의 범위를 의미한다.

 

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고(특허 97조), 특별한 사정이 없는 한 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 의하여 특허 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참착하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대판 2007. 11. 29. 2006후1902).

 

특허발명의 보호범위를 확정하기 위해서는 특허출원, 출원공개 및 설정등록 등의 제반 절차가 진행되는 과정에서 출원인에 의하여 공개된 기술사상의 내용 및 독점권 부여의 대상을 신중하게 검토할 필요가 있다.

 

② 채무자 물건 또는 방법의 특정

 

특허권침해금지가처분신청에 있어서 금지 대상은 채무자가 실제로 생산·판매하는 제품 또는 실시하는 방법이지, 채권자의 제품이나 실시 방법이 아니다.

이러한 가처분은 상대방으로 하여금 특정한 물건의 생산·판매 또는 방법의 사용 등을 금지하도록 하기 위한 것이고, 가처분결정 이후에도 위반행위가 계속되는 경우 가처분집행으로 목적을 달성할 수밖에 없으므로, 채권자는 금지청구의 대상인 채무자 물건 또는 방법을 집행이 가능할 정도로 구체적으로 특정하여야 한다.

 

채권자가 금지대상을 채무자의 실제 제품이나 방법 등과 다르게 특정하여 오는 경우 일단 채권자에게 금지대상을 채무자의 실제 제품이나 방법 등으로 보정하도록 해야 한다.

다만 신청취지의 특정을 지나치게 강조하면 적기에 권리구제를 받을 수 없게 되는 측면이 있고, 신청취지가 구체화될수록 채무자가 가처분결정의 취지를 용이하게 잠탈할 수 있는 부작용도 있으므로, 신청취지의 특정이 채권자에게 과도한 부담이 되지 않도록 할 필요가 있다.

 

물건의 발명의 경우 입체적인 물건을 문서에 표현하는 어려움을 고려할 때, 실무상 채무자가 생산, 판매하고 있는 상품명, 제품형식 번호 등을 기재하고 간결한 설명을 첨 가하거나 도면이나 사진을 첨부하면 특정이 되었다고 볼 수 있다.

방법의 발명의 경우에도 채무자가 당해 방법에 붙인 특정한 명칭이 있다면 이를 기재하고 간결한 설명을 첨부할 수 있겠으나, 집행의 용이성 측면에서는 사용행위 자체보다 침해행위에 제공된 설비나 침해행위로 생긴 물건을 신청대상으로 삼는 것이 적절한 경우도 있다.

 

반면 침해물건의 사진만을 첨부한다거나 자신의 특허발명과 동일·유사한 실시행위의 금지를 구하는 것만으로는 채무자 물건 또는 방법이 특정되었다고 볼 수 없다.

예를 들어 주문에서 채무자의 제품이나 생산방법을 채권자의 특허발명과 대비될 수 있는 정도의 기술적 특정만을 가지고 특정한다면, 집행기관이 판결을 집행함에 있어 채무자의 구체적 제품이나 생산방법이 그러한 기술적 특정을 포함하고 있는지를 판단하여야 하는데, 당사자 사이에 그러한 기술적 특정의 포함 여부에 대하여 다툼이 있는 경우에는 결국 가처분의 집행이 곤란해지게 된다.

따라서 채권자 권리를 중심으로 채무자 실시 제품이나 방법을 포괄하여 또는 일정한 범위의 물건이나 방법으로 특정하는 주문, 예를 들어 ‘채무자는 채권자의 제00호 특허와 동일 또는 유사한 제품을 생산, 판매하여서는 아니 된다’라고 하는 것은 피해야 하고, 장래의 침해 가능성을 포괄적으로 배제하기 위하여 주문에 ‘2차적 저작물’, ‘계약에 기한’, ‘권리 범위에 속하는’ 등의 법률용어 또는 ‘동일’, ‘유사’, ‘기타’, ‘등’, ‘ 일체’ 등의 추상적 용어를 사용하는 것 역시 적절하지 않다.

 

③ 채무자 물건 또는 방법과 특허발명의 대비

 

채무자 물건 또는 방법의 구성요소와 특허청구범위에 기재된 구성요소를 일대일로 대비하여 본 결과 동일성이 인정되는 경우에는 특허권 침해를 구성한다.

즉 침해 여부를 판단하기 위해서는 침해 물건 또는 방법과 특허발명의 대비가 필요하므로, 채권자는 구성요소의 측면에서 금지청구의 대상인 채무자 물건 또는 방법을 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 분석하여 설명하여야 한다.

 

특허청구범위는 기술적 사상의 참작을 문자로 표현한 것이어서 현실적인 침해 물건이나 침해 방법을 그 자체로서 대비하는 것은 불가능하므로, 침해 물건이나 침해 방법에 존재하는 기술적 사상을 정확히 파악하여 이를 문장화하고 도면으로 묘사할 필요가 있다.

 

채무자 물건 또는 방법이 특허발명의 구성요소를 모두 그대로 포함하는 경우에는 특허권 침해를 구성한다(문언침해).

반면 채무자 물건 또는 방법이 특허발명의 구성요소 중 일부만 갖추고 나머지 구성요소를 갖추지 않은 경우에는 원칙적으로 특허 침해를 구성하지 않는다(구성요건 완비의 원칙, 대판 2001. 12. 24. 99다31513 참조).

 

채무자 물건 또는 방법의 구성요소 중에 특허발명의 구성요소와 문언상으로는 동일하지 않은 부분이 있다 하더라도 그 부분이 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 기능 및 작용효괴를 발휘하는 것으로서 실질상 동일한 가치로 평가되는 경우, 즉 a+ b + c → y 인 특허발명과 a + b + c' → y' 인 채무자 물건 또는 방법을 대비하여 본 결과 c와 c' ’ 그리고 y와 y'가 각기 실질상 동일한 가치로 평가되는 경우에는 특허권 침해를 구성한다(균등침해, 대판 2000. 7. 28. 97후2200 참조).

 

특허발명의 구성요건 중 출발요소와 최종요소는 동일하게 하면서도 특허에 저촉하는 것을 피하기 위하여 불필요한 공정을 부가한 형태의 실시태양, 예컨대 a + b + c → y의 특허발명에 대하여 a + b + c + c' → y'의 채무자 물건 또는 방법을 실시하는 이른바 우회발명도 특허권 침해가 된다는 것이 통설, 판례이다(대판 1997. 11. 14. 96후2135, 대판 2000. 7. 4. 97후2194 등).

 

기존 선행 발명의 구성요소를 모두 그대로 가지고 있으면서 새로운 기술요소를 부가하여 작용효과의 상승을 달성 해 낸 후행 발명을 이용발명이라고 하는데, 선행 발명 특허권자의 동의 또는 특허청의 통상실시권 허락의 심판 없이 실시한 이용발명은 선행 발명에 대한 특허권 침해를 구성한다(특허 98조, 138조).

이용관계에 의한 침해가 성립 하는 요건으로서 선행 발명을 ‘그대로’ 이용하는 것은 문언 기재 그대로 이용하는 것뿐만 아니라 균등물을 이용하는 경우도 포함한다(대판 2001. 8. 21. 98후522).

 

④ 채무자의 항변

 

채무자 물건 또는 방법이 특허권에 저촉되는 경우라도 특허권의 행사를 제한하는 사유나 채무자의 실시행위를 적법하게 하는 사유가 있으면 특허권 침해가 성립하지 않는다.

 

특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지가처분신청은 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다[권리남용 항변, 대판(전) 2012. 1. 19. 20 10다9539].

그러나 침해 여부를 심리하는 법원이 특허무효의 명백성을 심리할 때에는 신중을 기하여야 한다.

채무자 물건 또는 방법이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 이를 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리 범위에 속하지 않는다(자유실시기술 항변, 대판 2004. 9. 23. 2002다-60610).

 

특허발명의 전부가 출원 당시 공지되거나 공연히 실시된 기술이 었던 경우(예컨대 A + B + C로 된 발명에 있어서 위와 동일한 구성 전체가 공지, 공연 실시된 것을 의미하고, A, B, C의 개별 구성요소들이 나뉘어 각각 공지, 공연 실시된 경우를 뜻하는 것이 아니다)에는 특허무효심결 유무와 관계없이 그 권리범위가 부정된다[공지기술 항변 내 지 신규성 결여 항변, 특허 29조 l항 1, 2호, 대판(전) 1983. 7. 26. 81후56].

 

명문의 규정은 없으나, 특허권자로부터 일단 적법하게 당해 특허권에 관한 제품을 양도받은 후에 이를 다시 양도하거나 사용하는 행위는 특허권 침해를 구성하지 않는다(권리소진 항변, 상표권 소진에 관하여는 대판 2003. 4. 11. 2002도3445 참조).

 

특허발명의 특허청구범위 기재나 발명의 상세한 설명, 기 타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리 범위를 주장할 수 없고, 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 있는지 여부는 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 살펴 판단하여야 한다(기재불비 항변, 대판 2002. 6. 14. 2000후235).

 

그 밖에 특허권의 효력이 제한된다거나(특허 96조, 181조), 채무자가 특허권자의 허락에 의한 전용실시권 또는 통상실시권을 가진다거나, 특허법이 정한 법정실시권(특허 103조∼105조, 122조, 182조, 183조)을 가진다거나, 강제실시권 등(특허 98조, 106조, 107조, 138조)을 가진다는 항변이 가능하다.

 

㈐ 특허권침해의 우려

 

채권자가 침해예방청구권을 피보전권리로 하여 침해금지가처분을 신청한 경우 채무자에게 특허권침해의 우려가 있다는 점이 소명되어야 한다.

즉 현재 제조 준비 중에 있다거나 계절상품이기 때문에 현재는 생산하지 않지만 계절이 되면 생산을 재개할 것이 획실한 경우, 침해 물건을 판매하기 위하여 소지하고 있다거나 판매 준비를 위하여 카탈로그를 반포한 경우, 과거 에 특허권 침해의 경력이 있는 자로서 현재 침해를 위한 준비행위를 하는 경우 등에 특허권 침해의 우려가 있다고 봄이 상당하다.

 

⑶ 보전의 필요성

 

특허권침해금지가처분은 임시의 지위를 정하기 위한 가처분 일반과 마찬가지로 계속하는 권리관계에 끼칠 현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위하여 또는 그 밖의 필요한 이유가 있을 경우에 허용되나(민집 300조 2항), 그중에서도 특히 만족적 가처분에 속하기 때문에 보전의 필요성에 관하여 고도의 소명이 필요하다는 것이 일반적인 견해이다.

 

특허권침해금지가처분사건에서의 보전의 필요성은 가처분의 인용 여부에 따른 당사자들의 이해득실관계, 본안소송에서의 승패의 예상, 공공복리에 미칠 영향 등을 고려하여 결정하라는 것이 판례(대판 1993. 2. 12. 92다40563)이다.

 

㈎ 당사자의 이해득실관계

 

① 채권자 측의 사정

 

가처분신청이 받아들여지지 않을 경우 본안판결의 확정 시까지 채권자가 입게 될 손해를 고려하여야 한다.

여기서의 손해에는 시장점유율의 감소, 실시품 매상고의 감소, 판매가격의 저하, 판매경비의 증가에 따른 재산적 손해와 침해행위로 인한 명예, 신용의 훼손 등 정신적 손해가 모두 포함된다.

 

채무자가 금전적인 손해배상을 할 자력이 없다는 사정은 채권자가 특허권 침해로 입게 될 현저한 손해를 인정할 주요 근거가 될 수 있으나, 장차 금전적인 손해배상이 가능하다는 이유만으로 침해금지가처분신청을 배척하는 것은 독점적 실시권을 보장하고 타인의 침해행위를 배제하고자 하는 특허권 제도의 본질에 반하여 타당하지 않다.

다만 채권자와 채무자 사이에 종전부터 거래관계가 있었고, 채권자의 주된 목적이 지식재산권의 침해금지보다는 거래 대금을 받는데 있다는 사정은 보전의 필요성 인정에 부정적 요소가 될 수 있다.

 

채권자가 특허발명을 위하여 투여한 연구개발비의 규모가 크고, 당해 특허분야에서 경챙이 치열하며, 기술변화의 속도가 빠를수록 보전의 필요성이 인정될 가능성이 클 것이다.

그리고 채권자가 입게 될 손해가 시장점유율의 감소, 신용저하 등과 같이 금전적 배상만으로는 충분하지 못하거나 단시간 내에 회복하기 어려운 손해일 경우에도 보전의 필요성이 더 커진다고 보아야 한다.

 

한편 채권자가 침해사실을 알고도 상당한 기간이 경과하도록 권리구제를 위한 조치를 게을리하였다는 사정은 보전의 필요성을 인정함에 있어 소극적 요소로 작용할 수 있다(대결 2005. 8. 19. 2003마482).

그리고 채권자가 특허발명을 실시하지 않는 경우에는 일반적으로 보전의 필요성을 인정하기 어려우나, 미실시를 정당화할 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 보전의 필요성을 인정할 수 있다(상표권 사안에서 대판 1980. 12. 9. 80다829 참조).

 

여기서 채권자가 특허발명을 실시하였는지 여부는 오로지 특허권자 본인이 직접 실시한 것만을 의미하는 것은 아니므로 타인에게 실시권을 설정하여 주고 그 비용을 받는 등의 경우도 실시라고 할 수 있을 것이나, 다만 타인에게 실시권을 설정해주기는 하였으나 별도로 비용을 받지 않고 있고 특허권자 본인이나 실시권자 모두 특허권을 실시하지 않고 있는 경우는 실시라고 할 수 없으며, 별도로 비용을 받더라도 그것이 실질적인 특허실시의 대가라고 볼 수 없고 오로지 특허실시의 외관을 작출하기 위한 경우에도 마찬가지이다.

특히 상표의 경우 오로지 손해배상금만을 목적으로 상표제도를 악용하는 사례가 많으므로 심리에 신중을 기할 필요가 있다.

 

단순히 특허발명의 존속기간 만료가 임박하였다는 사정만으로는 보전의 필요성을 부인하기 어려울 것이다.

 

② 채무자 측의 사정

 

가처분신청이 받아들여질 경우 본안판결의 확정 시까지 채무자가 입게 될 손해를 고려하여야 한다.

채권자 측의 실시상황이 극히 미미한 반면 채무자의 영업규모가 큰 경우에는 보전의 필요성을 배척해야 할 사유가 될 수 있을 것이나, 채무자가 사업의 초기 단계에 있다거나, 당해 제품의 사업상 비중이 낮은 경우에는 채무자가 입게 될 타격이 적으므로 보전의 필요성이 보다 쉽게 인정될 수 있다.

 

특허권 침해의 성립요건으로서 채무자의 고의·과실 등 주관적 요소는 필요하지 않으나, 보전의 필요성을 판단함에 있어서는 가처분으로 인하여 채무자가 입게 될 손해가 채무자의 고의적인 특허권 침해행위로 인하여 스스로 초래한 것인지 여부도 고려하여야 한다.

예를 들어 채무자가 스스로 특허권 침해제품을 생산한 것이 아니라 제3자로부터 이를 구입하여 사용하고 있고, 구입 과정에서 특허권 침해사실을 인지하였다고 볼 사정이전혀 없는 경우에는 보전의 필요성 인정에 신증을 기할 필요가 있다.

 

채무자가 가처분신청이전에 이미 침해행위를 중단한 경우에도 보전의 필요성이 부정될 수 있으나, 가처분결정을 피하기 위한 방편으로 임시적으로 중단한 것에 불과하여 이후 다시 침해행위를 재개할 우려는 없는지 살펴볼 필요가 있다.

한편 가처분신청을 인용하는 결정에 따라 침해행위가 중단되었다고 하더라도 채무자들이 그 가처분의 적법 여부에 대하여 다투고 있는 이상 권리 침해의 중단이라는 사정만으로 종래의 가처분이 보전의 필요성을 잃게 되는 것이라고는 할 수 없다(대판 2007. 1. 25. 2005다 11626).

 

㈏ 본안소송에서의 승패의 예상

 

① 침해금지가처분의 피보전권리가 일단 소명된 경우라 하더라도 본안소송에서의 종국적인 승소 가능성은 상이할 수도 있으므로 본안소송에서의 승패의 예상도 보전의 필요성 유무를 판단하는 하나의 요소가 된다.

 

② 판례는 가처분신청 당시 채무자가 특허청에 별도로 제기한 심판절차에 의하여 그 특허권이 무효라고 하는 취지의 심결이 있은 경우나, 무효심판이 청구되고 그 청구의 이유나 증거관계로부터 장래 그 특허가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 형평을 고려하여 그 보전의 필요성이 없는 것으로 보는 것이 합리적이라고 하였다(대판 1993. 2. 12. 92다40563, 대결 2007. 6. 4. 2006마907 등).

 

③ 특허발명이 신규성은 인정되나 진보성이 없는 경우에는 보전의 필요성을 결한 것으로 볼 수 있겠지만 특허권자의 침해금지청구가 권리남용이라고 보아 피보전권리 자체를 부정하는 것도 가능할 것이다[대판(전) 2012. 1. 19. 2010다 95390 참조].

다만 권리남용 항변에 었어서는 특허무효의 명백성을 요구하는 반면에 보전의 필요성 판단에서는 특허무효의 높은 개연성을 요구한다는 점에서 그 요건이 다소 완화된다고 볼 수 있다.

 

㈐ 공공복리

 

① 일반적으로는 유효한 특허권에 대한 침해가 인정될 경우에는 그 특허권을 보호하여 주는 것이 공익에 부합한다고 할 수 있다.

그러나 침해금지가처분의 인정으로 오히려 공공복리에 심각한 위해가 발생할 우려가 있을 경우, 가령 채권자가 특허발명을 실시하지 않거나 극히 미미한 정도로 실시하고 있는 반면에 채무자는 상당한 규모로 특허발명을 실시하여의약품이나 생활필수품으로서 달리 대체품도 없는 제품을 대량생산하는 경우 등에는 보전의 필요성이 없다고 볼 여지가 크다.

 

② 채무자가 국방상 필요한 물품을 생산하는 경우에도 보전의 필요성을 배척할 수 있을 것이다.

특허법은 정부가 국방상 필요한 경우에는 외국에의 특허출원을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있는 등(특허 41조 등), 국방상 필요한 물품을 생산하는 경우에는 특별한 규정을 두고 있는데, 신청대상이 국방상 상시사용에 필요한 물품이고 그 생산을 금지하면 급히 대체생산을 통한 공급 곤란의 문제를 해결할 수 없는 등의 사정이 있는 경우에는 보전의 필요성을 배척할 수 있을 것이다.

 

마. 지식재산권침해금지 가처분의 주문례

 

⑴ 특허권·실용신안권

 

㈎ 물건의 발명

 

『1. 채무자는 별지 목록 기재 및 표시 제품을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하여서는 아니 된다.

2. 채무자는 그 본점, 지점,,사무소, 공장, 창고, 영업소, 매장에 보관 중인 제품과 그 반제품〈위의 완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 않은 물건)에 대한 점유를 풀고 이를 채권자가 위임하는 집행관으로 하여금 보관하게 하여야 한다.

3. 집행관은 채무자가 위 제품과 그 반제품을 보관하고 있던 장소에서 이를 보관하는 경우 그 보관의 취지를 보관장소에 적당한 방법으로 공시하여야 한다.』

 

① 채권자의 특허권을 특정하고 그 권리범위에 속하는 제품의 생산 등을 하여서는 아니 된다는 식의 주문은 집행이 가능할 만큼 특정 되었다고 할 수 없다.

 

② 실무상 생산, 양도, 대여 또는 수입, 양도 또는 대여의 청약, 이를 위한 전시를 모두 금지 대상에 포함하는 것이 일반적이나, 가령 채무자가 유통업체라서 직접 제품을 생산하는 업무에는 종사하지 않는 등 일부 종류의 행위 이외에는 금지명령을 할 보전의 필요성이 없다고 볼 경우도 있을 것이다.

 

③ 제조설비에 대한 점유해제 부분은 특허법 127조에서 ‘그 물건의 생산 또는 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위’를 특허권에 대한 침해행위로 보고, 126조 2항에서 ‘특허권자나 전용실시권자는 침해행위에 제공된 설비의 제거 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다’라고 규정하고 있는데서 비롯하는 것이므로, 그 제조설비가 특허권·실용신안권 침해행위에만 사용되지 아니하고 다른 제품을 생산하는 데에도 사용되는 경우에는 그 점유해제를 명하지 않는다.

 

④ 종래 실무상 신청취지에서 점유해제 대상물의 소재지를 지정하면서 ‘본점, 지점, 사무소, 공장…그 밖의 장소에 보관 중인’이라는 표현을 사용하는 경우가 많았는데, ‘그 밖의 장소’ 또는 ‘기타의 장소’라는 표현은 특정되지 않은 개념이므로 그러한 표현을 사용하여 점유해제 대상물의 소재지를 특정하는 것은 바람직하지 않다.

 

⑤ 특허권·실용신안권침해금지 가처분사건에서 침해물품에 대한 점유해제 및 집행관 보관명령에 그치지 아니하고 곧바로 침해물품의 폐기를 구하는 경우가 있으나, 실무상 가처분 단계에서는 폐기를 명하는 주문을 발령하지 않는다. 제조, 판매 등을 금지하는 이상 즉시 폐기하지 않고 본안소송이 종결된 후에 폐기하더라도 가처분의 목적을 달성하는 데 별다른 지장이 없고, 채무자의 손해와 채권자가 본안에서 패소할 경우 채무자에게 배상할 손해를 고려하더라도 즉시 폐기는 적당한 처분의 내용이라고 보지 않는 것이 실무의 대세이다.

 

⑥ 실무상 채권자가 실시금지명령과 점유해제 및 집행관 보관명령에 대하여 집행관 공시를 구하는 경우가 종종 있으나, 실시금지명령의 경우에는 집행관이 그 금지명령을 공시할 적절한 방법이 없는 경우가 대부분일 뿐 아니라 특단의 사정이 없는 한 이를 공시하는 것이 그 실효성을 확보하기 위하여 필요하지 않으므로 집행관 공시 신청을 받아들이지 않는 것이 실무의 경향이다. 점유해제 및 집행관 보관명령의 경우도 집행관이 별도의 장소에서 목적물을 직접 보관하는 때에는 그 보관의 취지를 공시하는 것이 가처분결정의 실효성을 확보하기 위하여 필요하다고 보기 어려우므로, 집행관이 보관장소, 비용 등의 관계로 목적물을 사실상 채무자에게 보관케 하는 경우를 제외하고는 섣불리 집행관 공시명령을 발하지 않는 것이 바람직하다.

 

⑦ 권리를 침해히는 부분이 전체 물건의 일부에 불과할 때에는 채무자에게 나머지 부분을 분리·수거하여 사용할 수 있도록 다음과 같은 문구를 덧붙일 수 있다.

『집행관은 채무자의 신청이 있으면, 위 물건 증 별지 목록 기재 및 표시 OO 부분 이외의 부분품을 분리하는 것을 허용하고, 그 분리된 부분품에 대한 점유를 풀어야 한다.』

 

㈏ 물건을 생산하는 방법의 발명

 

『채무자는 별지 기재 방법에 의하여 OO을 제조하거나, 위 방법에 의히여 제조한 OO을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 위 제품의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하여서는 아니 된다.』

 

㈐ 방법의 발명

 

『채무자는 별지 기재 방법을 사용하여서는 아니 된다.』

 

⑵ 디자인권

 

『채무자는 별지 목록 기재 및 표시 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 앙도 또는 대여를 위한 청약(양도 또는 대여를 위한 전사를 포함한다)을 하여서는 아니 된다.』

 

⑶ 상표권침해금지 ·부정경쟁행위금지가처분

 

㈎ 상품주체 혼동행위

 

『1. 채무자는 별지 1 목록 표시 표장을 별지 2 목록 기재 제품, 그 포장지, 포장용기, 선전광고물에 표시하거나, 별지 1 목록 표시 표장이 표시된 별지 2 목록 기재 제품, 그 포장지, 포장용기, 선전광고물을 생산, 판매, 반포, 수입, 수출, 전시하여서는 아니 된다.

2 채무자는 그 본점, 지점, 사무소, 공장, 창고, 영업소, 매점에 보관 중인 별지 1 목록 표시 표장이 표시된 별지 2 목록 기재 제품 및 그 반제품, 포장지, 포장용기, 선전광고물에 대한 점유를 풀고 이를 채권자가 위입하는 집행관으로 하여금 보관하게 하여야 한다.

3. 집행관은 채무자가 위 제품과 그 반제품 포장지, 포장용기, 선전광고물을 보관하고 있던 장소에서 이를 보관하는 경우 그 보관의 취지를 보관장소에 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

4. 집행관은 채무자의 신청이 있으면 별지 2 목록 기재 제품 및 그 반제품, 포장지, 포장용기, 선전광고물로부터 별지 1 목록 표시 표장을 말소하고 위 물건을 채무자에게 반환하여야 한다.』

 

① 상표 ·서비스표나 상품표 지 ·영업표지와 관련된 금지 신청에서는 채무자가 실제로 사용하는 표장이나 표지를 구체적 ·개별적으로 특정하여야 한다. 이와 달리 채권자의 등록상표나 주지 표지를 특정하고 이와 동일 또는 유사한 표장이 표시된 제품의 생산 등을 하여서는 아니 된다는 식의 주문은 집행이 가능할 만큼 특정 되었다고 할 수 없다. 채권자 상표와 채무자 표장의 동일 ·유사 여부를 판단하기 위해서는 채무자가 사용하고 있는 표장 중 채권자 상표와 유사한 일부분이 아니라 전체를 모두 특정하도록 하여야 한다

 

② 실무상 채무자에 대하여 특정한 문자나 명칭의 사용금지 를 구하는 신청도 있으나, 동일한 문자 또는 명칭을 사용하더라도 구체적인 사용방식에 따라서 채권자의 상표권이나 서비스표권의 권리범위에 속하지 않을 여지가 있다면, 채무자가 실제 사용 중인 특정한 외관을 가진 표장으로만 금지 대상을 한정하는 것이 타당하다. 디자인권이나 상표권에서 색채가 디자인이나 상표의 구성요소가 되는 경우에는 신정 춰지나 주문에서 색채도 특정하여야 한다.

 

㈏ 영업주체 혼동행위

 

『채무자는 자신의 OO영업과 관련하여 별지 목록 표시 표장을 그 사무소 본점 및 지점, 영업소, 매장의 외부 간판, 현수막, 포스터, 가격표, 영수증, 종업원 배치 및 유니폼, 쇼핑백, 홈페이지를 비롯한 웹사이트, 이메일, 전단지, 잡지광고면, 포장지 및 명함에 표시하여서는 아니 된다.』

 

① 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’) 2조 1호 나목에 규정된 이른바 영업주체 혼동행위는 주지성을 취득한 채권자의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하여 채권자의 영업과 채무자의 영업을 혼동하게 하는 행위이므로, 비록 채무자가 채권자의 주지 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하더라도 이를 채권자와 이종의 영업에 사용하여 혼돈이 초래될 염려가 없다면 이는 영업주체 혼동행위에 해당하지 않는다. 따라서 영업주체 혼동행위를 금지하는 가처분을 발령할 때에는 표지사용이 금지되는 영업을 특정하는 것이 바람직하다.

 

② 이와 달리 채권자의 영업표지가 주지성을 넘어 저명성을 취득하였을 경우에는 채무자가 채권자와 동종 영업은 물론 이종 영업에 그와 동일 또는 유사한 표지를 사용하더라도 부정경쟁방지법 2조 1호 다목에 규정된 이른바 저명표지 희석행위에 해당하므로, 이러한 경우에는 표지 사용이 금지되는 영업을 특정할 필요가 없다.

 

㈐ 도메인이름 부정사용행위

 

『채무자는 별지 기재 도메인이름을 인터넷 웹사이트 주소(URL)로 사용하여서는 아니 된다.』

 

㈑ 품질 등 오인 야기 행위

 

『채무자는 자신이 판매 하는 OO 제품을 인터넷 웹사이트, 일간신문 등 간행물, 라디오 및 텔레비전 등 방송매체를 통하여 광고함에 있어 별지 목록 기재 광고문구를 사용하여서는 아니 된다.』

 

㈒ 상품형태 모방행위

 

『1. 채무자는 20 . .까지 별지 표시 제품을 생산, 양도, 판매, 대여, 수입, 수출하거나 이를 위한 청약, 전시 및 광고를 하여서는 아니 된다.

2. 채무자는 그 본점, 지점, 사무소, 공장, 창고, 영업소, 매점에 보관 중인 별지 표시 제품 및 그 반제품에 대한 점유를 풀고, 이를 채권자가 위임하는 집행관으로 하여금 보관하게 하여야 한다〈보관 기한은 20 . . .까지로 한다).』

 

① 부정경쟁방지법 2조 1호 자목에 규정된 이른바 상품형태 모방행위는 채권자 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년간 금지 되므로, 심리 결과 상품의 형태가 갖추어진 날이 특정된다면 가처분결정의 주문에 금지기간 및 집행관 보관기간을 특정하는 것이 바람직 하다.

 

② 다만 심리 결과 상품의 형태가 갖추어 진 날을 파악하기 어렵다면 가처분의 특수성에 비추어 기간을 특정하지 않아도 무방하다. 이러한 경우에는 채무자 측에서 기간이 경과하였음을 사유로 가처분이의 또는 취소신청을 하게 될 것이다.

 

⑷ 저작권침해금지가처분

 

특허권침해금지 가처분에 준한다. 주문례는 다음과 같다.

 

㈎ 서적의 경우

 

『1. 채무자는 별지 목록 기재 서적을 인쇄, 제본, 판매, 배포하여서는 아니 된다.

2. 채무자는 위 서적과 인쇄용 컴퓨터 파일 저장매체에 대한 점유를 풀고 이를 채권자가 위임하는 집행관으로 하여금 보관하게 하여야 한다.

3. 집행관은 채무자가 위 서적을 보관하고 있던 장소에서 이를 보관하는 경우 그 보관의 취지를 보관장소에 적당한 방법으로 공시하여야 한다.』

 

① 채무자의 서적 중 일부분의 저작권만 침해된 경우에는 “채무자는 별지 제1목록 기재 서적 중 별지 제2목록 기재 각 해당 부분을 삭제하지 아니하고는 위 서적을 인쇄, 제본, 판매, 배포하여서는 아니 된다”라고 기재하고, 점유해제 및 집행관 보관명령 부분에 “집행관은 채무자의 신청이 있으면 위 각 해당 부분을 말소하고 위 서적을 채무자에게 반환하여야 한다”라는 부분을 부가하기도 한다.

다만 이 경우 신청취지에 말소 후 반환의 취지가 기재되어 있지 않다면 나머지 신청을 기각한다는 주문도 함께 기재하여야 한다.

 

② 종래에는 “위 서적에 관한 인쇄용 지형, 사진 및 아연판에 대한 점유를 풀고”라는 표현을 사용하는 것이 일반적이었으나, 인쇄조판 방식의 변화에 따라 현재 는 ‘인쇄용 컴퓨터 파일’ 이나 ‘인쇄용 프로그램’ 등의 표현이 사용되고 있다. 한편 서적에 대한 인쇄, 제본, 판매, 배포 금지만으로도 가처분의 목적을 달성할 수 있는 경우에는 채무자 점유금지 및 집행관 보관명령을 부가하지 않는 것이 실무의 경향이다.

 

㈏ 음악의 경우

 

『채무자는 별지 목록 기재 음악을 수록한 시디(CD), 카세트테이프, 비디오테이프, 엠피스리(MP3) 파일을 제작, 판매, 배포하여서는 아니 된다.』

 

㈐ 모바일 애플리케이션을 통한 음원 배포의 경우

 

『채무자는 모바일 애플리 케이션 ‘OO’의 이용자들이 위 애플리케이션을 이용하여 별지 기재 음원을 복제하거나 전송받도록 히여서는 아니 된다.』

 

㈑ 시각적 캐릭터의 저작물성이 인정되는 경우

 

『채무자는 별지 1 표시 캐릭터가 표시된 별지 2 목록 기재 제품, 그 포장지, 포장용기, 선전광고물을 생산, 판매, 반포, 수출, 전시하여서는 아니 된다.』

 

㈒ P2P 서비스 제공자의 저작권침해 방조책임

 

『채무자는 자신이 운영하는 OO 웹사이트를 통하여 그 이용자들로 하여금 별지 목록 기재 동영상이 들어있는 파일을 채권자의 동의 없이 공중의 다운로드(또는 ‘내려받기’)가 가능한 상태로 업로드하거나(또는 ‘올리거나’), 이를 알면서 다운로드하도록(또는 ‘내려받도록’) 하여서는 아니 된다.』

 

㈓ 스트리밍 서비스 제공자의 저작권침해 방조책임

 

『채무자는 자신이 운영하는 OO 웹사이트의 이용자들로 하여금 별지 목록 기재 동영상이 들어있는 파일을 위 웹사이트의 서버에 업로드하도록(또는 ‘올리도록’) 하거나, 별지 목록 기재 동영상이 들어있는 파일을 검색하고 이들 채무자가 개빌한 OO 프로그램을 이용하여 스트리밍 방식으로 시청하도록 하여서는 아니 된다.』

 

⑸ 영업비밀침해금지가처분

 

㈎ 기본형

 

『1. 채무자는 20 . . .까지 별지 1 목록 기재 제조공정에 관한 별지 3 목록 기재

문서 및 컴퓨터 파일을 열람하거나 이를 채권자 이외의 자에게 공개하여서는 아니 된다.

2 채무자는 20 . . .까지 별지 2 목록 기재 제품을 생산, 판매, 양도, 대여, 수출하여서는 아니 된다.

3. 채무자는 그 본점, 지점, 사무소, 공장에서 별지 3 목록 기재 문서 및 컴퓨터 파일을 저장한 정보저장매체에 대한 점유를 풀고, 이를 채권자가 위임하는 집행관으로 하여금 보관하게 하여야 한다.』

 

① 영업비밀의 보유자는 침해자에 대하여 영업비밀 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고(부정경쟁방지법 10조 1항), 이와 아울러 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 필요한 조치를 청구할 수 있다(부정경쟁방지법 10조 2항). 금지를 구하는 ‘침해행위’가 무엇인지에 따라 신청취지가 달라질 수 있다. 영업비밀이 담긴 서류나 컴퓨터 파일을 부정하게 취득하여 열람하는 것이 침해행위인 경우 그 열람의 금지 및 서류, 파일의 집행관 보관을 구하는 반면, 유출된 설계도에 기해 제품을 생산하는 것이 침해행위인 경우 그 생산의 금지 및 제품의 집행관 보관을 구하게 된다. 부정경쟁방지법 2조 3호는 영업비밀의 ‘사용’도 침해행위의 유형으로 적시하고 있으나, 이행을 명하는 주문에 기재하기에 다소 추상적 인 용어로 볼 수 있어, 금지청구대상을 더 구체화하는 것이 바람직하다.

 

② 영업비밀침해금지가처분에 있어서 기존 실무는 신청취지에 채권자의 영업비밀을 특정하는 것이 일반적이다. 다만 영업비밀의 특정을 지나치게 구체적이고 상세하게 요구할 경우 이로 인하여 채권자의 영업비밀이 비밀성을 상실할 우려가 있으므로, 집행상 의문을 남기지 않는 범위 내에서 이를 개괄적으로 특정하는 것이 불가피한 측면도 있다. 판례는 영업비밀침해행위의 금지를 구하는 경우에는 법원의 심리와 상대방의 방어권 행사에 지장이 없도록 그 비밀성을 잃지 않는 한도에서 가능한 한 영업비밀을 구체적으로 특정하여야 하고, 어느 정도로 영업비밀을 특정하여야 하는지는 영업비밀로 주장된 개별 정보의 내용과 성질, 관련 분야에서 공지된 정보의 내용, 영업비밀침해행위의 구체적 태양과 금지청구의 내용, 영업비밀 보유자와 상대방 사이의 관계 등 여러 사정을 고려하여 판단하여야 한다고 하였다(대결 2013. 8. 22. 2011마1624). 영업비밀은 대부분 파일이나 문서의 형태로 보관되고 있기 마련이므로, 실무상 채권자로 하여금 영업비밀로 주장하는 파일이나 문서의 명칭을 적시하고 그에 관한 간단한 설명을 덧붙이게 하고 있다.

 

③ 실무상 영업비밀에 관한 증거의 경우 제출 종류와 범위를 정하기 위해 재판부가 먼저 내용을 확인한 후, 공개로 보유자가 입는 불이익과 비공개로 상대방이 입는 불이익을 비교형량하여 비공개가 필요하다고 인정되는 부분을 삭제한 자료의 제출을 명하는 방식이 활용되기도 한다. 한편 부정경쟁방지법 14조의4에 따라 ‘영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송’에 적용되는 비밀유지명령(다른 당사자, 소송대리인, 그 밖에 해당 소송으로 영업비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 해당 소송 수행 외의 목적으로 사용하거나 제3자에게 공개하지 않도록 하는 명령)이 본안소송 이외에 가처분사건에도 활용될 수 있는지 문제되나, 보전소송도 소송의 일종에 해당하고 실무상 영업비밀침해금지청구는 대부분 가처분절차를 통해 이루어지는 점을 고려하여 이를 긍정하는 견해가 유력하다.

 

④ 한편 채권자의 영업비밀은 신청원인의 전제사실로서만 특정하고, 금지청구의 대상으로는 채권자의 영업비밀을 이용하여 채무자가 생산하는 제품이나 확보한 기술 또는 영업망 등을 명시하는 방식으로 신청취지를 구성히는 경우에는 “채무자는 OO 제품을 제조, 판매하여서는 아니 된다.”라고 기재하는 것으로 족하다.

채무자 제품 중 특정한 부품만이 채권자의 영업비밀을 침해하였고, 물리적으로 그 부품을 분리하는 것이 가능하다면 제품 전체가 아니라 당해 부품의 제조, 판매를 금지하는 것이 적절하다.

 

⑤ 금지기간을 정할 때에는 영업비밀 보유자가 아니라 영업비밀의 침해행위자가 독자적으로나 역설계에 의하여 적법하게 개발하는 데 소요되는 기간, 기술의 발전 속도 등을 고려하여야 한다.

 

⑥ 심리 결과 영업비밀 보호기간이 남아 있으면 남은 기간 동안 침해금지청구권이 인정되고, 이미 영업비밀 보호기간이 지났다면 침해금지청구권은 소멸한다.

다만 영업비밀 보호기간의 종기를 확정할 수 없는 경우에는 침해행위 금지의 기간을 정하지 않을 수 있다. 이처럼 금지 기간을 정하지 않는다고 해서 영구히 금지하는 것은 아니고, 금지명령을 받은 당사자는 니중에 영업비밀 보호기간이 지났다는 사정을 주장·증명하여 가처분이의나 취소, 청구이의의 소 등을 통해 다툴 수 있다(대결 2019. 3. 14. 2018마7100).

 

㈏ 근로자에 대한 영업비밀침해금지 내지 전직금지가처분

 

『1. 채무자는 20 . . .까지 신청외 회사에서 별지 1목록 기재 제조공정을 통한 별지

2목록 기재 제품의 제조, 판매 및 그 보조업무에 종사하여서는 아니 된다.

2. 채무자는 별지 1목록 기재 제조공정에 관한 별지 3목록 기재 생산방법을 샤용하거나 이를 신청외 회사 그 밖의 제3자에게 공개하여서는 아니 된다.』

 

① 영업비밀에 대한 침해금지 기간과 종업원의 전직금지 기간을 별개로 취급하여 서로 상이한 기간을 설정하는 것이 대체적인 실무이다. 두 금지 기간의 성격은 일단 같다고 보이지만, 전직금지 기간의 성격에는 종업원의 직업선택의 자유 등의 예민한 문제도 포함되어 있어 금지기간을 정할 때에 그러한 사정까지 참작하여 결정하기 때문인 것으로 보인다. 그리고 퇴직한 근로자에 대하여 전직금지의무를 부과하는 것은 종전에 근무하던 직장의 영업비밀을 보호하기 위한 것이므로 특별한 사정이 없는 한 영업비밀의 존속기간을 넘는 기간까지 전직을 금지할 수는 없다(대판 1996. 12. 23. 96다16605, 대판 1998. 2. 13. 97다24528 등 참조).

 

② 판례 중에는 ㉠ 전업금지 약정의 내용, 영업비밀침해금지기간을 3년으로 인정함으로써 전업금지기간까지 장기간으로 할 필요가 없다고 보이는 점, 채무자의 개인적 사정, 퇴직 후 3년의 전업금지 기간은 과도한 면이 있고 본안판결 확정 전에 가처분의 형식으로 그와 같이 장기간 전업금지를 명해 두어야 할 긴급한 필요성도 인정하기 어려운 점 등을 들어 영업비밀침해금지 가처분 기간은 3년, 전업금지기간은 1년으로 그 기간을 달리 인정한 사례가 있고(대판 2003. 3. 14. 2002다73869), ㉡ 석재의 연마, 절단, 가공을 위한 다이아몬드 톱(Diamond Saw)의 팁(Tip) 제조공정 중 분말처리공정에 있어서의 결합제(Bond)의 성분과 배합비율, 금속분말의 비중, 성형 및 소결공정에 있어서의 가열온도와 가열 시간, 가하는 압력 등에 관한 다양하고 핵심적인 영업비밀에 대하여 기술정보를 사용할 수 없는 기간을 퇴직 후 3년으로 인정한 것이 형평의 원칙에 비추어 현저하게 불합리하다고는 인정되지 않는다고 한 사례가 있으며(대판 1998. 2. 13. 97다24528), ㉢ 전직금지기간도 영업비밀침해금지기간과 같이 채무자가 영업비밀 취급업무에서 실질적으로 이탈한 시점부터 1년간이라고 인정한 원심을 수긍한 사례가 있다(대결 2003. 7. 16. 2002마4380).

 

③ 본안소송과 달리 가처분사건에서는 실무상 전직금지기간을 특정하는 대신 본안소송의 판결 확정 또는 선고 시까지 전직을 금지하는 방식이 이용되기도 한다.

 

④ 이와 같은 기간 산정의 차이는 영업비밀로서 보호될 수 있는 기간을 정함에 있어서 참작하여야 하는 여러 가지 개별적인 문제, 즉 영업비밀 기술이 동종 업계에 얼마나 널리 알려져 있는지, 관련 분야의 기술 발전 속도, 상대방 회사의 기술수준 등을 사건마다 종합적으로 고려하여야 하기 때문으로 보인다. 근로계약에서 기간에 관한 구체적인 약정이 있다면 그 기간, 근로자의 업무내용이나 성질, 노트· 컴퓨터파일 등을 가져간 사실이 있는지, 회사에 근무하면서 구체적으로 영업비밀침해행위를 하였다는 근거가 있는지 등을 두루 고려하여 금지 기간을 정함이 타당하다.

 

바. 지식재산권 침해금지가처분의 심리

 

⑴ 원칙적 심문

 

① 지식재산권의 침해금지가처분은 성질상 임시의 지위를 정하기 위한 가처분에 해당하므로 기일을 열어 심리하면 가처분의 목적을 달성할 수 없는 사정이 있는 때를 제외하고는 원칙적으로 변론기일 또는 채무자가 참석할 수 있는 심문기일을 열어야 한다(민집 304조 본문).

 

② 신청이 받아들여지면 채무자는 본안판결을 받기도 전에 물건의 생산, 사용, 양도 등 경제활동을 전면적으로 금지당하는 결과가 되어 치명적인 손해를 입게 되는 반면, 신청이 배척되면 많은 연구개발비를 투입하여 특허발명을 한 채권자의 독점적 실시권이 특허기간 중에도 보장받지 못하여 특허보호제도를 유명무실하게 할 우려가 있는 등 특허권침해금지가처분사건은 당사자의 이해관계에 미치는 영향이 지대하므로, 실무상으로도 통상 심문이나 변론 등 신중한 심리절차를 거쳐 결정하고 있다.

 

③ 특히 심리할 때 법원은 신청목적을 이루는 데 필요한 처분을 직권으로 정할 수 있으므로(민집 305조 1항), 오로지 피보전권리와 보전의 필요성 유무만을 심리할 것이 아니라, 가처분결정을 하더라도 본안에서 채무자가 승소할 경우에 대비하여 가처분 목적도 어느 정도 달성하면서, 한편으로는 채무자의 피해를 최소화할 수 있는 적당한 처분이 무엇인지까지 미리 염두에 두고 이 부분도 심리하면 최종 결정 시에 도움이 된다.

 

⑵ 소명방법

 

① 특허권 등 등록된 지식재산권의 경우 등록원부와 등록공보가 필수적인 소명자료이므로, 가처분신청서에 첨부하여 제출하도록 할 필요가 있다.

 

② 원래 심문절차에서는 즉시 조사할 수 있는 증거를 소명방법으로 하여야 하므로 증인신문이나 검증·감정 등의 증거 조사절차를 거치지 않음이 원칙이지만, 실무상으로는 기술사항이 복잡하고 쌍방이 제출한 감정서의 의견이 엇갈려 심증형성에 어려움이 있을 때에는 심문절차에서도 위와 같은 증거조사 신청을 받아들이는 경우도 있다.

실무상 컴퓨터프로그램의 실질적 유사성 판단과 같이 고도의 전문성이 필요한 사안에서는 본안소송에서 이미 감정 이 이루어지지 않은 이상 소명방법으로 감정을 필요로 하고 있다.

 

③ 또한 위와 같은 정식의 증거조사절차를 거치지 않더라도 필요한 경우 증인신문에 갈음하여 참고인을 신문하거나, 검증에 갈음하여 임의제출의 형식으로 발명실시품을 제출받아 법관이 직접 살펴보기도 한다.

 

④ 기술적인 사항에 관하여 전문가의 설명이 필요한 경우에는 실무상 별도의 기술설명회를 개최하기도 한다.

기술설명회란 특허발명과 채무자가 실시하는 물건 또는 방법의 기술내용을 이 해하기 위하여 당사자로부터 제출받은 기술설명서 또는 프레젠테이션 등에 의하여 기술설명을 행하는 것을 말하는데, 실제로 심증형성에 많은 도움이 되고 있다.

 

⑤ 이러한 기술설명이 대리인 또는 본인 외에 전문심리위원에 의하여 이루어지는 경우는 물론이고, 당사자의 담당 직원 등 제3자가 설명하는 경우에도 정식의 증거조사 및 구술에 의한 변론 또는 심문절차의 일부가 되는 것이므로, 민사소송법상의 해당 요건(전문심리위원의 선정 또는 변론의 경우 증인의 선서, 심문의 경우 참고인으로 채택 등)을 갖추어야 한다.

기술설명회는 쟁점기술이 특정되고 침해 여부에 대한 공방이 어느 정도 이루어진 후에 하는 것이 효율적이다.

 

⑥ 법원조직법 54조의3에 따라 법원에 각종 조사관을 둘 수 있는데, 이 중 기술분야에 관한 조사관(이하 ‘기술조사관’)이 배치된 법원에서는 통상 위와 같은 기술설명회에 기술조사관도 참석시키고 있다.

실무상 기술조사관은 기술설명회에서 당사자의 기술설명 내용을 청취하고, 필요한 경우 재판장을 통하여 특정 부분에 관한 구체적인 설명을 요청하며, 이후 당사자의 기술설명 내용에 관한 추가 자료를 수집·정리하여 재판부에 제출하는 등의 방식으로 조사업무를 수행하고 있다.

 

⑦ 실무상 특허등록무효 등 관련사건의 결과를 기다리는 경우도 있으나, 임시의 지위를 정하기 위한 가처분은 현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위한데 의의가 있으므로, 가능하면 자체적인 소명절차를 토대로 결론을 내는 것이 바람직하다.

 

⑶ 담보

 

① 담보하는 대상은 가처분이 발령되는 경우 본안판결의 확정 시까지 채무자가 입게 될 손해이다.

특허권침해금지가처분의 성질상 청구금액이나 목적물의 가액에 따른 담보의 기준이 있을 수 없다.

결국 가처분발령 후 본안판결 시까지 채무자가 당해 실시품의 생산중단 등으로 인하여 입게 될 예상손해액을

 

② 기준액으로 삼고, 여기에 채권자의 자력과 소명의 정도, 본안에서의 승소가능성 등을 종합적으로 고려하여 구체적인 사안에 따라 적절하게 증감한 금액을 정할 수밖에 없을 것이다.

 

③ 실무에서는 가처분결정에 앞서 담보제공명령을 별도로 발하기보다는 담보제공을 조건으로 하여 가처분결정을 내리는 경우가 많다.

 

사. 재판

 

⑴ 대상물의 특정

 

채무자가 채권자의 권리를 침해하여 실제로 실시하고 있는(또는 실제로 실시할 급박한 우려가 있는) 물건 또는 방법을 명확하게 특정하여야 한다.

단순히 “특허등록번호 제0호의 어떤 권리 범위에 속하는 것과 동일 또는 유사한 물건의 제조·판매”라고 하든가 “상표등록번호 0호와 동일 또는 유사한 상표의 사용”이라고 표시하여서는 아니 된다.

가처분을 집행하는 집행관이 다시 동일·유사한가, 권리범위에 속하는가를 심리하여 판단할 수 없기 때문이다.

 

⑵ 필요한 범위의 한정

 

특허권침해금지가처분은 상대방에게 주는 피해가 크므로 특허권을 침해하는 행위만을 국한하여 신청의 범위 내에서 신중하게 발령하여야 한다.

 

⑶ 반제품의 표시

 

특허권을 침해하는 물건의 완성품 외에 그 반제품에 대하여도 집행관의 보관을 명할 필요가 있으나 단순히 ‘반제품’이라고 표시하게 되면 권리범위와는 관련 없는 부분의 부품까지를 포함하는 용어가 되므로 ‘반제품(위의 완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 않은 물건)’이라고 표시함이 타당하다.

 

아. 집행

 

① 지식재산권침해금지가처분 중 집행관 보관형 가처분결정은 집행관에게 집행기간인 2주 내에 집행을 위임하여 행한다. 집행관은 동산의 점유이 전금지가처분(집행관 보관형)의 집행방법에 준하여 집행한다.

 

② 채무자에게 부작위 의무를 부과히는 가처분에서 채무자가 부작위 의무를 위반하여 계속 침해행위를 하면 대체집행의 방법으로 가처분에 위반한 실시품 등을 제거할 수 있고, 간접강제의 방법을 취할 수도 있다.

 

③ 위반일수 1일당 일정 금액을 지급하도록 명한 간접 강제결정 이후 당해 결정 위반을 사유로 집행문부여 신청이 있는 경우, 채권자가 제출한 소명자료를 토대로 위반일수를 확인하여 집행문에 집행금액을 기재하게 된다.

 

2. 지식재산권처분금지가처분 [이하 법원실무제요 민사집행(V) P.429-433 참조]

 

가. 개요

 

이 가처분은 산업재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권 또는 상표권) 그 밖에 이에 준하는 권리 (저작권, 출판권 등)에 대한 이전등록청구권 또는 말소등록청구권을 피보전권리로 한다.

 

특허권·실용신안권·디자인권은 그 양도가 자유롭고 상표권도 지정상품마다 분할하여 자유롭게 양도할 수 있으며 이러한 권리들은 질권의 설정이나 각종 이용권 부여를 통한 처분이 가능하므로 이전등록청구권 또는 말소등록청구권의 보전을 위해서는 이러한 처분행위를 금지할 필요가 있다.

 

나. 관할

 

권리이전에 등록이 필요한 지식재산권에 대한 가처분은 등록을 하는 곳을 관할하는 지방법원이나 본안의 관할법원이 관할한다(민집규 216조, 213조 1항).

 

등록을 하는 곳에 관하여 보면, 특허권 등 산업재산권의 등록을 하는 곳은 특허청이므로(특허 85조 l항, 실용신안법 20조, 디자인보호법 88조 l항, 상표법 80조 1항) 그 관할법원은 대전지방법원이다.

저작권의 등록을 하는 곳은 문화체육관광부이므로(저작권법 55조 1항) 그 관할법원도 대전지방법원(각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 4조)이 되나, 권한의 위탁(저작권법 시행령 68조 1항)에 따라 실제 등록 업무를 처리하는 기관이 한국저작권위원회인 경우에는 한국저작권위원회의 사무소가 등록을 하는 곳이 된다.

 

본안의 관할법원에 관한 특칙인 민사소송법 24조는 특허권 등(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권)에 관한 소를 제기하는 경우에는 2조부터 23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할(서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원)로 하면서 서울중앙지방법원에도 그 중복 관할을 인정하고, 특허권 등을 제외한 지식재산권과 국제거래에 관한 소를 제기하는 경우에도 2조 내지 23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있도록 규정하였다.

 

다. 지식재산권의 일부에 대한 처분금지가처분

 

특허권 등 산업재산권의 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 자기 지분의 양도, 질권의 설정, 전용실시권의 설정이나 통상실시권의 허락이 금지되는 등 제약을 받게 된다(특허 99조 2항, 4항, 실용신안법 28조, 디자인보호법 96조 2항, 4항, 상표법 93조 2항, 3항).

 

공동저작물의 저작재산권은 그 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없으며, 다른 저작재산권자의 동의가 없으면 그 지분을 양도하거나 질권의 목적으로 할 수 없다(저작권법 48조 1항 전문) 저작권법은 상속이나 지분양도 등에 의하여 후발적으로 수인이 저작재산권을 공동으로 보유하게 되는 경우에 관하여는 명시적 규정을 두지 않고 있으나, 위 조항이 유추적용되는 것으로 해석하는 견해가 있다.

 

그러나 이러한 제약은 지식재산권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 지식재산권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여지식재산권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 지식재산권에 관한 개별법에 지식재산권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없으므로, 지식재산권의 공유에도 지식재산권에 관한 개별 법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법의 공유 규정이 적용될 수 있다(대판 2004. 12. 9. 2002후567 참조).

 

지식재산권에 관한 공유지분의 처분에 다른 공유자의 동의를 필요로 하더라도 이는 처분의 유효요건일 뿐 처분을 공동으로 하여야 하는 것은 아니어서 공유지분의 처분에 관한 소송이 필수적 공동소송이 되어야 할 이유가 없고, 그에 관한 가처분사건도 필수적 공동소송이 아니다.

 

판례는 특허권의 일부 공유지분에 대한 처분금지가처분이 등록된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 경우 가처분에 위반되는 것은 특허권 전부가 아니라 처분이 금지된 일부 지분뿐이라고 하고, 특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 특별한 사정이 없는 한 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분에 대한 처분금지가처분을 구할 수 없다고 한다(대판 1999. 3. 26. 97다41295).

특허권이 아닌 그 밖의 지식재산권에도 이 판례가 그대로 적용될 수 있을 것이다.

 

다만 특허권의 전용실시권자는 실시권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없고, 따라서 특허권의 일부 지분에 대한 처분금지가처분등록이 마쳐진 후 제3자 앞으로 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용질시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다(위 97다41295).

이 판례는 전용실시권제도가 없는 저작권을 제외한 실용신안권, 디자인권, 상표권에 대하여도 그대로 적용될 수 있을 것이다.

 

라. 주문례

 

『채무자는 별지 목록 기재 특허권에 관하여 양도 질권 또는 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 그 밖에 일체의 처분행위를 하여서는 아니 된다.』

 

마. 집행

 

부동산처분금지가처분의 경우와 같이 발령 법원이 집행법원이 되어 법원사무관등의 명의로 지체 없이 산업재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권)의 경우에는 특허 청장에게, 저작권 등의 경우에는 문화체육관광부 장관에게 가처분기입등록의 촉탁을 한다.

 

가처분의 효력이 채무자에 대한 관계에서 발생하는 시기와 제3자에 대한 관계에서 발생하는 시기를 가급적 일치시킴으로써 법률관계가 간명하게 되도록 할 필요가 있다.

 

각 개별법상의 등록 기한에 관계없이 채권자에게 가처분이 고지된 날로부터 2주 안에 촉탁절차를 밟아야 하고, 별다른 사정이 없는 한 가처분결정의 송달과 동시에 촉탁절차를 밟는 것이 타당하다.

 

다만 담보제공을 조건으로 가처분결정을 발령한 경우에는 담보제공증명서(공탁증명서)가 집행법원(즉 담보제공명령 법원인 보전처분발령법원)에 제출된 후에 촉탁하여야 한다.

채권자가 가처분결정서에 담보를 제공한 증명서(공탁증명서 그 밖의 법원의 담보제공증명서, 민집 19조)를 첨부하여 법원에 제출하면 법원사무관등은 그 담보제공증명서의 등본을 채무자에게 송달하여야 한다(민집 40조 2항).

이때 가처분기입등록촉탁절차를 밟는 것이 타당하다.

 

등록면허세는 산업재산권의 경우는 없고(지방세 28조 1항 11, 12호), 저작권, 배타적 발행권(저작권법 88조 및 96조에 따라 준용되는 경우를 포함), 출판권, 저작인접권, 컴퓨터프로그램 저작권 또는 데이터베이스 제작자의 권리는 건당 3,000원씩이며(지방세 28조 1항 10호 라목), 지방교육세는 그 등록면허세액의 100분의 20이다(지방세 151조 1항 2호).

집행의 효력은 부동산처분금지가처분에 준한다.